АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-13836/18 

 

30.08.2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  24.08.2021.

Решение  в полном объеме изготовлено   30.08.2021.

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Архипенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Линейцевым Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, Волжский р-н, Смышляевка пгт, Первомайская ул, 1)

к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166)

о запрете использования товарного знака, о взыскании 500 000 руб.,

при участии в судебном заседании:           

от истца (заявителя) – не явились, извещены;

от ответчика – ФИО1 (доверенность от 25.08.2020). 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» с требованиями: 

- запретить ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации; 

- взыскать с ООО «МДИ» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб. 

 

Обстоятельства дела.

В 2007 году ООО «Торговый дом «Светоч» был разработан игровой набор и торговый знак «Дары Фрёбеля» и начат процесс по продвижению данного продукта в учебных учреждениях Российской Федерации, а также сотрудничество с Министерством образования РФ по разработке методических пособий.

02.11.2011 ООО «Торговый дом «Светоч» был заключен договор на разработку комплектов методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля».

Впоследствии  полученные по договору методические пособия по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» издаются по договору от 16.06.2011, заключенному с ООО «Издательство «ВАРСОН», обязательные экземпляры авторского права на методические пособия передаются в Российскую книжную палату; с 2012 года начинаются активные продажи игрового набора под названием «Дары Фрёбеля», в том числе государственным учебным заведениям.

16.04.2014 методические пособия по договору на разработку комплекта методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», заключенному с авторским коллективом в лице ФИО2, ФИО3, ФИО4,  усовершенствуются, регистрируются в Торгово-промышленной палате Самарской области (Свидетельство № 188), и как наглядный материал, инструкция по непосредственному использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» выходят в тираж по договору издания от 02.06.2014 с передачей обязательного экземпляра в Российскую книжную плату 01.09.2014.

29.06.2017 товарный знак «Дары Фрёбеля» ООО «Торговый дом «Светоч» на основании статей 1477,1481 Гражданского кодекса РФ зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 621468, приоритет товарного знака 15.07.2016, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В ходе мониторинга рынка правообладателем был выявлен факт предложения и продажи ООО «МДИ» на сайте mdi-toys.ru  и в розничном магазине по адресу: 

<

...>, склад № 3 товаров со словесным обозначением «Игровой набор Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, о чем составлен протокол осмотра интернет-сайта от 19.07.2017.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком, правообладатель ООО «МДИ» не предоставлял, и посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта.

В силу части 1 статьи 1252, статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В этой связи правообладатель 07.07.2017, 11.07.2017, 25.07.2017, 02.08.2017 обращался к нарушителю с требованиями прекратить незаконное использование принадлежащего  ему товарного знака. 

ООО «МДИ» в ответе на претензию факт допущенного нарушения признал и обязался прекратить дальнейшее использование товарного знака, однако требования ООО «Торговый дом «Светоч» не исполнил.

Досудебными претензиями от 18.04.2018 и от 24.05.2018 правообладатель вновь потребовал от нарушителя прекратить использование принадлежащего ему товарного знака и рассмотреть вопрос о возмещении компенсации за нарушение.

От удовлетворения претензий правообладателя нарушитель уклонился, напротив, 11.12.2017 направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля». 

В обоснование возражений нарушителем, в частности, указано, что поставку игрового набора «Дары Фрёбеля» ООО «МДИ» осуществляет свыше 4 лет (товар как производится на территории РФ,  так и импортируется из Китая);  в июне 2017 года им для указанного набора было разработано методическое пособие с практическими рекомендациями по его применению, которые входят в комплект поставки; ранее игровой набор носил название «Монтессори», а с 20.04.2016 – то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака был переименован в «Дары Фрёбеля», о чем было указано на официальном сайте ООО «МДИ».

В этой связи, по мнению ООО «МДИ», была создана ситуация, при которой правообладатель использует товарный знак для идентификации товара, который не является его инновационной разработкой или эксклюзивным продуктом, а поставляется из Китая одновременно несколькими российскими компаниями, в том числе ООО «МДИ» на протяжении нескольких лет и, соответственно, регистрация товарного знака в нарушение статьи 1483 Гражданского кодекса РФ вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а потому является незаконной.

Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2018 в удовлетворении возражений ООО «МДИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля» было отказано, правовая охрана принадлежащего ООО «Торговый дом «Светоч» товарного знака № 621468 оставлена в силе.

Несмотря на указанные обстоятельства, ООО «МДИ» продолжает реализацию игрового набора «Дары Фрёбеля», сходного до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим истцу.

В соответствии с частью 1 стать 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом. 

   Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком № 621468, ООО «МДИ» не предоставлял, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с требованием о запрете ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По правилам статьи 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе в соответствии с частью 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Согласно части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, ответчику не  предоставлял, и истец посчитал исключительные права нарушенными, последний, руководствуясь вышеназванными нормами права, также требует выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака № 621468 в размере 500 000 руб.

Ответчик оспаривая иск указал, что поставку игрового набора «Дары Фрёбеля» ООО «МДИ» осуществляет свыше 4 лет (товар как производится на территории РФ,  так и импортируется из Китая);  в июне 2017 года им для указанного набора было разработано методическое пособие с практическими рекомендациями по его применению, которые входят в комплект поставки; ранее игровой набор носил название «Монтессори», а с 20.04.2016 – то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака был переименован в «Дары Фрёбеля», о чем было указано на официальном сайте ООО «МДИ».

В этой связи, по мнению ООО «МДИ», была создана ситуация, при которой правообладатель использует товарный знак для идентификации товара, который не является его инновационной разработкой или эксклюзивным продуктом, а поставляется из Китая одновременно несколькими российскими компаниями, в том числе ООО «МДИ» на протяжении нескольких лет и, соответственно, регистрация товарного знака в нарушение статьи 1483 Гражданского кодекса РФ вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а потому является незаконной.

 

Решением суда от 27.09.2018 исковые требования удовлетворены. 

Общество с ограниченной ответственностью «МДИ» 25.12.2020 обратилось в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда от 27.09.2018, мотивированное появлением новых обстоятельств, а именно:  признанием решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020 предоставление правовой охраны принадлежащему ООО «Торговый дом «Светоч» товарному знаку по свидетельству РФ  № 621468 в отношении части товаров 28 и 41 класса МКТУ - недействительным.

ООО «Торговый дом «Светоч» решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020  оспорило.

Президиум суда по интеллектуальным правам постановлением от  02.07.2021 по делу № СИП-1049/2020 оставил решение Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2021, которым в иске ООО «Торговый дом «Светоч» было отказано без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Исходя из факта аннулирования предоставленной Роспатентом правовой охраны  товарному знаку истца по свидетельству РФ № 621468 в отношении части товаров 28 и 41 класса МКТУ решением суда от 03.08.2021 заявление ООО «МДИ»  о пересмотре по новым обстоятельствам судом удовлетворено - решение Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2018 по делу № А19-13836/2018 отменено.

В соответствии с частью 2 статьи 317 АПК РФ в случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном Кодексом.

Поэтому дело рассматривается повторно в общем порядке.

 

Исследовав материалы дела, суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

 Как видно из искового заявление предметом иска является защита истцом исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак (знак обслуживания) «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, с приоритетом товарного знака 15.07.2016, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Между тем, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020 предоставление правовой охраны спорному товарному знаку по свидетельству РФ  № 621468 в отношении части товаров 28 и 41 класса МКТУ признано недействительным.

Доказательств отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2020 ООО «торговый дом «Светоч» суду не представило.

Таким образом, истец как это предусмотрено статьями 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не подтвердил свой статус правообладателя.

По смыслу статей 1233, 1252 , 1515 Гражданского кодекса РФ право  требовать от всех третьих лиц прекратить использование конкретного средства индивидуализации  и взыскания убытков (в том числе и компенсации за его использование) принадлежит исключительно правообладателю товарного знака.

Учитывая, что  истец не доказал наличие у него каких-либо прав на обозначение (товарный знак)  «Дары Фрёбеля», то в иск следует отказать.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу. 

Судья:                                                                                                       А.А. Архипенко