Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-108946/2020

22 апреля 2022 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  04 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  22 апреля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес: 

<

...>, ОГРНИП 318028000161422, ИНН 

<

***>);

ответчик-1: Общество с ограниченной ответственностью "СПб-ОФИС" (адрес: 196084, 

<

...>/литер А, офис 223, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

ответчик-2: Общество с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (адрес: 390023, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «МЕТТА» (адрес: 450019, 

<

...>, корп, лит б, а, этаж, кабинет 2, 218, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);

о защите исключительных прав на патент

при участии

от истца: представитель ФИО3 (доверенность)

от ответчика: 1) не явился, извещен

                        2) не явился, извещен 

третье лицо: представитель ФИО3 (доверенность)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СПБ-ОФИС" (далее – ответчик-1) и Обществу с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (далее – ответчику-2) со следующими требованиями:

- запретить ответчику-2 использование патента РФ №111756 на промышленный образец, в том числе запретить изготовление, применение, рекламирование, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей кресла AV 138 CH (142) и кресла AV-170 СР МВ.

- взыскать с каждого из ответчиков компенсацию в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту №111756.

- обязать ответчика-2 опубликовать на главной странице сайта https://alvest-gk.ru резолютивную часть решения суда.

- обязать ответчика-1 опубликовать на главной странице сайта https://spb-office.com резолютивную часть решения суда.

В арбитражный суд от ответчика-2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с рассмотрением в Палате по патентным спорам ФИПС возражений ответчика 2 против выдачи спорного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ, в связи с несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность». Решение Палаты по патентным спорам по возражению, по мнению заявителя ходатайства, повлияет на принятие решение арбитражного суда по данному делу.

Ответчик-1 по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на право преждепользования спорных изделий (кресел), которые еще за 2,5 года до даты подачи истцом заявки от 31.10.2016 на патент №111756, добросовестно использовались ответчиками при введении продукции, содержащей аналогичное дизайнерское решение, в гражданский оборот путем изготовления аналогичных кресел ответчиком 2 и продажи аналогичных кресел ответчиком 1, следовательно, в силу статьи 1361 ГК РФ ответчики после регистрации за истцом исключительного права на патент приобрели право преждепользования, то есть право безвозмездного использования тождественного решения без расширения объекта такого использования. Требования о солидарном взыскании с ответчиков компенсации за различные нарушения исключительных прав (за изготовление ответчиком-2 продукции и за реализацию ответчиком 1 продукции), которые в силу различности способов введения продукции в гражданский оборот не образуют солидарной ответственности, поскольку не охватываются единым умыслом ответчиков, направленных на достижение единого результата, являются необоснованным. Ответчик-1, реализуя товар, изготовленный и предоставленный ответчиком-2 еще задолго до возникновения за  истцом исключительного права на патент, не мог иметь разумных сомнений и подозрений в отношении законности его происхождения, следовательно, ответчик 1, при наличии сведений о производителе товара (ответчике-2), не является надлежащим ответчиком по настоящему иску. Промышленный образец по патенту №111756 не является новым и оригинальным, у него отсутствуют предусмотренные законом условия охраноспособности и производные права на защиту исключительных прав на него.  

Истец ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Общество с ограниченной ответственностью «Компания МЕТТА», являющееся производителем продукции с использованием спорного патента с согласия истца, который, является одновременно генеральным директором и единственным участником третьего лица.

Ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом в порядке статьи 51 АПК РФ.

Истец приобщил к материалам дела протокол заседания коллегии от 22.04.2021 по рассмотрению возражения, относящегося к заявке №2018500407 (№111756), по результатам которого в удовлетворении возражения отказано, патент РФ на промышленный образец №111756 оставлен в силе.

Истец приобщил к материалам дела документы (принтскрины с сайтов ответчиков) в подтверждение наличия продолжения на данный момент нарушения исключительных прав на спорный патент, а также документы (сведения из системы Контур-фокус в отношении бухгалтерского баланса ответчиков), содержащие сведения о размере активов общества для обоснования размера заявленной компенсации. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Компания МЕТТА».

Истец приобщил к материалам дела решение Роспатента от 11.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента №111756 на спорный промышленный образец «Кресло», представил письменные пояснения на доводы ответчика-1, уточнил исковые требования в части исключения солидарного взыскания компенсации, в связи с чем просил взыскать с каждого из ответчиков по 5 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по спорному патенту №111756, в остальной части исковые требования оставил без изменения.

Уточнение рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

В арбитражный суд от ответчика-2 поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с подачей им в Суд по интеллектуальным правам заявления о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 11.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения ответчика-2, поступившее 22.01.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №111756, в соответствии с которым оставлен в силе Патент Российской Федерации № 111156. Ответчик 2 полагает, что решение Суда по интеллектуальным правам повлияет на принятие решение арбитражного суда по настоящему делу.

Ответчики направили в суд ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу №СИП-677/2021.

Суд по интеллектуальным правам принял к производству заявление ответчика-2 о признании незаконным Решения палаты по патентным спорам от 11.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения ответчика-2, поступившее 22.01.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №111756, в соответствии с которым оставлен в силе Патент Российской Федерации № 111156, дело зарегистрировано за № СИП-677/2021. 

Поскольку результат рассмотрения дела №СИП-677/2021 будет иметь юридическое значение для рассмотрения настоящего дела применительно к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания по настоящему спору, суд установил основания для приостановления производства по рассматриваемому делу до вступления в законную силу судебного акта по делу №СИП-677/2021.

Определением от 20.09.2021 суд приостановил производство по настоящему делу до рассмотрения и вступления в законную силу судебного акта по делу №СИП-677/2021.

В связи с принятием решения Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 по делу №СИП-677/2021 об отказе в удовлетворения заявления ответчика-2 о признании незаконным Решения палаты по патентным спорам от 11.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения ответчика-2, поступившее 22.01.2021, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №111756, в соответствии с которым оставлен в силе Патент Российской Федерации № 111156, суд возобновил производство по делу в порядке статьи 146 АПК РФ.

Ответчики заявили ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения кассационной жалобы ответчика-2 в Президиуме Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-677/2021.

Истец заявил возражение на ходатайство о приостановлении производства по делу.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчиков о приостановлении производства по делу, не усмотрел оснований, предусмотренных статьей 143 АПК РФ, для его удовлетворения.

Согласно пункту 142 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

В случае, если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент или на товарный знак, наименование места происхождения товара патент будет аннулирован или предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара будет признано недействительным, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 4 статьи 392 ГПК РФ, пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ).

Само по себе обращение ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны объекту интеллектуального права, в данном случае промышленному образцу, а  также оспаривание решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец, не препятствует рассмотрению судом конкретного дела о защите прав на этот патент. 

Нормы статей 143 - 144 АПК РФ не предусматривают полномочий арбитражного суда по приостановлению производства по делу в связи с рассмотрением административным органом какого-либо спора.

Решение Роспатента по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством. 

Истец в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании истец приобщил к материалам дела принстскрины с сайта ответчика-2 https://alvest-gk.ru/ по состоянию на 23.03.2022, содержащие информацию о спорных изделиях. 

Ответчик-2 свою позицию по существу заявленных требований не выразил.

Принимая во внимание совокупность установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела, в отсутствии надлежаще извещенных ответчиков.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на промышленный образец «Кресло», защищенного патентом на промышленный образец № 111756, выданным Федеральной службой по интеллектуальным правам по заявке № 2018500407 от 31.10.2016, срок действия исключительного права составляет с 31.10.2016 по 31.10.2026.

Как стало известно истцу, ответчики занимаются производством и коммерческим распространением на территории Российской Федерации кресел AV 138 CH (142) СК, экокожа/экокожа перф. 223/253 черная/черная перф.; AV-170 CH MB, эко кожа/перв., односл. 223/253, черн. При этом Ответчик-1 осуществляет производство и оптовую реализацию кресел, а ответчик-2 – их розничную реализацию.

По мнению истца, указанные кресла нарушают его исключительные права на  патент на промышленный образец № 111756, поскольку их существенные признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида, в частности, форма, конфигурация, сочетания цветов, линий, контуры изделий, текстура и фактура материала, идентичны промышленному образцу.

В подтверждение нарушения патентных прав истца и незаконных действий ответчика-2 по изготовлению, предложению к продаже, продаже на территории Российской Федерации контрафактного изделия истец представил протокол нотариального осмотра официального сайта https://alvest-gk.ru/ от 07.10.2019 г., содержащего описание незаконно изготовленной продукции, в частности по адресу: https://alvest-gk.ru/catalog/kresla-dlya-rukovoditeley/av-170/; https://alvest-gk.ru/catalog/kresla-dlya-rukovoditeley/av-138/

Кроме того, истцом была проведена закупка контрафактного товара, производимого ответчико-2 у поставщика – ответчика-1, который является официальным дилером ответчика-2 исходя из информации на сайте (https://spb-office.com/dileram) и сертификату официального дилера, реализует контрафактную продукцию, в частности по адресам:

https://spb-office.com/catalog/product/4329/

https://spb-office.com/catalog/product/3581/

Факт приобретения контрафактной продукции подтверждается следующими документами: актом приемки груза от 21.11.2019 г.; нотариальным протоколом осмотра доказательств от 10.12.2019 г.; товарной накладной от 02.10.2020; нотариальным протоколом осмотра интернет-сайта https://spb-office.com от 14.09.2020; нотариальным протоколом осмотра доказательств от 13.09.2020; фотографиями приемки груза.

Как следует из протокола осмотра доказательств от 14.09.2020 на своем сайте ответчик-1 указывал, что производителем кресел является ответчик-2. 

Данный факт ответчиками не опровергнут.

Согласно досудебной патентной экспертизе от 04 сентября 2020 г., проведенной патентным поверенным РФ ФИО4 (патентный поверенный РФ, рег. № 1264) изделия «Кресло AV 138» и «Кресло AV 170» содержат совокупность существенных признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Кресло» по патенту РФ № 111756.

30 октября 2020 года истец направил в адрес ответчиков претензии, которые остались без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ и другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским Кодексом.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 1248 ГК РФ).

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 ГК РФ).

Из представленных истцом доказательств в материалах дела усматривается нарушение его исключительных прав со стороны ответчиков.

Поскольку между истцом и ответчиками договор о передаче исключительных прав на промышленный образец не заключался, не подписывались какие-либо документы о предоставлении прав на использование результата интеллектуальной деятельности, использование изделий, в которых содержится промышленный образец по патенту № 111756, осуществляется в нарушение действующего законодательства Российской Федерации.

Судом в рамках настоящего дела установлен факт производства и оптовой реализации контрафактной продукции со стороны ответчика-2 и факт розничной реализации со стороны ответчика-1.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование промышленного образца в изделиях ответчиков подтверждается совокупностью представленных истцом доказательств, в том числе на основе досудебной патентной экспертизы от 04 сентября 2020 г., проведенной патентным поверенным РФ ФИО4 (патентный поверенный РФ, рег. № 1264). 

Ответчиками ходатайство о назначении судебной патентоведческой экспертизы не заявлялось, доказательств, опровергающие выводы специалиста о наличии в изделиях «Кресло AV 138» и «Кресло AV 170» совокупности существенных признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец «Кресло» по патенту РФ № 111756, не представлено.

Доводы ответчика-1, изложенные в отзыве на исковое заявление, суд находит необоснованными.

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). 

Из данной нормы следует, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: 

- использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ); 

- создание тождественного решения независимо от автора; 

- добросовестность использования решения;

- использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

- объем преждепользования.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Как разъяснено в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого пользования. Права преждепользования ограничены тем объемом применения тождественного решения, которое им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. 

Исходя из пункта 30 указанного Обзора, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Право преждепользования связано непосредственно с созданием, независимо от автора, тождественного решения или сделанного к этому (к созданию) необходимые приготовления. 

Однако, в данном случае истец не является создателем (производителем) спорной продукции, а является ее покупателем, следовательно, положения статьи 1361 ГК РФ к спорным правоотношениям применению не подлежат.

Ответчик-1 не доказал то обстоятельство, что он вел приготовление к поставке товара.

В подтверждение продажи офисных кресел ответчик-1 представил оборотно-сальдовую ведомость за период январь 2015 – декабрь 2020 г. Однако из нее не следует, в какие конкретно периоды поставлялись кресла, кому они поставлялись, по какому счету или договору. При этом в оборотно-сальдовой ведомости указан только один счет 41, несмотря на указанный продолжительный период январь 2015-декабрь 2020 г. То есть, указанный счет может относится и к периоду декабрь 2020 г.

В отсутствие договоров, товарных накладных, оборотно-сальдовая ведомость не подтверждает ввод товара в гражданский оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость является внутренним документом бухгалтерского учета, достоверность которых вызывает сомнения без подтверждения соответствующими договорами и товарными накладными.

Наличие права преждепользования в соответствии со статьей 1361 ГК РФ должно быть подтверждено тождественностью решений промышленного образца и изделия, защищенного патентом на полезную модель, а также добросовестностью выпуска лицом своего изделия до даты приоритета.

Согласно пункту 2 Справки по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14) в силу положений пункта 1 статьи 1361 ГК РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается применительно к пункту 3 статьи 1358 Кодекса: промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно правовым позициям Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ право преждепользования может быть установлено только в отношении тождественного охраняемому решения. (Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. N 306-ЭС16-10423; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2016 г. N С01-365/2016 по делу N А55-13802/2015).

Однако ответчик-1 ссылался на право преждепользования и при этом, указывал, что «кресло AV170 CH MB визуально отличается от запатентованного истцом промышленного образца».

Лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельного иска (в том числе встречного), либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту).

Таким образом, ответчик должен доказать, что реализованная продукция тождественна промышленному образцу.

Однако ответчик-1 заявляет о праве преждепользования и одновременно опровергает тождественность изобретения по патенту и изделия, что свидетельствует о недобросовестности поведения, ожидаемого от ответчика-1 как разумного участника гражданского оборота.

Аналогичная позиция подтверждается судебной практикой (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 N С01-585/2018 по делу N А76-8501/2017, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Кроме того, преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. 

При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден в силу пункта 2 статьи 1361 ГК РФ.

Однако ответчиком-1 не представлено документов, свидетельствующих об объеме реализации продукции с использованием тождественных решений ни до, ни после даты приоритета.

Представленная оборотно-сальдовая ведомость не является относимым и допустимым доказательством с учетом приведенных выше доводов.

Довод об отсутствии оснований привлечения к ответственности ответчика-1, судом отклоняется.

Исходя из смысла из пункта 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что действия по нарушению исключительных прав истца могут совершаться последовательно разными лицами и разными способами. Так, например, выпуск товара может осуществляться одним лицом, а оптовая реализация или розничная продажа контрафактной продукции уже другими лицами.

Взаимоотношения ответчика-1 и ответчика-2 в данном случае относятся к оптовой реализации товара, которая совершена профессиональными участниками предпринимательской деятельности, а взаимоотношения между ответчиком-1 и конечным потребителем относятся к розничной продаже товара.

Само по себе данное обстоятельство не исключает необходимости доказывания ответчиком-1 факта получения согласия правообладателя на использование при реализации товара.

Доказательства, что контрафактный товар введен в гражданский оборот с согласия истца, ответчиком-1 в материалы дела не представлены.

Действующее законодательство не устанавливает презумпцию правомерности использования исключительных прав при оптовой закупке товара одним лицом у другого лица. Ответчик-1 при приобретении у оптового продавца товаров, содержащих исключительные права третьих лиц, должен удостоверится, что такие товары введены в гражданский оборот законно и с согласия правообладателя.

Однако ответчик-1, осуществляя предпринимательскую деятельность, не предпринял надлежащих мер по установлению данных обстоятельств.

Довод ответчика-1 о недействительности патента судом также отклоняется.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. 

Возражения против выдачи патента на промышленный образец рассматривались Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом). 11 июня 2021 г. данный орган принял решение отказать в удовлетворении возражения ответчика-2, поступившего 22.01.2021. Патент на промышленный образец № 111756 был оставлен в силе. 11.02.2022 Суд по интеллектуальным правам принял решение об оставлении требований ответчика-2 о признании указанного решения Роспатента недействительным без удовлетворения.

В силу разъяснений, содержащихся в пунктах 58-68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления № 10 от 23.04.2019).

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец просил взыскать с ответчиков компенсацию за незаконное использование промышленного образца по 5 000 000 руб. с каждого ответчика.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

При рассмотрении вопроса об обоснованном и справедливом размере подлежащей взысканию компенсации за нарушение прав истца, суд исследовал такие обстоятельства как объект нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования промышленного образца (более двух лет), наличие и степень вины нарушителей (нарушение не было прекращено после направления претензии истцом), вероятные имущественные потери правообладателя (подтверждены справкой о номенклатурной позиции ООО «Компания «МЕТТА»). Кроме того, использование промышленного образца истца являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчиков: промышленный образец использован в нескольких изделиях, выпускаемых ответчиками - в Кресле «AV 138» и в Кресле «AV 170». 

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования промышленного образца, ответчики должны были избегать возможности смешения используемого им изделия с результатом интеллектуальной деятельности, зарегистрированным в качестве патента на промышленный образец.

Из материалов дела усматривается, что изделия (кресло), защищенное патентом на промышленный образец № 111756, производились, предлагались к продаже и реализовывались в гражданский оборот, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичных изделий.

Суд считает, что ответчики, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении ими деятельности в отношении изделий, охраняемых спорным патентом, должны были знать о государственной регистрации патента истца, используемого правообладателем в той же сфере экономики.

Ответчик-2 несет ответственность за производство контрафактной продукции и за оптовую реализацию, а ответчик-1 как официальный дилер - за ее розничную реализацию.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание установленные по рассматриваемому делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости компенсации последствиям нарушения, характер нарушения прав истца со стороны ответчиков, срок использования, суд приходит к выводу о возможности уменьшения размера взыскиваемой с ответчиков компенсации до 2 500 000 руб. как с ответчика-1, так и с ответчика-2.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание указанные выше обстоятельства, влияющие на размер компенсации, учитывая, что ответчики являются достаточно крупными участниками рынка (что находит отражение в их бухгалтерских балансах), суд приходит к выводу, что истребуемый размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушенного обязательства, а потому подлежит взысканию с каждого из ответчиков в размере 2 500 000 руб. исходя из доказанности истцом факта нарушения ответчиками исключительных прав на промышленный образец истца. 

Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд полагает разумной и не обладающей признаками чрезмерности.

Исходя из буквального толкования предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ способа защиты исключительных прав - пресечение действий по использованию результата интеллектуальной деятельности, который связан с одним из перечисленных в статье 12 ГК РФ способов защиты прав, а именно - пресечение действий, нарушающих право, следует, что под реализацией этих способов защиты имеется в виду прекращение нарушения, носящего длящийся характер. 

Заявленные требования направлены не только на пресечение действий, имевших место до обращения с иском в суд и на момент рассмотрения спора, но и на пресечение действий, нарушающих права правообладателя, создающих угрозу их нарушения в дальнейшем. На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Поскольку факт использования ответчиком-2 промышленного образца истца в производимой им продукции, доказан материалами дела, истец не давал ответчику-2 разрешения на использование принадлежащего ему патента, суд исходя из указанных положений закона и установленных фактических обстоятельств спора полагает обоснованными исковые требования о запрете ответчику-2 использование патента РФ №111756 на промышленный образец, в том числе о запрете изготовления, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот кресла AV 138 CH (142) и кресла AV-170 СР МВ.

Согласно пункту 58 Постановления №10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора.

 Истец считает возможным осуществить восстановление своих прав также путем обязания ответчика-2 и ответчика-1 опубликовать на главных страницах сайта https://alvest-gk.ru  и https://spb-office.com  резолютивную часть решения суда. Указанное требование отвечает надлежащему способу защиты нарушенного права, обеспечивает восстановление прав истца на спорный патент. 

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца и ответчиков в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными по праву, подлежащими удовлетворению в части неимущественных требования – в полном объеме, а в части имущественного требования - частично в размере 2 500 000 руб. компенсации с каждого из ответчиков.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

В отношении ответчика-1 исходя из 1 имущественного требования о взыскании в размере 5 000 000 руб. + 1 неимущественного требования об обязании, сумма госпошлины составляет 54 000 руб., в отношении ответчика-2 исходя из 1 имущественного требования о взыскании в размере 5 000 000 руб. + 2 неимущественных требований о запрете и об обязании, сумма госпошлины составляет 60 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1229, 1248, 1250, 1252, 1358, 1361 Гражданского кодекса, статьями 8, 9, 71, 110, 125, 126, 168 Арбитражного процессуального кодекса, суд

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) использовать патент Российской Федерации № 111756 на промышленный образец, в том числе запретить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей кресла AV 138 CH (142) СК и кресла AV-170 CH MB.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта опубликовать на главной странице сайта https://alvest-gk.ru резолютивную часть решения суда по настоящему делу.

Обязать Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-ОФИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 10 дней с момента вступления в законную силу судебного акта опубликовать на главной странице сайта https://spb-office.com резолютивную часть решения суда по настоящему делу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 2 500 000 руб., а также 24 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» компенсации отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-ОФИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 2 500 000 руб. компенсации, а также 24 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-ОФИС" компенсации отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛВЕСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 12 000 руб. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-ОФИС" в доход федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 48 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                      Евдошенко А.П.