ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-83721/22-15-606

25 октября 2023 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 октября 2023 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании компенсации за использование товарного знака

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца –ФИО3 по дов. №78АВ 2103841 от 21.04.2022 г.

от ответчика – ФИО4 по дов. №52/22 от 14.12.2022 г.

от третьего лица – не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 188978 в размере 83 220 000 рублей

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2022 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2022 года, требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, просил обжалуемые судебные акты отменить, как принятые при неправильном применении норм материального и процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела. 

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 18 января 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2022 по делу № А40-83721/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по тому же делу отменил. Дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В своем Постановлении от 18 января 2023 года, суд кассационной инстанции указал, что суды первой и апелляционной инстанций не дали правовой оценки доводам ответчика о наличии в действии предпринимателя признаков злоупотребления правом (использование спорного товарного знака до приобретения исключительного права на товарный знак истцом, осведомленность истца о длительном использовании товарного знака ответчиком, приобретения известности товарным знаком за счет действий ответчика, предоставление права использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму). Указанные обстоятельства в случае подтверждения факта злоупотребления Истцом соответствующим исключительным правом (ст.10 ГК РФ), согласно разъяснений суда кассационной инстанции является самостоятельным основанием для отклонения исковых требований о взыскании компенсации.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении указал на то, что суды первой и апелляционной инстанций не исследовали доводы ответчика о том, что представляя право использовать спорный товарный знак за незначительную сумму, предприниматель таким образом определил фактическую ценность данного средства индивидуализации.

При повторном рассмотрении спора, дело рассмотрено с учетом указаний суда кассационной инстанции.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве, представил ходатайства об истребовании доказательств, приостановлении производства по делу и привлечении к участию в деле третьих лиц.

Рассмотрев указанные ходатайства суд не усматривает оснований для их удовлетворения, ввиду отсутствия основания предусмотренных ст.ст. 51,66,143,144 АПК РФ.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился.

Суд, с учетом мнения Истца и ответчика, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя третьего лица в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, выслушав представителей сторон, выполнив указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в Постановлении от 18 января 2023 года, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, в связи с нижеследующим.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Товарный знак № 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, был зарегистрирован в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года (дата приоритета 25 октября 1999 года), в отношении товаров и/или услуг 09кл. по МКТУ (к которому относятся ПРИБОРЫ НАУЧНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ – то есть атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые микроскопы). Указание цвета или цветового сочетания: красный, синий, белый: 

Первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 являлось ЗАО «Нанотехнология МДТ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НТ-МДТ»). Целью деятельности ЗАО «НТМДТ» являлось получение прибыли, а его основным видом деятельности – научные исследования, разработки и производство сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ), атомно-силовых микроскопов (АСМ) и литографов, установок молекулярного наслаивания, зондов и сенсоров и их продажа как на территории Российской Федерации, так и на территории Евросоюза, США и Китая.

Первоначальным правообладателем товарного знака № 188978 с момента учреждения данной компании - ЗАО «НТ-МДТ» использовался товарный знак № 188978 для индивидуализации производимой наукоемкой продукции: сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и атомно-силовых микроскопов (АСМ)– которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ, рядом с которым всегда размещалось коммерческое обозначение: «NT-MDT».

07 марта 2019 года между ЗАО «НТ-МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО5 и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ИНН 

<

***>) был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО «НТ-МДТ», предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении № 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП ФИО2 стала правообладателем исключительных прав на товарный знак № 188978.

22 мая 2019 года в Федеральное государственное бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее по тексту ФИПС) было подано ходатайство (заявление) об отчуждении исключительного права Закрытого акционерного общества «Нанотехнология МДТ» /ИНН 

<

***>/ в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 в отношении товарного знака 18897. Государственная регистрация отчуждения права была совершена 17 сентября 2019 года за № РД0310556.

ИП ФИО2 были выявлены факты поставки ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) наукоемкого оборудования, относящемуся к товарам 9 класса МКТУ в различные высшие учебные заведения и научные центры. Поставки такого оборудования, на котором имеется изображение товарного знака № 188978, осуществлялись в рамках заключенных государственных контрактов (Федеральный закон № 44) и договоров с единственным поставщиком (Федеральный закон № 223), информация о которых содержится в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Доказательства подтверждения факта использования Ответчиком товарного знака № 188978 для индивидуализации товаров, относящихся к 9 кл. по МКТУ: в рамках исполнения Договора заключенного с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВО РАН) № 19 04 68 (информация о договоре № 82539007627190000350000) от 24 сентября 2019 года (извещение № 31908315343 от 19 сентября 2019 года) на поставку многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра II, цена договора: 41 610 000 рублей. На поставленном в рамках данного договора оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является ИП ФИО2 Указанное оборудование - многофункциональная автоматизированная система ИНТЕГРА Спектра относится к товарам 9 кл. по МКТУ, поставку которого в ИАПУ ДВО РАН осуществило ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>).

По мнению Истца использование товарного знака № 188978 Ответчиком носит длящийся характер. Ответчиком использовался спорный товарный знак, начиная с момента создания общества (мая 2013 года), при этом никаких договоров об отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или неисключительной) между ЗАО «НТ-МДТ» (предыдущего правообладателя), ИП ФИО2 (нынешнего правообладателя) и ООО «НТ-МДТ» не заключалось. Вышеуказанные действия Ответчика являются нарушением прав ИП ФИО2 на товарный знак № 188978, являются длительными, умышленными и как следствие, грубыми, причиняющими финансовые убытки как непосредственно индивидуальному предпринимателю, так и компаниям, которые используют указанный товарный знак в рамках заключенных лицензионных договоров.

ИП ФИО2, пользуясь правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая факт нарушения ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) исключительных прав на товарный знак № 188978, полагает необходимым определить компенсацию в размере 83 220 000 рублей. 

Размер компенсации определен ИП ФИО2 исходя из общей стоимости поставки оборудования: «многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра», составляющей 41 610 000 рублей 00 копеек, что следует из условий договора о закупке товаров (работ, услуг) № 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), заключенного 24 сентября 2019 года между ФГБУ науки «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук» (ИАПУ ДВ РАН) и ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>).

Двукратный размер стоимости реализованного Ответчиком оборудования, на котором имеется товарный знак № 188978, составляет: 41 610 000 рублей 00 копеек * 2 = 83 220 000 рублей 00 коп.

На основании изложенных обстоятельств, истец обратился в суд.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, с учетом указаний суда кассационной инстанции изложенных в Постановлении СИП от 18 января 2023 года, суд пришел к выводу об отклонении заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. 

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности. 

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии. 

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор. 

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 188978. Факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак лицами, участвующими в деле, не оспаривается. 

Факт нарушения исключительного права на названный товарный знак при поставке товара по договору от 24.09.2019 подтвержден вступившими в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 по делу № А40-64463/2020, которое имеет для настоящего дела преюдициальное значение в силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, ответчик в ходе судебного разбирательства по делу, возражая против заявленных исковых требований ссылался на наличие в действия истца признаков злоупотребления правом (использование спорного товарного знака до приобретения исключительного права на товарный знак истцом, осведомленность истца о длительном использовании товарного знака ответчиком, приобретения известности товарным знаком за счет действий ответчика, предоставление права использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму).

Рассмотрев указанные доводы ответчика с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам изложенных в Постановлении от 18.01.2023г. по настоящему делу, суд признает их обоснованными, в силу следующих обстоятельств.

Как усматривается из материалов дела, использование истцом своего товарного знака в течение первых трех лет после приобретения имущественного комплекса (в том числе спорного товарного знака) осуществлялось только посредством передачи права использования по одному лицензионному договору.

Истцом к материалам дела ходатайством от 25 апреля 2023г. были приобщены следующие документы: 

- Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № 188978 от 01 апреля 2019 года, заключенный с ООО «ЭМТИОН» (с учетом Дополнений №№1,2). Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака, с 01 января 2020 года составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, ежеквартально (т.5 л.д. 116-122). 

- Лицензионный договор № 5 о предоставлении права использования товарного знака № 188978 от 02 июля 2021 года, заключенный с ООО «НОВА СПБ». Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, ежеквартально. (т.5 л.д. 124-128).

- Лицензионный договор № 6 о предоставлении права использования товарного знака № 188978 от 12 января 2022 года, заключенный с ООО «НОВА ФОТОНИКС». Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, ежеквартально. (т.5 л.д. 129-133).

При этом суд отмечает, что регистрации права использования товарного знака, по вышеуказанным договорам осуществлены уже после даты совершения ответчиком поставки товаров маркированных спорным товарным знаком, а следовательно, после этой поставки началось и действие лицензионных договоров. Оплаты по указанным договорам также начались после завершения поставки ответчиком маркированных товаров, кроме того в соответствии с лицензионным договором между ИП ФИО2 и ООО «НОВА СПБ» или ИП ФИО2 и ООО «НОВА ФОТОНИКС» - оплата лицензионного вознаграждения начинается только после регистрации права в Роспатенте, в сентябре 2022 года

Таким образом, вышеуказанные доказательства не могут являться надлежащими доказательствами которые могут положены в обоснование требования о взыскании компенсации. 

В материалы дела 09 июня 2023г. истцом были предоставлены платежные поручения №№ 489 от 29.12.2021, №№ 489 от 29.12.2021, 1116 от 26.12.2022, 1171 от 29.12.2022- плательщик ООО «НОВА СПБ», 96 от 30.09.2022, 150 от 21.12.2022, 167 от 30.12.2022- плательщик ООО «НОВАФОТОНИКС» (т.6. л.д.87 – 92).

Однако, указанные, платежные поручения ООО «НОВА СПБ» и ООО «НОВА ФОТОНИКС» не являются относимыми доказательствами по настоящему делу ни по условиям договора, ни по назначению платежа, поскольку в назначении платежа не указан товарный знак.

Истцом в материалы настоящего дела было предоставлено всего 5 оригиналов платежных поручений (т.4 л.д.100-104), подтверждающих оплату по лицензионным договорам, в то время как ответчиком было заявлено ходатайство о предоставлении оригиналов всех платежных поручений, предоставленных истцом, а именно истец не предоставил оригиналы 2 платежный поручений: 

- № 489 от 29.12.2021 г. на сумму 1 500 000 руб. Назначение платежа «Оплата по Лицензионный договор Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)» 

- № 500 от 30.12.2021г. на 500 000 руб. Назначение платежа «Оплата по Лицензионный договор Сумма 500000-00 Без налога (НДС)».

Далее Истцом 06.09.2023г. в процессе рассмотрения дела № А40-83721/2022 было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств следующих документов: № 489 от 29.12.2021 г и № 500 от 30.12.2021г. 

В отношении вышеуказанных платёжных поручений истец указал, что им был проведен анализ поступающих платежей по заключенным лицензионным договорам, и что вышеуказанный анализ показал, что данные платежные поручения относятся к иному лицензионному договору, а именно на право использования патентов на изобретения.

Как было установлено судом и указано выше Лицензионный договор, заключен между ООО «Эмтион» и ИП ФИО2 01 апреля 2019г.- (далее по тексту Договор) (еще до подачи на регистрацию перехода права спорного товарного знака приобретенного по договору купли - продажи между ЗАО «НТ-МДТ» и ИП ФИО2).

09 января 2020г. сторонами было подписано Дополнение № 1 к Договору, где были уточнены документы подтверждающие регистрацию товарного знака, а также подтверждающие исключительные права на товарный знак.

01 января 2020г. было подписано Дополнение № 2 к договору, согласно которому пункт 2.1. был изложен в следующей редакции «Оплата вознаграждения Лицензиару за право использования Товарного знака в соответствии с условиями настоящего Договора производится Лицензиатом с 01 апреля 2019, в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей, ежегодно, с даты подписания Договора. С 01 января 2020 года, в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, ежеквартально. Возможны выплаты за весь год единовременным платежом, который должен быть до 31 декабря текущего года.»

Для регистрации предоставления права использования товарного знака, вышеуказанные документы были поданы в Роспатент 13.01.2020г. Право использования зарегистрировано 13.03.2020г.

В отношении Дополнительного соглашения № 2 (Дополнение № 2 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака), ответчик пояснил, что истцом в другие судебные дела неоднократно предоставлялся лицензионный договор с ООО «Эмтион» и Дополнение № 1, при этом ни в одном из процессов не было предоставлено Дополнение № 2, которое содержит существенные изменения в части условий оплаты за использование товарного знака. Данное дополнение было предоставлено истцом только в апреле 2023г., после того как суд кассационной инстанции по делу № А40-83721/2022 указал на необходимость изучения соответствия суммы компенсации с определенной самим истцом ценности товарного знака.

Ответчик в ходе судебного разбирательства по делу обратил внимание суда на несоответствие дат вышеуказанных Дополнений, а именно согласно данным документам Истец первоначально заключил Дополнение № 2 от 01 января 2020г., а впоследствии заключил Дополнение № 1 от 09 января 2020г.

Также в Дополнении № 2 от 01 января 2020г. указано, что «Во всем остальном положения Лицензионного договора (и дополнения № 1 к нему) о предоставлении права использования товарного знака № 188978 от 01 апреля 2019 года остаются неизменными». Т.е. Дополнение №2 заключенное раньше Дополнения № 1, содержит ссылку на Дополнение № 1.

Все принимаемые дополнения являются неотъемлемыми частями договора, поскольку это документ, расширяющий и уточняющий условия Договора, но не изменяющий его основные положения.

Также п.6.2. Лицензионного договора содержит следующее условие «Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами и зарегистрированы в установленном порядке»

Таким образом, Дополнение № 2 к лицензионному договору так же, как и сам лицензионный договор, подлежит регистрации в Роспатенте

Таким образом, Дополнение № 2 к лицензионному договору между ИП ФИО2 и ООО «Эмтион», содержит признаки недостоверности.

Как было установлено судом и указано выше, при рассмотрении других судебных дел истец неоднократно заявлял, что осуществляет использование товарного знака в 2019, 2020, 2021 гг через ООО «Эмтион», согласно лицензионному Договору о предоставлении права использования товарного знака № 188978. 

Вместе с тем, Истцом 06.09.2023г. в ходе рассмотрения настоящего дела было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств копии Дополнения № 2 от 01.01.2020г. к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака № 188978 от 01.04.2019г., заключенного между ИП ФИО2 и ООО «Эмтион».

В порядке ст. 161 АПК РФ Истцу было предложено исключить соответствующие документы из числа доказательств по делу, в отношении Дополнения № 2 от 01.01.2020г. истец исключил его из числа доказательств. Однако истцом в материалы дела предоставлены копии лицензионного договора заключенного между ИП ФИО2 и ООО «Эмтион». Однако Дополнение № 2, на которое неоднократно в настоящем деле ссылается Истец, в копиях документов от Роспатента отсутствует. 

Также истцом в материалы дела были предоставлены копии Соглашения о взаимозачете от 01 января 2023г. заключенному между ИП ФИО2 и ООО «Эмтион» (т.6 л.д.93- 95), согласно которому «Стороны прекращают взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований» 

Из данного соглашения следует, что ООО «Эмтион» в соответствии с лицензионным договором обязано уплатить ИП ФИО2 вознаграждение 175 000 руб. до 31.03.2020г. и так, по 175 000 руб. каждые 3 месяца, до 31.12.2022г. Итого в сумме все платежи составляют 2 100 000 руб.

Таким образом, ООО «Эмтион» никогда не производил выплату лицензионных вознаграждений. Также, из вышеуказанного соглашения о взаимозачете следует, что ИП ФИО2 имеет долг перед ООО «Эмтион» по некоторым договорам поставок. В пунктах 3.2. и 4 соглашения о взаимозачете содержится информация, о неком договоре поставки от 17.01.2023г., при том, что само соглашение датировано 01.01.2023. Таким образом, суд относится критически к обстоятельствам в подтверждение которых представлены соответствующие документы.

Помимо Дополнительного соглашения истцом 09 июня 2023г. в материалы дела был предоставлен договор поставки № 17-01/22 от 17 января 2022г., а также товарная накладная к вышеуказанному договору. (т.6 л.д.96- 99), Согласно тексту вышеуказанного договора поставщик (ООО «Эмтион») обязан поставить, а Покупатель (ИП ФИО2) – принять и оплатить Автофокусировочную систему, в соответствии со спецификацией, указанной в Приложении № 1 к договору.

«Общая стоимость товара составляет 2 100 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек»

Оплата производится на основании счета, выставленного поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Покупателем товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме.

Согласно пп. б) п. 2.1. Поставщик обязан одновременно с товаром передать Покупателю относящиеся к товару документы и принадлежности

Согласно пп. в) п.2.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку и приемку проданного Товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поступления в место назначения.

Товарная накладная № 1 к вышеуказанному договору составлена 31 января 2023г.

Вместе с тем, Соглашение о взаимозачете не соответствует условиям договора поставки, в связи с тем, что вышеуказанное соглашение о взаимозачете было составлено и подписано 1 января 2023г. и по условиям соглашения вступило в силу с момента его подписания, а именно с 1 января 2023г. На тот момент у ИП ФИО2 еще не возникло каких - либо обязательств по оплате товара, т.к. вышеуказанный товар еще не был поставлен ООО «Эмтион» на склад.

Также, истцом предоставлен Акт взаимозачета № 1 от 31 января 2023г., согласно которому «Задолженность ООО «ЭМТИОН» перед ИП ФИО2 составляет 2 100 000.руб по следующим договорам: Лицензионный договор № 188978 от 01.04.2019 2 100 000.00 руб.» (т.4 л.д.134)

Задолженность ИП ФИО2 перед ООО «ЭМТИОН» составляет 2 100 000.00 руб. по следующим договорам: 17-01/22 от 17.01.2022 - 2 100 00.00 руб.»

Однако, указанный акт содержит информацию о задолженности ООО «Эмтион» по некоему Лицензионному договору № 188978, который был заключен 01 апреля 2019г. Какой либо информации о данном договоре, а также о том, какое отношение он имеет к существу рассматриваемого дела истцом не предоставлено. Более того, данный акт со стороны ООО «Эмтион» подписан не установленным лицом - нет расшифровки фамилии, имени и отчества, а также должности подписанта.

Кроме того, поскольку истцом не предоставлено каких-либо доказательств возникновения встречных требований от ООО «Эмтион» к ИП ФИО2 (актов приема-передачи товара и др. допустимых доказательств), данное соглашение не может быть рассмотрено в качестве доказательства получения ФИО2 лицензионных вознаграждений от ООО «Эмтион». 

На основании изложенного, согласно пояснений Ответчика данных в ходе повторного рассмотрения спора по существу, Истцом не предоставлено в дело надлежащих доказательств того, что ФИО2 в 2019, 2020гг. как Индивидуальный  предприниматель  (правообладатель товарного знака) получала какой-либо доход от предоставления права использования товарным знаком, а именно нет ни одного платежа от лицензиатов по заключенным договорам. Более того предоставленные истцом документы (платежные поручения № 489 от 29.12.2021 г и № 500 от 30.12.2021г., копия Дополнения № 2 к лицензионному договору от 01.04.2019г. - исключены истцом из числа доказательств по делу в порядке проверки заявления о фальсификации в порядке ст. 161 АПК РФ, а также копии Соглашения о взаимозачете от 01 января 2023 г. заключенному между ИП ФИО2 и ООО «Эмтион», договор поставки № 17-01/22 от 17 января 2022г., а также товарная накладная к вышеуказанному договор) являются недопустимыми доказательствами.

В заявлении о злоупотреблении правом Ответчик приводит доводы о том, что обращение с настоящим исковым заявлением является попыткой получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса в отсутствие достоверных доказательств получения истцом вознаграждений, соразмерных сумме взыскиваемой компенсации 83 220 000 рублей.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При рассмотрении довода о наличии в действиях лица по применению конкретных мер защиты исключительного права признаков злоупотребления правом суд должен исходить из оценки совокупности фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о преследуемой правообладателем цели.

В данном случае мерой защиты права на товарный знак истец избрал предъявление требований о взыскании компенсации  83 220 000 рублей, которая определена Истцом в двукратном размере стоимости поставленного Ответчиком оборудования с нанесением товарного знака N 188978.

Суд оценив вышеизложенные обстоятельства относительно наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом в совокупности, пришёл к выводу об обоснованности доводов Ответчика, направленных на оспаривание размера подлежащей взысканию компенсации 83 220 000 рублей, с учетом заявленных доводов о наличии в действиях истца при определении размера компенсации признаков злоупотребления правом в отсутствие достоверных доказательств получения истцом вознаграждений

Таким образом, суд пришел к выводу об обоснованности доводов Ответчика о том, что обращение ИП ФИО2 с иском о взыскании необоснованно высокой и не соответствующей определенной самим правообладателем ценности товарного знака, а именно компенсации является злоупотребление правом. Поскольку товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли, в то время как ИП ФИО2 заключая лицензионный договор, предоставила право использования спорным товарным знаком ООО «Эмтион» за минимальное вознаграждение, которое лицензиатом никогда не выплачивалось более трех лет (в течение всего срока действия договора).

Как указано выше, в соответствии с пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с ч.2 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

При таких обстоятельствах, проанализировав фактические обстоятельства дела, суд соглашается с доводами Ответчика, что действия истца по предоставлению права использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму, возможно расценить как имитацию деятельности, направленной на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности по использованию приобретенного товарного знака, что в совокупности с обстоятельствами предъявления в рамках настоящего дела компенсации в заявленном размере 83 220 000 рублей очевидным образом свидетельствует о намерении истца причинить вред ответчику путем подачи иска на заявленную сумму.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2022 по делу N А32-8379/2021, от 19.07.2023 по делу N А07-3669/2022.

Это обстоятельство в совокупности с иными учтено при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты прав на товарный знак, которые реализовал Истец в рамках настоящего судебного разбирательства.  

Суд приходит к выводу о том, что, предоставляя право использовать товарный знак практически безвозмездно, что определяет фактическую ценность данного средства индивидуализации, которая в рассматриваемом случае Истцом применительно к заявленному ко взысканию размеру Истцом не доказана. Обращение к лицу, использующему сходное с этим же знаком обозначение, с иском о взыскании компенсации в размере 83 220 000 руб. свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации.

Указанные обстоятельства и действия Истца совокупности свидетельствуют о наличии в действиях по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Истец будучи осведомленным о длительном использовании Ответчиком спорного товарного знака до приобретения исключительного права на товарный знак истцом, приобретение известности товарным знаком за счет действий Ответчика, а также предоставляя право использования товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму, а именно стоимость права пользования составляла от 12 000 руб. до 4 000 000 руб. в год (при этом надлежащие доказательства получения Истцом денежных средств в указанном размере в материалах дела отсутствуют) сам никаким образом не используя товарный знак, обратился в суд за взысканием компенсации в чрезмерно завышенном размере. 

На основании вышеизложенных обстоятельств, выполнив указания Суда по интеллектуальным правам изложенные в Постановлении от 19.01.2023г. по настоящему делу, суд приходит к выводу о наличии в действия истца признаков злоупотребления права выраженных в намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности товарного знака компенсации, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в полном объеме, в том числе учитывая тот факт, что установление иной стоимости использования на основании представленных в дело документов по вышеизложенным обстоятельствам не представляется возможным.

В соответствии  со  ст. 64 АПК РФ -  доказательствами  по  делу  являются   полученные  в  предусмотренном  настоящим   кодексом  и   другими  Федеральными  законами  порядке  сведения  о  фактах,  на основании  которых  арбитражный   суд устанавливает наличие  или отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  требования  или  возражения  лиц,  участвующих  в  деле,  а  также  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного  рассмотрения  дела. В качестве  доказательств  допускаются  письменные   и   вещественные  доказательства,  объяснения  лиц,  участвующих  в  деле,  заключения  экспертов,  показания   свидетелей, аудио-видеозаписи, иные  документы  и  материалы.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений. 

В соответствии со  ст.  71 АПК РФ  - доказательство  признается арбитражным  судом  достоверным,  если   в  результате   его  проверки   и   исследования  выясняется,  что  содержащиеся   в   нем сведения  соответствуют  действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств  в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд при повторном рассмотрении спора, выполнив указания Суда по интеллектуальным правам изложенные в Постановлении от 18.01.2023г. по настоящему делу, пришел к выводу о необоснованности заявленного истцом искового требования к ответчику.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников