ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-52187/2019

Дело № А40-117286/18

г. Москва

22 октября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В.Пирожкова,

судей Е.А.Птанской,  Т.В.Захаровой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 июля 2019 года по делу №А40-117286/2018, принятое судьей О.В. Козленковой, по иску Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 305505001102818) к Обществу с ограниченной ответственностью «Напитки Запада» (ОГРН 

<

***>), третье лицо - Федеральная служба по финансовому мониторингу (ОГРН 1047708022548) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 187922/1, 599669, 579620, 378320 в размере 4 135 574 514 руб., 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО3 по доверенности от 24.07.2019

от ответчика: извещен, представитель не явился

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Напитки Запада» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 187922/1, 599669, 579620 в размере 15 000 000 руб. (5 000 000 руб. за каждый товарный знак). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 сентября 2018 года было принято увеличение цены иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 1 899 375 810 руб. 

В порядке статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщены представленные истцом вещественные доказательства (3 пластиковые бутылки и банка). 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03 декабря 2018 года по ходатайству истца суд истребовал у Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в порядке части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения, содержащиеся в системе ЕГАИС, о  количестве и отпускных ценах в отношении следующих наименований алкогольной продукции, произведенной ООО «Напитки Запада»: пивной напиток, пастеризованный под товарным знаком «ALKO» (Свидетельство РФ о регистрации товарного знака № 187922/1, определено в соответствии с представленной в Реестре алкогольной продукцией визуализацией маркировки), декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-1Ш.АЮ85.В. 17669, крепость от 6,4 до 6,9 за период с 25.05.2017 по 15.06.2018: пивной напиток пастеризованный «Со вкусом лимона», регистрационный номер 02-00037549 (уведомление № 2 от 19.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом апельсина», регистрационный номер 02-00037550 (уведомление № 1 от 17.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом Ром-колы», регистрационный номер 02-00037584 (уведомление № 8 от 23.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом ананаса», регистрационный номер 02-00037585 (уведомление № 9 от 23.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом Бьянко», регистрационный номер 02- 00037586 (уведомление № 10 от 23.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом Виски-кола», регистрационный номер 02-00037587 (уведомление № 11 от 23.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом персика», регистрационный номер 02-00037605 (уведомление № 12 от 24.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом грейпфрута», регистрационный номер 02-00037797 (уведомление № 3 от 19.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом Джинтоника», регистрационный номер 02-00037799 (уведомление № 5 от 19.05.2017); пивной напиток пастеризованный «Со вкусом граната», регистрационный номер 02- 00037800 (уведомление № 6 от 19.05.2017); пивной напиток, пастеризованный под товарным знаком «БАРКОКТЕЙЛЬ» (BARKOKTAIL) (Свидетельство РФ о регистрации Товарного знака № 378320), декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-Ш.АЮ85.В.20513, крепость от 6,4 до 6,9 за период с 05.06.2017 по 15.06.2018: пивной напиток пастеризованный «БАРКОКТЕЙЛЬ» «Со вкусом Джин-тоника», регистрационный номер 02-00037548 (уведомление № 7 от 19.05.2017); пивной напиток пастеризованный «БАРКОКТЕЙЛЬ» «Коньяк-миндаль», регистрационный номер 02-00037612 (уведомление № 13 от 24.05.2017); пивной напиток, пастеризованный под товарным знаком «ВИНДАР» (Свидетельство РФ о регистрации Товарного знака № 599669), декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.AI085.B. 18829, крепость от 6,4 до 6,9 за период с 05.06.2017 по 15.06.2018: пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом белого винограда», регистрационный номер 02-00037750 (уведомление № 15 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом фейхоа», регистрационный номер 02-00037751 (уведомление № 14 от 24.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом клубники», регистрационный номер 02-00037755 (уведомление № 17 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом мандарина», регистрационный номер 02-00037756 (уведомление № 16 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом вишни», регистрационный номер 02-00037766 (уведомление № 18 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом розового винограда», регистрационный номер 02-00037768 (уведомление № 19 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом граната», регистрационный номер 02-00037777 (уведомление № 20 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом винограда», регистрационный номер 02- 00037784 (уведомление № 21 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом клюквы», регистрационный номер 02-00037785 (уведомление № 22 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом энергетика», регистрационный номер 02-00037787 (уведомление № 23 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом лимона», регистрационный номер 02-00037788 (уведомление № 24 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом апельсина», регистрационный номер 02- 00037789 (уведомление № 25 от 31.05.2017); пивной напиток пастеризованный «ВИНДАР» «Со вкусом Джин-тоника», регистрационный номер 02-00037790 (уведомление № 26 от 31.05.2017). 07 февраля 2019 года через систему «Мой арбитр» от Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу поступил ответ на запрос суда. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 марта 2019 года было принято увеличение цены иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 4 135 574 514 руб. 

Ходатайство истца об отказе от требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 187922/1 было оставлено открытым. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2019 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

Определением суд также истребовал у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве налоговую отчетность ООО «Напитки Запада» за 2017-2019 гг., документы и сведения, полученные в результате проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, в отношении ООО «Напитки Запада»; у Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу первичные доказательства, представленные ООО «Напитки Запада», на основании которых Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО ранее представлены в материалы настоящего дела по запросу суда сведения, содержащиеся в системе ЕГАИС, о количестве и отпускных ценах в отношении наименований алкогольной продукции, произведенной ООО «Напитки Запада».

В дальнейшем истцом заявлено об отказе от требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 187922/1.

Решением от 02 июля 2019 года по делу № А40-117286/2018 Арбитражный суд города Москвы принял в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленный отказ от требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 187922/1, производство по делу в указанной части прекратил, в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, истец  обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда  отменить и принять по делу новый судебный акт  и удовлетворить требования истца в полном объеме, а именно взыскать  с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков «ВИНДАР» и «БАРКОКТЕЙЛЬ» в размере двухкратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а именно в размере 4 135 574 514 руб.

Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом,  в том числе,  путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/,  представители ответчика и третьего лица в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя истца, проверив доводы апелляционной жалобы,  не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельству РФ № 599669, приоритет 24.10.2014, дата государственной регистрации 21.12.2016, в отношении товаров 32 класса МКТУ аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; напитки с незначительным содержанием алкоголя; пиво; пиво солодовое; пивные напитки; по свидетельству РФ № 579620, приоритет 24.11.2014, дата государственной регистрации 05.07.2016, в отношении товаров 32 класса МКТУ аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; напитки безалкогольные; напитки с незначительным содержанием алкоголя; пиво; пиво солодовое; пивные напитки; 33 класса МКТУ: вина; вино из виноградных выжимок; вина плодово-ягодные; напитки алкогольные, кроме пива; напитки винные; по свидетельству РФ № 378320, дата приоритета 07.09.2007, дата регистрации 30.04.2009, в отношении товаров 32 класса МКТУ  коктейли безалкогольные; пиво; 33 класса МКТУ  виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные (за исключением пива); напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг - 25.04.2011 РД0079933.

В соответствии с представленными Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу сведениями, содержащимися в Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системе (ЕГАИС) ответчиком осуществлялось производство продукции под товарными знаками «ВИНДАР» и «БАРКОКТЕЙЛЬ», сведения о производстве продукции под товарным знаком «ALKO» в системе ЕГАИС отсутствуют. Также указанный ответ содержит в себе отчет об объемах производства ответчиком алкогольной продукции за период с 23.05.2017 по 15.06.2018. Ответчиком под товарным знаком «ВИНДАР» было произведено 46 585 610 единиц продукции общей стоимостью 1 812 575 257 руб., под товарным знаком «БАРКОКТЕЙЛЬ» было произведено 7 123 000 единиц продукции общей стоимостью 255 212 000 руб. Общая стоимость товаров, произведенных ответчиком с незаконным использованием товарных знаков «ВИНДАР» и «БАРКОКТЕЙЛЬ» составила 2 067 787 257 руб.

Суд первой инстанции, исследовав представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1477, 1479, 1480, 1481, 1484, 1491, 1503, 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что истец с даты регистрации товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 599669, 579620, с даты регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 378320 в пользу истца и до настоящего времени не являлся ни производителем алкогольной продукции, ни лицом, осуществляющим оборот указанных товаров, со ссылкой на то, что обстоятельство, что между истцом и сторонними организациями заключены лицензионные договоры в отношении товарных знаков по свидетельствам № 579620, 378320, не является основанием считать, что истец сам использует данные товарные знаки; наличие лицензионных договоров не доказывает реального использования истцом спорных товарных знаков; правомерно пришел к выводу, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в связи с чем,  в удовлетворении требований отказал.

Доводы апелляционной жалобы были предметом исследования суда первой инстанции, и им была дана надлежащая правовая оценка с учетом имеющихся в материалах дела доказательств. Судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела и оснований для их переоценки не имеется.

Так суд первой инстанции правомерно отметил, что исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Суд первой инстанции установил, что материалами дела подтверждается, что истец с даты регистрации товарных знаков №№ 599669, 579620 и с даты регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 378320 в отношении товаров 32, 33 класса  МКТУ и до настоящего времени не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот указанных товаров.

Согласно сведениям из Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной с использование информационных ресурсов Интернет, основным видом деятельности истца является -  47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах; в разделе Сведения о дополнительных видах деятельности  содержатся ссылки на - 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности; - 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; - 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; - 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; -  69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета; - 73.1 Деятельность рекламная; - 77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств. 

При этом, истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг товарные знаки №№ 599669, 579620, 378320 не использует, в связи с чем, использование обозначения при введении в оборот продукции производимой ответчиком под товарным знаком «ВИНДАР» и под товарным знаком «БАРКОКТЕЙЛЬ»   не может вызвать смешение и ввести потребителя в заблуждение относительно истинного производства товара.

Доказательств осуществления истцом деятельности в области рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службу, для целей индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак в материалы дела не представлено.

Доводы истца о том, что использование товарных знаков выражается в заключение лицензионного договора с третьими лицами, поскольку правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации), отклоняется апелляционным судом.

В пункте 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса (абзац второй пункта 2 той же статьи).

Право на использование товарного знака (знака обслуживания), изобретения, полезной модели и промышленного образца может быть предоставлено на основании лицензионного договора или договора коммерческой концессии, которые подлежат обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Кодекса, а также исходя из непредставления истцом доказательств намерения использовать спорные товарные знаки и доказательств причин неиспользования знака, апелляционный суд приходит к выводу о подтверждении факта неиспользования товарного знака истцом с даты регистрации и до принятия решения судом первой инстанции.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

При этом за основу должна быть принята та стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что компенсация рассчитана истцом на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак), оценив расчет, представленный истцом и основанный на розничной стоимости товара, считает необходимым отметить, что учитывая  обстоятельства дела, а также что исковые требования предъявлены к производителю спорного товара,  расчет компенсации следовало производить  по стоимости товара, по которой ответчик реализовывал этот товар третьим лицам.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67-68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы. 

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 июля 2019 года по делу № А40-117286/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:  Д.В. Пирожков 

Судьи:  Т.В. Захарова 

 Е.А. Птанская 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.