ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-29026/24-15-221

17 июня 2024 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена «28» мая 2024 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «17» июня 2024 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Байкуловым О.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕКИНГ-ПРОФ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о признании недействительным уведомление об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права оп договору

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО1 по дов. №18/УК-2024 от 27.03.2024г., ФИО2 по дов. от 23.12.2023г.

от ответчика – ФИО3 по дов. №01/4-32-74/41и от 16.01.2024 г.

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ" (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – ответчик) о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2024г. N 2023Д18385 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак N 577950, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности провести государственную регистрацию отчуждения исключительного права на товарный знак N 577950.

Заявитель требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в заявлении.

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения заявленных исковых требований.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований представитель заявителя ссылается на то, что 20 июля 2023 года акционерное общество «Центральная трастовая компания (далее - АО «Центротраст»/Заявитель), являясь доверительным управляющим Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Капитал - 21 век» (далее - Фонд), представило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, Заинтересованное лицо) заявление о регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (товарный знак) №577950 (дело № 2023Д18385) (далее - Заявление), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 577950, заключенного 17 января 2022 года между Заявителем и ООО «Крекинг-Проф» (далее - Договор).

21 сентября 2023 года со стороны Роспатента в адрес Истца было направлено уведомление о необходимости представления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения Заявления (далее - Уведомление о представлении документов).

10 ноября 2023 года в ответ на Уведомление о представлении документов Истцом было направлено письмо-ответ, содержащее правовое обоснование указания в качестве приобретателя исключительного права на товарный знак АО Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал-21 век».

23 января 2024 года Роспатент отказал Заявителю в государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору, направив Заявителю уведомление №2023Д18385 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору (далее - Уведомление об отказе).

Согласно позиции Роспатента, паевой инвестиционный фонд не может быть правообладателем объекта интеллектуальной собственности по причине того, что паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, а имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.

На основании вышеизложенного, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

Непосредственно исследовав доводы в указанной выше части, суд считает требования подлежащими удовлетворению, в силу следующего.

В отзыве Ответчик в обоснование своей позиции отмечает, что как следует из пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации могут принадлежать гражданам или юридическим лицам и что согласно пункту 1 ст. 10 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Суд отклоняет довод административного органа, поскольку п.1 ст. 1229 ГК РФ непосредственно не направлен на регулирование субъектного состава исключительного права на товарный знак и указанная норма посвящена содержанию исключительного права, правомочиям правообладателя.

Вопросу субъектов права на товарный знак была посвящена специальная норма - статья 1478 ГК РФ, которая на момент обращения за совершением регистрационных действий утратила силу, при этом мотивы ее отмены, на что указывает Роспатент, значения не имеют.

Однако никакого противоречия положениям ст. 1229 ГК РФ не имелось, поскольку согласно материалам настоящего дела регистрация отчуждения исключительного права испрашивалась как раз на юридическое лицо, с указанием в заявлении его реквизитов, в частности, ОГРН и ИНН.

При этом поскольку заявитель выступал в данном случае в качестве доверительного управляющего, его наименование в силу специальных требований законодательства (п. 3 ст. 1012 ГК РФ и п. 4 ст. 11 вышеуказанного Закона) должно было быть добавлено указанием «ФИО4 закрытым паевым инвестиционным фондом «Капитал - 21 век»», в том числе для того, чтобы была возможность отличить и обособить исключительные права в доверительном управлении от исключительных прав на товарные знаки, не находящиеся в доверительном управлении (так, у Истца имеется исключительное право на товарный знак № 714272, которое не находится в доверительном управлении).

Согласно п. 2.8 Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» в состав активов инвестиционных фондов, относящихся к категории комбинированных фондов, могут входить любые активы, за исключением наличных денежных средств.

По мнению Банка России (письмо Банка России № 38-1-7/3333 от 10.11.2022), законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, не установлено запрета на включение в состав активов комбинированных фондов результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальной собственности).

Истец полагает, что это право может быть реализовано путем регистрации объектов интеллектуальной собственности на имя доверительного управляющего с указанием при этом его наименования согласно специальным нормам п. 3 ст. 1012 ГК РФ и п. 4 ст. 11 вышеуказанного Закона.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством-Российской Федерации

Как следует из Административного регламента, государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а)представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б)указанные в подпункте "а" настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в)представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее -государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г)представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д)в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 -9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е)документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж)представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з)права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и)отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как следует из материалов дела, в соответствии со ст. ст. 10, 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах) паевой инвестиционный фонд - это имущественный комплекс без образования юридического лица, который не имеет основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

Согласно п. 3 ст. 1012 ГК РФ и п. 4 ст. 11 Закона об инвестиционных фондах все юридические и фактические действия, связанные с имуществом фонда, совершает управляющая компания от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, в том числе заключает договоры купли-продажи, обращается с заявлениями в регистрирующие органы. Это условие считается соблюденным, если при совершении своих действий после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

То есть в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, все фактические и юридические действия осуществляет управляющая компания такого фонда, которая является юридическим лицом. Владельцы инвестиционных паев самостоятельно не осуществляют права в отношении имущества Фонда (в том числе права в отношении исключительных прав на товарный знак).

Согласно п. 2 ст. 33 Закона об инвестиционных фондах в состав активов закрытых паевых инвестиционных фондов наряду с денежными средствами и ценными бумагами, соответствующими требованиям, установленным нормативными актами Банка России, может входить иное имущество в соответствии с нормативными актами Банка России.

Пунктом 2.8 Указания Банка России от 05 сентября 2016 года 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» предусмотрено, что в состав активов инвестиционных фондов, относящихся к категории комбинированных фондов, могут входить любые активы, за исключением наличных денежных средств. Таким образом, в состав активов Фонда могут входить также и исключительные права на товарный знак.

Пунктом 25.8 Правил доверительного управления Фондом предусмотрена возможность инвестирования имущества Фонда в результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В торгах по продаже имущества должника ООО «Крекинг-Проф» (заявка на проведение торгов № 5213898) (далее - Торги) АО «Центротраст» участвовало, как управляющая компания Комбинированного ЗПИФ «Капитал - 21 век».

Со стороны Заявителя при представлении документов для участия в Торгах в адрес организатора Торгов, конкурсного управляющего ООО «Крекинг-Проф», было представлено сопроводительное письмо, которым АО «Центротраст» давало пояснения касаемо участия в Торгах именно в качестве доверительного управляющего Фондом.

По итогам проведения Торгов победителем стало - АО «Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал - 21 век», в связи с чем был подписан протокол № 5213898-И от 28 декабря 2021 года, в котором наименование победителя Торгов было указано полностью с учетом специальных норм Закона об инвестиционных фондах.

АО «Центротраст», в соответствии со ст. 43 Закона об инвестиционных фондах, получило согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом Фонда с целью приобретения в состав активов исключительных прав на товарный знак «KREKING-PROF» № 577950 и заключение Договора.

Согласно сообщению № 8048041 от 19 января 2022 года, размещенному на Федресурсе, Договор заключен с победителем Торгов - АО «Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал - 21 век».

Из пункта 1 статьи 1233 ГК РФ следует, что отчуждение исключительного права на средства индивидуализации по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) является не противоречащим закону способом распоряжения товарным знаком.

Сторонами заключенного на Торгах Договора являются АО «Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал - 21 век» и ООО «Крекинг-Проф».

В Уведомлении о представлении документов Роспатент указал на необходимость представления исправленных документов, где бы приобретателем исключительного права на товарный знак было указано АО «Центротраст».

В ответ на полученное Уведомление о представлении документов 10 ноября 2023 года Заявителем в адрес Роспатента, было направлено письмо-ответ, содержащее пояснения касаемо невозможности указания в качестве приобретателя АО «Центротраст» без пометки Д.У., а также подробное правовое обоснование осуществления государственной регистрации отчуждения исключительного права по Договору на АО «Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал-21 век».

Поскольку Заявитель представил в Роспатент все необходимые документы, установленные и оформленные в соответствии с Регламентом и Правилами, соответствующие нормам ГК РФ и Закону об инвестиционных фондах, у Заинтересованного лица отсутствовали основания для отказа Заявителю в удовлетворении Заявления.

В пункте 17 Правил N 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а)неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б)непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в)несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом "и" пункта 3 Правил N 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента N 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах "а" - "е", "з", "и" пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

В силу требований части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт; обязанность по доказыванию нарушения оспариваемым ненормативным актом прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в суд за его оспариванием.

Таким образом, Роспатент не обосновал законность и обоснованность своего решения, не определил какое именно из условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 Правил N 1416, не соблюдено заявителем.

Ст. 1229 ГК РФ, на которой Роспатент основывает свою позицию, определяет не субъектный состав исключительного права на товарный знак, а содержание исключительного права на любые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, и неприменима к вопросу о порядке указания наименования обладателя исключительного права на товарный знак.

Субъектный состав права на товарный знак регулировался статьей 1478 ГК РФ, в соответствии с которой обладателем исключительного права на товарный знак могло быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Вместе с тем, указанная норма ГК РФ на момент подачи документов на государственную регистрацию и на момент экспертизы утратила свою силу, а именно с 29 июня 2023 года (Федеральный закон от 28.06.2022 N 193-ФЗ).

Из этого следует, что законодатель, исключив положения ст. 1478 ГК РФ, подтвердил право паевого инвестиционного фонда быть правообладателем исключительного права на товарный знак.

Однако в нарушении требований действующего законодательства, не запрещающего паевым инвестиционным фондам быть правообладателями исключительного права на товарный знак, Роспатентом указанные выше доводы Заявителя не были приняты во внимание и было принято Уведомление об отказе.

В соответствии с изложенными обстоятельствами требования заявителя подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать недействительным уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 января 2024 года №2023Д18385 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности осуществить государственную регистрацию отчуждения исключительного права по договору в отношении товарного знака № 577950 на имя Заявителя, указав правообладателем: АО «Центротраст» ФИО4 ЗПИФ «Капитал - 21 век».

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников