АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул. Красная ул., д.8, г.Кемерово, 650000

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru, 

www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 45-10-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-26247/2020

город Кемерово

20 мая 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 13 мая 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 мая 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Останиной В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности», город Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ПроЭнергоМаш», город Барнаул, Алтайский край (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой», город Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  Акционерное общество «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности», город Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Уголь», город Белово. Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о запрете использования технического решения, охраняемого патентом на полезную модель, о взыскании 100 000 руб. компенсации,

при участии: 

представителя ООО «ТД КЭЗСБ и АО «КЭЗСБ» ФИО2, доверенности №1/01 от 01.01.2021, от 10.01.2021, паспорт, диплом, 

представителя ООО «ПроЭнергоМаш» ФИО3, доверенность №3Ю от 11.01.2021, паспорт, диплом (в судебном заседании 13.05.2021), 

представителя ООО «ММК-уголь» - ФИО4, доверенность от №15/21 от 20.12.2020, паспорт, диплом (в судебном заседании 12.05.2021), 

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ПроЭнергоМаш», Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой» о запрете использования при строительстве теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» технического решения, охраняемого патентом на полезную модель №194770, о взыскании 100 000 руб. компенсации за допущенное нарушение исключительных прав на полезную модель №194770.

Совместно с иском истцом заявлено ходатайство о направлении запроса в ООО «ММК-Уголь» о предоставлении проектной и иной технической документации в отношении технологий строительства теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш.»Костромовская».

Определением от 21.12.2020 исковое заявление принято к производству, к участию в деле привлечены третьи лица, предварительное судебное заседание назначено 04.02.2021, затем отложено в связи с необходимостью представления лицами, участвующими в деле, дополнительных пояснений по делу.

ООО «ЭкоСтрой» 04.02.2021 представлен отзыв на иск, согласно которому ответчик иск не признал, указал, что в настоящее время осуществляет выполнение строительных работ по заключенному с ООО «ММК-Уголь» договору №05/11-19 от 05.11.2019 на поставку оборудования и строительству теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш.»Костромовская» ООО «ММК-Уголь». Поставка оборудования в рамках указанного договора строительства на основании договора поставки №44-19 от 13.11.2019 осуществляется разработчиком и производителем данного оборудования ООО «НПО «ПроЭнергоМаш».  В ходе разработке схемы теплогенерирующей установки ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» использованы технические решения, изложенные в патентах №2716961 и №2732753. В связи с указанным, нарушение исключительных прав истца на технические решения, охраняемые патентами на изображение №2488696 и на полезную модель №194770, отсутствует. 

В отзыве на иск ООО «ММК-Уголь» иск не признало, изложило возражения по существу заявленных требований, а также по ходатайству истца об истребований доказательств с учетом того, что ООО «ММК-Уголь» не является ответчиком по делу, истцом не представлены доказательства, свидетельствующие об обоснованности предположений об использовании обществом изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В отзыве на иск ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» исковые требования не признало, указало, что патент на полезную модель №194770 ответчиком не использовался, что подтверждается заключением по результатам патентной экспертизы, согласно которому изделие «Теплогенерирующая установка» по объекту «Строительство объектов промплощадки Восточных фланоговых наклонных стволов для шахты «Костромовская» не содержит признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту №194770. 

В судебном заседании 19.02.2021 судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) принято к рассмотрению ходатайство ООО ТД «КЭЗСБ» об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит запретить ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и ООО «Экострой» использование при строительстве теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» технического решения, охраняемого патентом на полезную модель №194770. Взыскать с ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и ООО «Экострой» солидарно компенсацию в размере 100 000 руб. за допущенное нарушение исключительных прав на полезную модель №194770.

Проведение судебного разбирательства по делу назначено на 01.04.2021. 

Определением суда от 05.04.2021 по ходатайству ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» производство по делу приостановлено до принятия решения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по результатам рассмотрения возражений ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» против выдачи патента на полезную модель №194770.  

В материалы дела 14.04.2021 поступило ходатайство ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» о возобновлении производства по делу, согласно которому в настоящее время принято (опубликовано на сайте ФИПС https://wwwl.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnvm-sporam/resheniva-federalnov-sluzhby-po-intellektualnov-sobstvennosti- rinimaemve-po-rezultatam- rassmotreniya/09042021.php) Решение Роспатента от 09.04.2021 по заявке №2019124103/12, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.03.2021 возражения от 22.12.2020, поданного ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» против выдачи патента №194770 на полезную модель Теплоэнергетическая установка для теплоснабжения горных выработок и помещений большого объема, в соответствии с которым патент №194770 признан недействительным полностью.

Определением суда от 15.04.2021 производство по делу возобновлено, судебное заседание отложено до 12.05.2021.

Судебное заседание 12.05.2021 в соответствии с частями 3, 5 статьи 156 АПК РФ проведено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, уведомленных о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца исковые требования поддержал,  изложил пояснения по существу спора, заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения по гражданскому делу №СИП-416/2021.

Ходатайство представителя истца принято судом к рассмотрению в соответствии со статьей 159 АПК РФ. 

Представитель ООО «ММК-Уголь» изложил пояснения по заявленным требованиям, поддержав доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, относительно удовлетворения ходатайства ответчика возразил.

С учетом необходимости выяснения позиции ответчиков по ходатайству  истца, в целях соблюдения прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв до 13.05.2021.

После перерыва 13.05.2021 судебное заседание продолжено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, уведомленных о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца исковые требования, заявленное ранее ходатайство о приостановлении производства по делу поддержал, изложил пояснения по существу спора, указал, что у истца отсутствует иная возможность защиты своих нарушенных прав.

Представитель ответчика – ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» иск не признал, изложил пояснения по существу заявленных требований, указал, что в настоящее время охрана патента отсутствует, относительно удовлетворения ходатайства истца возразил в связи с его необоснованностью и нецелесообразностью.

С учетом пояснений представителей сторон, имеющихся материалов дела, суд признал ходатайство истца о приостановлении производства по делу не подлежащим удовлетворению. Вынесено отдельное определение.

На вопрос суда представитель истца указал, что заявленное ранее ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу не поддерживает, на ходатайстве об истребовании доказательств по делу настаивает.

С учетом пояснений представителя истца, ходатайство истца о назначении судебной экспертизы по делу суд не разрешается.

Представитель ответчика относительно удовлетворения ходатайства истца об истребовании доказательств возразил в связи с его необоснованностью.

С учетом пояснений представителей сторон, имеющихся материалов дела, ходатайство истца об истребовании доказательств признается судом не подлежащим удовлетворению в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 66 АПК РФ. 

Заслушав в процессе рассмотрения дела представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ООО ТД «КЭЗСБ» обратилось с иском к ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и ООО «Экострой» о запрете использования при строительстве теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» технического решения, охраняемого патентом на полезную модель №194770. Взыскать с ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и ООО «Экострой» солидарно компенсацию в размере 100 000 руб. за допущенное нарушение исключительных прав на полезную модель №194770.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ООО ТД «КЭЗСБ» является правообладателем исключительных прав на полезную модель по патенту РФ №194770 под названием «Теплоэнергетическая установка для теплоснабжения горных выработок и помещении большого объема», зарегистрированную в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета 31.07.2019.

АО «КЭЗСБ» является разработчиком теплоэнергокомплекса «МТЭУ-ВНУ», который используется для экономного и эффективного теплоснабжения промышленных сооружений и помещений большой площади, охраняется множеством патентов, в том числе, патентом на полезную модель № 194770, права на использование которых на основании лицензионных договоров предоставлены АО «КЭЗСБ». 

ООО ТД «КЭЗСБ», АО «КЭЗСБ» входят в одну группу компаний, осуществляющих свою деятельность в совместных интересах.

Между АО «КЭЗСБ» и ООО «Экострой» 19.08.2019 заключено соглашение о намерениях на заключение договора поставки. Данное соглашение было представлено ООО «ЭкоСтрой» для допуска к участию в тендерной процедуре на поставку оборудования и строительства комплекса теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» ООО «ММК-Уголь» и в качестве гарантии обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности.

В соответствии с указанным соглашением о намерениях, теплогенерирующая установка на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» должна соответствовать техническим характеристикам патента на изобретение №2488696. 

Однако, как следует из пояснений истца, теплоэнергокомплекс «МТЭУ-ВНУ», речь о котором шла в соглашении о намерениях охраняется множеством патентов, в том числе, патентом на полезную модель №194770. В связи с указанным, в соглашении был указан основной патент на изобретение №2488696, использование остальных патентов предполагалось в силу технической необходимости.

В очном тендере на «Поставку оборудования и строительство комплекса теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» участвовали ООО «Мегастройкомплекс» и ООО «ЭкоСтрой», предложивших к поставке оборудование производства АО «КЭЗСБ».

В сентябре 2019 года ООО «ЭкоСтрой» признано победителем тендера.

В нарушение соглашения о намерениях ООО «ЭкоСтрой» поручило изготовление оборудования для теплогенерирующей установки для шахты «Костромовская» ООО «НПО «ПроЭнергоМаш», осуществляющим указанные работы на основании тендера на «Поставку оборудования и строительство комплекса теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская». 

В связи с указанными обстоятельствами, по мнению истца, имеются существенные опасения, что при строительстве энергетического комплекса теплогенерирующей установки на фланговом восточном наклонном воздухоподающем стволе ш. «Костромовская» может быть использована первоначально утвержденная технология, охраняемая патентом №194770, как части высоко зарекомендовавшего себя теплоэнергокомплекса «МТЭУ-ВНУ».

13.08.2020 истцом направлена досудебная претензия к ответчикам, в которой выражена просьба незамедлительно прекратить использование технических решений, охраняемых патентами на изображение №2488696 и на полезную модель №194770, а также выплатить компенсацию в размере 100 000 руб.  В случае, если ООО «ЭкоСтрой» и ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» обосновано полагают, что в их действиях отсутствует использование технических решений, исключительные права на которые принадлежат истцу, указанным лицам предлагалось предоставить проектную и иную техническую документацию в отношении технологий строительства указанного оборудования.

Аналогичный запрос о предоставлении технической документации направлялся  13.08.2020 в адрес ООО «ММК-Уголь».

В ответе на претензию истца исх. №261 от 04.09.2020 ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» указало, что отношения между АО «КЭЗСБ» и ООО «Экострой» относятся исключительно к хозяйственной деятельности данных лиц. Поскольку, каких-либо отношений между  ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» и АО «КЭЗСБ», предложение о предоставлении сведений, касающихся хозяйственных отношений третьих лиц,  является необоснованным и некорректным. Однако, ООО «НПО «ПроЭнергоМаш» указало. что все опасения АО «КЭЗСБ» относительно нарушения исключительных прав на изобретение по патенту РФ №2488696 и полезную модель по патенту РФ №194770 безосновательны.  

Неисполнение ответчиками в добровольном порядке претензии истца, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями. В качестве правового обоснования иска истцом указано на положения статей 1250, 1252, 1345, 1358,  1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьям 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. 

Пункт 2 статьи 1398 ГК РФ закрепляет, что выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ также предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично.

Как установлено судом, Патент Российской Федерации на полезную модель №194770 «Теплоэнергетическая установка для теплоснабжения горных выработок и помещений большого объема», выдан по заявке №2019124103 с приоритетом от 31.07.2019.

Обладателем исключительного права на данный патент является истец.

Против выдачи данного патента ООО «НПО «Проэнергомаш» подано возражение от 22.12.2020, по результатам рассмотрения которого 03.03.2021 на заседании коллегии Палаты по интеллектуальным спорам Роспатентом принято Решение от 09.04.2021 о признании патента № 194770 недействительным полностью.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ признанный недействительным патент на промышленный образец аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно положениям пункта 139 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №110 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Данное решение влечет аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, а потому не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным. 

Таким образом, на дату рассмотрения дела патент на полезную модель №194770 аннулирован, действия иных лиц по использованию промышленного образца, в данном случае – ответчиков, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент.

Следовательно, выяснение вопросов о фактическом использовании  ответчиками тех или иных результатов интеллектуальной деятельности, технических решений.

В связи с недоказанностью незаконности действий ответчиков с учетом положений статей 1252, 1406.1 ГК РФ основания для взыскания с них в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на патент отсутствуют.

В силу положений статьи 11 ГК РФ и статьи 4 АПК РФ судебной защите подлежит нарушенное или оспариваемое право.  Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом; этот выбор является правомерным и может быть поддержан судом в том случае, если он действительно приведет к восстановлению нарушенного права или защите законного интереса. 

С учетом изложенного, исходя из имеющихся материалов дела, пояснений лиц, участвующих в деле, изложенных в процессе его рассмотрения, суд приходит к выводу, что истцом в нарушение положений статьи 65 АПК РФ документально не обосновано право требования от ответчиков совершения действий, изложенных в просительной части иска. 

В связи с указанным, с учетом подлежащих применению норм права и установленных судом обстоятельств заявленные истцом к ответчикам требования не подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Судебные расходы истца по уплате государственной пошлины по иску на основании статьи 110 АПК РФ относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, частью 2 статьи 176, статьями 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 1 месяца путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                               В.В. Останина