РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-6510/2021-134-43

29 июня 2021 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена  19 мая 2021 г.

Решение в полном объёме изготовлено 29 июня 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

истец: Metrel d.d., юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Республики Словения Регистрационный номер: 5175003000 Адрес: Люблянская улица, 77, 1354 Хорьюл, Словения

ответчик: ФИО2

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «METREL» по международной регистрации №661218 в размере 300 000 рублей.

о запрете администрирования доменного имени metrel.ru.

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (123308, МОСКВА ГОРОД, 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4 ПОМ. I КОМ. 40, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.07.2006, ИНН: 

<

***>)

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 (паспорт, доверенность №  б/н  от24.07.2020   г., диплом);

от ответчика: ФИО4 (паспорт, доверенность №  50 АВ 5282950  от 24.02.2021   г., диплом);

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Metrel d.d. (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к  ФИО2 (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «METREL» по международной регистрации №661218 в размере 300 000 рублей, о запрете администрирования доменного имени metrel.ru.

На основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено АО "РСИЦ". Третье лицо, надлежащим образом уведомленное о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель Ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва на иск и письменных пояснений.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, Metrel d.d., являющееся юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Республики Словения (далее по тексту -   Правообладатель,   Истец) является обладателем исключительного права на товарный знак "METREL" по международной регистрации №661218, зарегистрированный в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. и Протоколом к нему от 27.06.1989 г. Указанный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации с 05.07.1996 г., срок действия продлен до 05.07.2026 г. 

Как стало известно Истцу, Ответчик использует товарный знак "METREL" на принадлежащем ему Интернет-сайте metrel.ru, при предложении к продаже товаров, однородных   тем,   для   индивидуализации   которых   данный   товарный   знак зарегистрирован. Принадлежность данного Интернет-сайта Ответчику подтверждается следующими сведениями. 

Как разъяснено в абз. 3 п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт. 

Как следует из ответа АО "РСИЦ" (регистратор доменных имен) на адвокатский запрос, администратором доменного имени metrel.ru является ФИО2, то есть Ответчик.

При этом Истец не заключал с Ответчиком лицензионный договор и не давал иным образом своего согласия на такое использование его товарного знака

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, во взаимосвязи с положениями статей 1484, 1252 ГК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак - факты принадлежности истцу указанного права и использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец Metrel d.d. является обладателем исключительного права на товарный знак "METREL" по международной регистрации №661218, зарегистрированный в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. и Протоколом к нему от 27.06.1989 г. Указанный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации с 05.07.1996 г., срок действия продлен до 05.07.2026 г. 

Товарный знак по международной регистрации №661218 охраняется в отношении следующих товаров:

06 класс МКТУ - ящики металлические; кассеты металлические, предназначенные для инструментов и устройств.

09 класс МКТУ - аппараты и инструменты электрические и электронные; устройства испытательные для электрических узлов и аппаратуры; измерительные инструменты и аппаратура для измерения неэлектрических величин; системы для измерения, обработки и передачи данных; компьютерные системы для сбора и обработки данных, программное обеспечение и базы данных на магнитных носителях; датчики, исполнительные устройства, системы управления, регуляторы и системы регулирования; трансформаторы, автотрансформаторы переменные; реостаты, конденсаторы декадные; выпрямители, блоки питания, преобразователи, электронные регулируемые источники постоянного и постоянного напряжения, электронные регулируемые источники переменного напряжения и переменного тока различных форм.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указывает на то, что не ведёт коммерческую деятельность через спорное доменное имя, и спорный веб-сайт существует исключительно в информационных (некоммерческих) целях.

Из материалов дела следует, что администратором доменного имени metrel.ru является ответчик. Доменное имя включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарному знаку истца, в защиту которого предъявлен иск.

Используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании. 

На указанном интернет-сайте использовалось обозначение, тождественное товарному знаку, права на который принадлежат истцу. При этом обозначение использовалось для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно: размещено описание товара, а также на указанном сайте имеется вкладка "Где купить".

Доводы ответчика о том, что на сайте невозможно купить спорные товары, противоречит материалам дела.

Доводы ответчика, что он не является фактическим владельцем сайта, отклоняется судом как необоснованные.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 78 Постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

С учетом приведенной позиции Верховного Суда Российской Федерации ответственность за содержание информации на сайте несет владелец сайта, а не администратор домена. Тот факт, что администратором домена и владелец сайта могут совпадать в одном лице, не дает основание утверждать, что администратор домена отвечает за содержание сайта. Последний отвечает за доменные нарушения - неправомерное использование объектов интеллектуальных прав в доменном имени (пункт 159 Постановления N 10). Если же нарушение допущено на сайте, ответственность несет владелец сайта.

Таким образом, исходя из положений действующего законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции, требования о защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации при неправомерном использовании их в сети Интернет могут быть предъявлены к администратору доменного имени либо к фактическому владельцу сайта.

Соответственно в том случае, когда требование о защите исключительного права касается сведений, размещаемых на соответствующем интернет-сайте, суд не может ограничиваться установлением администратора соответствующего домена, а должен установить владельца сайта.

Между тем, доказательств того, что владельцем сайта является иное лицо, ответчиком не представлено.

В связи с чем, суд исходит из того, что администратор доменного имени осуществляет фактическое наполнение сайта и несёт ответственность за установленные нарушения.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку размещаемых на администрируемом ответчиком сайте обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования. 

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарный знак, так и факт его использования ответчиком без разрешения правообладателя.

Истец требует взыскать с ответчика компенсацию в размере 300 000 рублей. 

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением был избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя, вместо возмещения убытков, выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом, исходя из характера нарушения. 

Как следует из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65 , ч.2 ст.9 АПК РФ).

При определении размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак суд руководствовался принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения, в связи с чем пришел к выводу о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей, принимая во внимание следующие обстоятельства. 

По результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суд полагает, что компенсация в заявленном истцом размере 300 000руб., является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав истца с нарушением прав и свобод ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты прав истца.

Исходя из разъяснений высшей судебной инстанции, данных в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, непредставление ответчиком доказательств, подтверждающих завышенный характер заявленной компенсации, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о невозможности определения судами компенсации в размере, меньшем, нежели заявленный размер. 

Таким образом, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах определил размер компенсации 50 000руб. 

Указанный размер компенсации, по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

Вместе с тем, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований о запрете администрирования доменного имени metrel.ru.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

В пункте 158 Постановления N 10 также разъяснено, что нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения. Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в этом пункте Постановления N 10, действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

 По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

С учетом приведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции не имеется правовых оснований для запрета использовать (администрировать) доменное имя metrel.ru в полном объеме, поскольку запрет может быть введен, в силу указанного выше, по требованию о защите исключительного права на товарный знак в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

 В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить   частично.

Взыскать с   ФИО2  в пользу  Metrel d.d.,   компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «METREL» по международной регистрации №661218 в размере 50 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере     1494     руб.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:                                                                             Е.В.Титова