№ 09АП-27991/2021

Дело № А40-186835/20

г. Москва

24 июня 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2021 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 24 июня 2021 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей  О.Г.Головкиной, Е.Б.Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 марта 2021 года по делу №А40-186835/20, принятое судьей Киселевой Е.Н., 

по исковому заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Публичному акционерному обществу «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании для перечисления в федеральный бюджет штрафа, об обязании предоставить отчетную документацию за период со II кв. 2017 - I кв. 2020 по лицензионному договору от 15.11.2012 № 1-01-12-00680,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 14.05.2021

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 15.01.2021

от третьего лица: не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Публичному акционерному обществу «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ответчик) о взыскании штрафа в размере в размере 300 000 руб., за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 15.11.2012 № 1-01-12-00680, обязании предоставить отчетную документацию за период со II кв. 2017 – I кв. 2020 года по лицензионному договору от 15.11.2012г. № 1-01-12-00680. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением от 19 марта 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В  обоснование  доводов  апелляционной  жалобы  ответчик  указал,  что  суд  вынес решение  без  учета  и  выяснения  всех  обстоятельств,  имеющих  значение  для  дела,  не принял  во  внимание  недоказанность  имеющих  значение  для  дела  обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

В  обоснование  доводов  апелляционной  жалобы  истец  указал,  что суд первой инстанции необоснованно применил положение ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снизил размер штрафа до 137 500 руб.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на  отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать, по доводам апелляционной жалобы истца возражал, просил в удовлетворении апелляционной жалобы истца отказать.

Представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить в полном объеме, по доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (лицензиар), и ответчиком (лицензиат) заключен лицензионный договор от 15.11.2012 № 1-01-12-00680 о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно п. 9.1 лицензионного договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет лицензиару отчетную документацию.

Под «отчетной документацией» согласно п. 1.9 лицензионного договора понимается: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 лицензионного договора; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Под «отчетным периодом» согласно п. 1.8 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия лицензионного договора. 

Обязанность предоставить отчетную документацию возникает у ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за: II квартала 2017 года – 31 июля 2017 года; III квартал 2017 года - 31 октября 2017 года; IV квартал 2017 - 31 января 2018 года; I квартал 2018 - 30 апрель 2018 года; II квартал 2018 - 31 июль 2018 года; III квартал 2018 – 31 октябрь 2018 года; IV квартал 2018 - 31 январь 2019 года; I квартал 2019 - 30 апрель 2019 года; II квартал 2019 - 31 июль 2019 года; III квартал 2019 - 31 октябрь 2019 года; IV квартал 2019 – 31 января 2020 года; I квартал 2020 года - 30 апреля 2020 года.

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно п. 7.3 лицензионного договора лицензионный платеж переводится лицензиатом на счет лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию по договору комиссии.

Предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчиком допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 лицензионного договора, а именно о представлении лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Истец указывает, что предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за II квартал 2017 года - 1 квартал 2020 года (12 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора).

Согласно расчету истца, ответчик обязан оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 300 000 рублей из расчета (25 000 руб. х 12 отчетных периодов).

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора и в соответствии с п. 12.1 лицензионного договора истцом в адрес ответчика направлена претензия от 16.06.2020 № 905/5-3-ГИ с требованием предоставить отчетную документацию за период со II кв. 2017 года - I кв. 2020 года и оплатить штраф в размере 300 000 рублей, которая была оставлена без удовлетворения.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой (штрафом, пеней), которой согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

На основании пункта 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно положениям гражданского законодательства договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства, за исключением случаев, когда договором или законом предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по данному договору (пункт 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 13.1 лицензионного договора сторонами согласовано, что он действует с момента его подписания до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору. Каких-либо иных условий прекращения отдельных условий (обязательств) названного договора в ином порядке он не содержит.

Поскольку доказательства подписания такого акта сторонами ответчиком не представлены, обязательства сторон по лицензионному договору не прекращены и должны исполняться в соответствии с условиями обязательства.

Исследовав  и  оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства  по правилам статьи  71 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком условий лицензионного договора  подтвержден материалами дела, проверив представленный истцом расчет штрафа, а также посчитав обоснованным ходатайство ответчика о применении положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд  первой  инстанции удовлетворил исковые требования частично, снизив размер штрафа.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что вывод суда об обязанности предоставлять отчетности в период действия договора, а не за фактическим использованием результатов интеллектуальной деятельности,  подлежит отклонению.

Согласно заключенному договору на истца обязанность по подготовке акта выполненных обязательств не возложена. 

Кроме того, без надлежащего уведомления, истец не знает и не может знать о выполнении всех условий договора комиссии, поскольку не является его стороной и не может контролировать его выполнение. 

Таким образом, акт выполненных обязательств должен быть подготовлен именно ответчиком. 

Однако со стороны ответчика данных актов в адрес истца не поступало.

Кроме того, в зависимости от Договора комиссии условия Лицензионного могут претерпевать изменения, в том числе и в части прекращения договорных обязательств.

Следовательно, именно ответчик знает о надлежащем выполнении (невыполнении) Договора комиссии. 

Истец не может достоверно знать момент исполнения договора комиссии, только исполнение договора комиссии может гарантировать, что сумма лицензионного платежа не будет изменена. 

Таким образом, инициатива подписания акта выполненных обязательств, исходя из смысла договорных отношений, лежит именно на ответчике.

Кроме того, п. 9.5. Договора возлагает уведомить в письменной форме об окончании срока действия договора комиссии, однако никакого уведомления ответчик истцу не направлял.

Следовательно, на ответчика возложена обязанность по уведомлению об исполнении Договора комиссии и инициатива подписания актов.

При этом получение лицензионного платежа в полном объеме не означает прекращение действия Лицензионного договора,  как и отражение выручки.

Согласно ст. 190 ГК РФ срок может определяться в, том числе, и указанием на событие. 

В соответствии с п. 13.1 Договор действует до подписания Сторонами акта выполненных работ. 

Уведомление о прекращении действия договора ответчиком не осуществлялось.

Предоставление отчетности, в соответствии с условиями Договора и существа спорного правоотношения, не является соответствующим способом уведомления для наступления указанных ответчиком в отзыве последствий, следующих за уведомлением истца об исполнении Договора комиссии.

В соответствии со ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с п. 13.1 Договор действует до подписания Сторонами акта выполненных работ. 

В соответствии с п.7.6 выполнение обязательств сторон по Договору оформляется актом выполнения обязательств по Договору. Условие о подписании его в течение 30 дней не означает признание договора прекратившим свое действие и не отменяет условия, которые отражены в п. 13.1. Договор не был признан сторонами прекратившим свое действие. 

Документов, подтверждающих признание Лицензионного договора прекратившим свое действие, ответчиком в материалы дела не представлено. 

Следовательно, судом первой инстанции верно установлено, что предоставление отчетности осуществляется в период, установленный договором (в период его действия), а не фактическим использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу о действительности лицензионного договора, подлежит отклонению.

Согласно ст. 190 ГК РФ срок может определяться в, том числе, и указанием на событие.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с разделом 2 Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право на использование Результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств Договора комиссии и Контракта.

Условие о подписании акта выполненных обязательств, как таковое, не может являться условием, зависящем от воли сторон. 

Выполнение условия о подписания актов выполненных обязательств зависит от выполнения сторонами обязательств, которые четко сформулированы в Лицензионном договоре.

В соответствии с разделом 5 на Лицензиата (ответчика) возложены следующие обязанности:

5.2. - Уплата лицензионного платежа;

9.1. - В течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию;

9.5 - По окончании срока действия Договора комиссии Лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом Лицензиара;

Исходя из вышесказанного, для подписания актов необходимо:

- Исполнение договора комиссии с двух сторон;

- Уплата лицензионного платежа в полном объеме;

- Отражение выручки в отчетной документации;

- Своевременное предоставление отчетной документации;

- Своевременное информирование об исполнении Договора комиссии;

Ни одно из указанных условий не зависит от воли сторон, как указывает сторона ответчика. 

На основании вышеуказанного, довод ответчика о том, что подписание актов зависит от обстоятельств, которые могут не наступить противоречит условиям договора. 

Действующим Лицензионный договор остается по причине ненадлежащего исполнения стороной ответчика своих обязательств по информированию истца об исполнении Договора комиссии.

Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). 

Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Действительность договора ответчиком не оспорена, следовательно, договор является действующим, а значит, ответчик обязан исполнять его условия, в том числе представлять отчетность до момента подписания акта выполненных обязательств.

В соответствии со ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с п. 13.1 Договор действует до подписания Сторонами акта выполненных работ. 

В соответствии с п.7.6 выполнение обязательств сторон по Договору оформляется актом выполнения обязательств по Договору. 

Условие о подписании его в течение 30 дней не означает признание договора прекратившим свое действие и не отменяет условия, которые отражены в п. 13.1. Договор не был признан сторонами прекратившим свое действие. 

Доказательств, подтверждающих признание Лицензионного договора прекратившим свое действие,  в материалы дела не представлено. 

Таким образом, указанный Лицензионный договор требует составление акта в подтверждение прекращения его действия.

Автоматического прекращения действия договора не предусмотрено законом или его условиями. 

Таким образом, прекращение действия договора иным способом не установлено.

Следовательно, довод ответчика о сроке действия Лицензионного договора противоречит как нормам Гражданского кодекса, так и положениям Лицензионного договора.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом своим правом и намерениями причинить вред ответчику несостоятельны, не соответствуют материалам настоящего дела и положениям действующего законодательства.

Довод истца о необоснованном применении судом положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит отклонению по следующим основаниям.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 7) если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71 Постановления).

Из пункта 77 Постановления Пленума ВС РФ № 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Также в Определении Верховного Суда РФ от 24.02.2015 № 5-КГ14-131, Определении Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 № 6-О, Определении Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 560-О, Определении Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 977-О разъяснено, что истец-кредитор, требующий уплаты неустойки, не обязан доказывать причинение ему убытков - бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике, заявившем о ее уменьшении (пункт 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17; пункт 11 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.05.2013).

Таким образом, заявляя ходатайство о снижении размера неустойки, ответчик должен представить суду доказательства, исключительность обстоятельств, при которых подлежат применению положения статьи 333 ГК РФ, а также доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Положение части первой статьи 333 ГК РФ в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому сложившейся правоприменительной практикой, не допускает возможности решения судом вопроса о снижении размера неустойки по мотиву явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства - без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение.

При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. 

Суд первой инстанции, с учетом изложенных ответчиком возражений относительно заявленных требований, правомерно применил статью 333 ГК РФ и снизил размер взыскиваемого штрафа до 137 500 руб.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителей жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 марта 2021 года по делу № А40-186835/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:      Т.В.Захарова

 

Судьи:                      О.Г.Головкина

                                                                                                                            Е.Б.Расторгуев

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.