ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-19512/2024-ГК

Дело № А40-14865/2022

г. Москва

29 ноября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 04 сентября 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2024 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Д.В. Пирожкова, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 февраля 2024 года

по делу № А40-148865/22, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Лента-центр»

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 628184, 782445 в общем размере 368 000 руб., компенсации за нарушение авторских прав в размере 432 000 руб. 

 

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина»   (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Лента-Центр» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 628184, 782445 в общем размере 368 000 рублей, компенсации за нарушение авторских прав в размере 432 000 рублей. 

21 сентября 2022 года принята резолютивная часть решения, исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

06 октября 2022 года по ходатайствам обеих сторон судом было изготовлено мотивированное решение. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2022 оставлено без изменения. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2023 решение и постановление Девятого отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 06.02.2024г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела. 

Ответчик направил отзыв.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы жалобы поддержал.

Представитель ответчика против доводов жалобы возражал.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы и возражений на нее, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

   Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: - по свидетельству РФ № 628184, дата государственной регистрации: 30.08.2017, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ; - по свидетельству РФ № 782445, дата государственной регистрации: 09.11.2020, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32-39, 41-45 классов МКТУ. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом. 

Также истцу принадлежат исключительные права на схему линий Московского метрополитена (далее - Схема метро), что подтверждается представленными в дело доказательствами и не оспаривается ответчиком.

В обоснование исковых требований истец указал, что 22.09.2021 ему стало известно о том, что ответчик распространяет в московских магазинах BILLA рекламные листовки «Твоя новая Работа». 

Ответчик разместил на рекламных листовках по приему персонала товарные знаки и схему метро. 

По факту выявленного нарушения исключительных прав истец направил 22.09.2021г. ответчику претензию с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 800 000 руб. в досудебном порядке. 

В ответе на претензию ответчик указал следующее: товарные знаки и схема метро использованы не в рекламных целях, а в целях подбора персонала. Схема метро использована в информационных целях (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК). Схема использована с соблюдением авторских прав. Имеется факт нарушения исключительных прав на схему метро, распространение листовок прекращено. Требование о выплате компенсации проигнорировано ответчиком. 

Истец не согласился с доводами ответчика и сообщил ответным письмом следующее: привлечение персонала не исключает рекламу на рынке труда, т.е. привлечение внимания потенциальных работников к конкретному работодателю; использование схемы метро, приобретенной у третьих лиц, не исключает факта нарушения исключительных прав, согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ; схема метро переработана без разрешения истца. На схему метро нанесена дополнительная графическая информация, что нарушает требования положений п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1266, пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. 

Указанные истцом обстоятельства в их совокупности послужили основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. 

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, Суд по интеллектуальным правам указал: «Суд кассационной инстанции признает несостоятельными ссылки заявителя кассационной жалобы об обратном, поскольку соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанций достаточным образом мотивированы, а материалами дела подтверждается переработка разработанной истцом схемы метро с имеющимися на ней товарными знаками. При этом на буклетах не были использованы тождественные товарным знакам обозначения в качестве общеупотребительных слов «московский метрополитен», напротив были использованы именно товарные знаки «М»/»МЦД» и произведение истца, в отношении которых у потребителей имеются устойчивые ассоциации. 

Поскольку товарные знаки зарегистрированы для услуг, в отношении которых ответчик фактически совершил использование путем распространения рекламных листовок, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о необходимости защиты исключительных прав на заявленные товарные знаки. 

Суды первой и апелляционной инстанций верно отметили, что несмотря на указание источника заимствования, ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал цели цитирования и оправданность фактического объема цитирования, что по смыслу статьи 1274 ГК РФ является еще одним условием для признания действий случаем свободного использования… В рамках настоящего дела суд первой инстанции установил, что в представленном истцом в обоснование размера компенсации сведениях о базовой стоимости лицензий вознаграждение определено за один год, в то время как оно не дифференцируется по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение. 

В решении суда первой инстанции отсутствует обоснование расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств. 

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что нарушение исключительного права на произведение образует не сама по себе его переработка, а лишь действия по последующему использованию переработанного произведения этим лицом любыми способами (в частности, по воспроизведению, распространению или доведению до всеобщего сведения), то при таком использовании совершается одно нарушение (нарушено правомочие на переработку). То есть действия лица, осуществившего переработку чужого произведения без согласия правообладателя, по использованию переработанного произведения любыми способами образуют одно нарушение. 

Вместе с тем указанные обстоятельства не были учтены судом первой инстанции при определении размера компенсации». 

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 368 000 руб. (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), компенсацию за нарушение авторских прав в размере 432 000 руб. (в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель). 

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. 

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. 

Определение судом компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации. 

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 3 статьи 1301 ГК РФ и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения либо товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. 

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака либо произведения исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика. 

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. 

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством. 

Как следует из материалов настоящего дела, компенсация рассчитана истцом на основании сведений о базовой стоимости лицензий из отчета № 19-3157006 от 06 февраля 2020 года (т. 1 л.д. 65-68). 

Как указано выше, в данном отчете вознаграждение определено за один год, оно не дифференцируется по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение. 

Определениями от 18 июля 2023 года, 27 сентября 2023 года суд предлагал истцу представить обоснование расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств, с учетом дифференцирования по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение. Определения суда истцом выполнены не были, соответствующее обоснование не представлено. 

При этом истцом при новом рассмотрении дела было заявлено ходатайство о назначении проведения судебной оценки рыночной стоимости прав использования объектов интеллектуальной собственности истца, предоставляемых на условиях простой (неисключительной) лицензии для разрешения следующего вопроса: какова рыночная стоимость прав использования объектов интеллектуальной собственности ГУП «Московский метрополитен», предоставляемых на условиях простой (неисключительной) лицензии? Объекты оценки: - товарный знак № 628184, дата регистрации: 30.08.2016, - товарный знак № 782445, дата регистрации: 09.11.2020, - схема метро, версии 4.2. (карта метро). Вид макета: общенавигационные элементы для подвижного состава (аббревиатура ВНС по альбому и макеты общенавигационных элементов малых форматов). 

Определением от 27 сентября 2023 года в удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы отказано, поскольку оснований для определения в рамках настоящего дела рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальной собственности у суда не имелось, с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам по настоящему спору. 

29 ноября 2023 года истец заявил повторное ходатайство о назначении судебной экспертизы, которое определением от 29 ноября 2023 года было отклонено судом на основании абзаца 3 пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», согласно которому, по смыслу части 3 статьи 24, пункта 2 части 1 статьи 127.1 АПК РФ суд вправе не рассматривать ходатайство, заявленное повторно тем же лицом и по тем же основаниям. 

Истец в своих объяснениях признаёт, что представленный им «отчет включает в себя все способы использования товарных знаков и схемы метро, а классы МКТУ и наименование товаров не учитываются при расчете стоимости права использования». 

При этом в прямом противоречии с постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2023 истец указал, что отчет не должен дифференцироваться по рубрикам и классам МКТУ, по способу использования. 

Однако именно на это Суд по интеллектуальным правам указал как на ошибку при первоначальном рассмотрении дела, поэтому при новом рассмотрении дела размер компенсации должен быть определён исходя из дифференциации по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что в данном случае истцом не представлено обоснование расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств, с учетом дифференцирования по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение. 

В материалы дела истцом представлен лицензионный договор от 12.12.2019г., согласно условиям которого, истец передал ООО «Искусство и книга» неисключительные права на ТЗ (товарные знаке) № 186404 - в отношении услуг в 35 классе МКТУ «Реклама», № 628184 - в отношении товаров 16 класса МКТУ «Открытки почтовые» (в общей сумме - 210 914 руб.). Договор заключен в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ – открытки почтовые, которые однородны товарам – листовки, поскольку относятся к одной родовой группе «печатные издания, рисунки, листовки», имеют одинаковые свойства, назначение, круг потребителей и условия реализации. 

Однако указанные в пункте 1.4. договора способы использования (размещение товарных знаков на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров и в рекламе товаров) не совпадают со спорным способом использования при распространении рекламных листовок по приему персонала. 

В представленном ответчиком в материалы дела письме ФАС России от 25.10.2023 указано, что объявления работодателей о приёме на работу, содержащие наименование работодателя, профиль деятельности организации, требования к кандидатам и сведения о предлагаемой работе, связаны с комплектацией штата предприятия и не направлены на привлечение внимания к товарам, формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на товарном рынке. 

С указанной оценкой согласен и суд при оценке такой услуги как распространение листовок по приему персонала. 

Объявление о вакансии, размещенное на листовке, совершенно очевидно не может считаться рекламой по смыслу ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», поскольку: не направлено на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; объект рекламирования - товар, как продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

При этом, трудовые правоотношения находятся вне поля товарных рынков, гражданского оборота и предпринимательской деятельности, что также подтверждается позицией государства (в лице Роструда, Социального фонда России, судов) о недопустимости оформления трудовых правоотношений посредством заключения гражданско-правовых договоров («Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022). 

Соответственно данный лицензионный договор не подлежит применению при расчете, поскольку нарушается принцип сходного способа нарушения. 

Представленное же ответчиком заключение патентного поверенного не может быть положено в обоснование расчета компенсации, поскольку в нем также не приведено дифференцирование по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение, а расчет произведен исходя из стоимости использования в течение 1 дня. 

Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам: «заключение лицензионного договора, например, на один день и для реализации одной единицы товара, маркированного товарным знаком, очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом. Вместе с тем, изложенное не означает, что суды при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не может учитываться установленная в представленном правообладателем лицензионном договоре продолжительность его действия и должна приниматься та продолжительность, которая предусмотрена лицензионным договором. 

Однако такая продолжительность не может быть определена ниже сложившегося в практике минимального срока, на который заключаются лицензионные договоры» (постановление от 20 января 2023 года по делу № А32-5372/2022). 

Кроме того, в представленном ответчиком заключении дается оценка использования ответчиком дизайны схемы метро как правомерной, разрешенной к использованию для таких целей автором указанного произведения. 

Из положений пункта 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. 

На основании изложенного, вследствие непредставления истцом обоснования расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств, с учетом дифференцирования по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение, у суда первой инстанции отсутствует возможность выполнить указания суда кассационной инстанции, суд же по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 постановления № 10), в связи с чем правовые основания для удовлетворения иска отсутствуют.

 

Между тем, указанный вывод суда сделан без достаточного исследования доказательств по делу.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

В соответствии с со статьей 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Арбитражный процессуальный кодекс) обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 6 марта 2012 г. N 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, в том числе относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

            Представитель истца в суде апелляционной инстанции повторно заявил ходатайство о назначении экспертизы для оценки рыночной стоимости прав использования объектов интеллектуальной собственности истца, предоставляемых на условиях простой лицензии для определения рыночной стоимости прав использования объектов интеллектуальной собственности истца.

            Апелляционным судом отказано в удовлетворении ходатайства, поскольку суд полагает возможным рассмотреть дело по имеющимся доказательствам, представленным в материалы дела.

            Доводы ответчика о том, что истцом не доказано использование товарных знаков при индивидуализации товаров, а также не доказано наличие самих товаров и их рекламы, отклоняются апелляционным судом, поскольку материалами дела подтверждается переработка разработанной истцом схемы метро с имеющимися на ней товарными знаками. 

Поскольку товарные знаки зарегистрированы для услуг, в отношении которых ответчик фактически совершил использование путем распространения рекламных листовок, истец имеет право на защиту исключительных прав на заявленные товарные знаки. 

            Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012г. № 8953/12 по делу № А40-82533/2011, размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. 

В соответствии с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, указанной в Постановлении от 11.04.2024г. № С01-337/2024 по делу № А15-5764/2022, судам недопустимо ставить нарушителя исключительного права в преимущественное положение перед правообладателем, недопустимо возникновение ситуации, при которой нарушение исключительного права оказалось бы финансово более выгодным, нежели заключение лицензионного договора с правообладателем используемого товарного знака, что может послужить стимулом к совершению дальнейших нарушений исключительного права.

Обычная хозяйственная практика заключения лицензионных договоров ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений с правообладателем товарного знака. В деловой практике Истца лицензионные договоры согласно выпискам из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в среднем, заключаются на несколько лет. 

В своих письменных объяснениях истец указал, что ГУП «Московский метрополитен» не предоставляет лицензии на один день, на один или несколько месяцев, поэтому представленный ответчиком контррасчет подлежит отклонению. 

Кроме того, контррасчет ответчика основан на стоимости товарных знаков и произведения без НДС, что неправомерно, учитывая тот факт, что стоимость права использования товарных знаков и произведения, на которой основаны заявленные Истцом исковые требования (в виде компенсации в двукратном размере такой стоимости), указана с учетом НДС. 

Также при обращении к истцу с заключением лицензионного договора ответчик уплачивал бы полную сумму лицензионного вознаграждения с учетом НДС. 

Если бы ответчик обратился к истцу за предоставлением лицензии, цена лицензионного договора для него составляла бы 400 000 рублей, исходя из расчета: 

65 000 + 119 000 + 216 000 = 400 000, где: 

- стоимость использования за товарный знак № 628184 – 65 000 рублей; стоимость использования за товарный знак № 782445 – 119 000 рублей; 

- стоимость использования за произведение графики и дизайна – схема линий Московского метрополитена - 216 000 рублей. 

Взыскание с ответчика компенсации в меньше размере не позволит восстановить имущественное положения истца вследствие нарушения его прав ответчиком и причинении истцу убытков в размере недополученного лицензионного вознаграждения, которое истец получил бы, если бы ответчик приобрел лицензию на использование товарных знаков истца, и способствует совершению дальнейших нарушений, поскольку ответчику экономически более выгодно (дешевле) продолжать совершать нарушения, чем заключить с истцом лицензионный договор. 

Поскольку ответчик не обратился к истцу за приобретением лицензии, а нарушил исключительные права на товарные знаки, то истец на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ и подпункта 4 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ взыскивает компенсацию в двукратном размере стоимости права использования произведения и товарных знаков. Иными словами, если бы поведение ответчика было добросовестным, то он уплатил бы истцу 400 000 рублей, при недобросовестном поведении, выразившемся в нарушении исключительных прав, данная сумма согласно правовой природе компенсации взыскивается в двукратном размере, а именно в размере заявленных исковых требований - 800 000 рублей.

 

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Таким образом, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. 

анная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства. Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. 

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, незначительный период нарушения, отсутствие вероятных убытков правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции полагает компенсацию в размере 400 000 рублей за нарушение исключительных прав истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению в указанном размере. 

Указанный размер компенсации, по убеждению апелляционной коллегии, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя. 

Расходы по государственной пошлине по иску и по апелляционной жалобе распределяются согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 февраля 2024 года по делу № А40-148865/22 отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лента-Центр» в пользу Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения графики и дизайна в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 500 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

 

Председательствующий судья:                                                            Е.А. Птанская 

 

Судьи:                                                                                                         Д.В. Пирожков 

 

                                                                                                            О.Н. Лаптева