Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

№ А32-39603/2020

г. Краснодар

11 мая 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 04 мая 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2022 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ершовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака №543558

при участии:

от истца: ФИО1 (посредством системы веб-конференции)

от ответчика: ФИО3 (посредством системы веб-конференции)

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края к ИП ФИО2 с требованиями о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 543558, рассчитанной в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2021 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2021 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.02.2021 г., а также постановление  Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2021 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Суд кассационной инстанции указал следующее:

- судам следовало установить, является ли осуществляемая ответчиком деятельность однородной в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров», обозначенных в пункте 162 Постановления № 10 и пункте Правил, а также используется ли это обозначение в гражданском обороте способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех услуг, для которых оно зарегистрировано;

- судам надлежало в целях установления наличия либо отсутствия однородности в рамках проверки сходства до степени смешения сравнить услуги (вид деятельности), фактически осуществляемые ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуги, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, в защиту которого был предъявлен иск;

- вывод судов о том, что продажа товара и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными, не соответствует методологии оценки однородности товаров и услуг;

- положения статьи 1477 ГК РФ и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания). В связи с этим выводы судов о том, что невозможно определить таким образом двукратный размер компенсации, являются несостоятельными.

Судебное заседание проведено с участием представителей сторон посредством системы веб-конференции.

Истец в судебном заседании настаивал на исковых требованиях.

Ответчик в судебном заседании против иска возражал.

В судебном заседании 25.04.2022 г. объявлялся перерыв до 11 час. 00 мин. 04.05.2022 г., по окончании которого судебное заседание продолжено с участием представителя ответчика - ФИО3 посредством системы веб-конференции.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец - ФИО1 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558, зарегистрированного 26.03.2001 г. в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Истец указывает, что товарный знак № 543558 используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиатов.

При этом, ответчик использует обозначение «Муравей» в качестве названия магазинов, находящихся по адресам: 

<

...> и 

<

...> без заключения с истцом лицензионного договора на использование товарного знака № 543558.

В подтверждение факта использования ответчиком спорного обозначения при осуществлении предпринимательской деятельности истец представил в материалы дела диск формата DVD с видеозаписями закупки товара в магазинах по вышеуказанным адресам.

03.03.2020 г. истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием о прекращении использования обозначения «Муравей», сходное до степени смешения с товарным знаком № 543558, выплате компенсации в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в двукратном размере от выручки, полученной ответчиком в течение трех последних лет с использованием спорного товарного знака.

Поскольку претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что истец не подтвердил факт использования им спорного товарного знака, в связи с чем, действия истца могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Также ответчик указывает на необоснованный размер предъявленной истцом ко взысканию компенсации. 

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или  иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Как было указано выше, истец - ФИО1 является правообладателем товарного знака «Муравей» по свидетельству Российской Федерации № 543558.

Спорный товарный знак является словесным - «МУРАВЕЙ».

Доводы ответчика о том, что истец не представил надлежащих доказательств использования им товарного знака при осуществлении предпринимательской деятельности, в связи с чем, действия истца являются злоупотреблением права, отклоняются судом ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются

Исследовав и оценив представленные как истцом, так и ответчиком документы, с пришел к выводу, что ответчиком было нарушено право истца на товарный знак, а истец, заявляя требование о защите своей интеллектуальной собственности, действовал в рамках закона, не допуская злоупотребления правом.

В соответствии с положениями статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак является имущественным.

Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями, но и подразумевает использование принадлежащего ему товарного знака в гражданском обороте.

В соответствии с п. 163 Пленума № 10 в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае правовая охрана спорного товарного знака № 543558 в установленном порядке не прекращена.

Как разъяснено в п. 154 Пленума № 10 неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Кроме того, согласно сведениям с официального сайта ФИПС (сервис «Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet в отношении спорного товарного знака заключен лицензионный договор с ФИО4 от 21.02.2020 г. № РД0326149, на основании которого указанному лицу предоставлена неисключительная лицензия на срок до 15.10.2024 г.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании истцом спорного товарного знака путем предоставления соответствующих прав третьим лицам.

Кроме того, суд отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в п. 154 Постановления Пленума № 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 г. по делу № А65-31822/2019, от 01.08.2019 г. по делу № А40-217899/2018, от 28.04.2022 г. по делу № А32-2250/2020.

Факт использования ответчиком спорного обозначения «Муравей» при осуществлении предпринимательской деятельности в магазинах по адресам: 

<

...> и 

<

...> подтверждается представленными в материалы дела видеозаписями.

Также обозначение «Муравей» размещено на кассовом чеке, выданном ответчиком во время закупки товара.

Доводы ответчика о том, что строение по адресу: 

<

...>, в котором он осуществляет предпринимательскую деятельность, принадлежит ООО «Муравей», который, в свою очередь, является правообладателем товарного знака «МУРАВЕЙ» № 389180, отклоняются судом, ввиду следующего.

ООО «Муравей» является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству № 389180 «МУРАВЕЙ торговый дом», зарегистрированного 11.09.2009 г. в отношении иных классов МКТУ – 01, 02, 11, 17, 19, 21, 22, 27, 37.

При этом, договор аренды нежилых помещений № 2019-03-Ар от 12.02.2019 г. заключен ответчиком с иным лицом – ИП ФИО5

По указанному договору аренды ответчику переданы во временное владение и пользование нежилые помещения по адресу: 

<

...> без какого-либо указания на наличие вывески магазина «Торговый дом «Муравей» и предоставления ответчику прав на использование данного знака обслуживания.

В пункте 162 Пленума № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен самим судом без назначения экспертизы на основе Правил рассмотрения заявки.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил № 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Оценивая сходство используемого ответчиком  обозначения «Торговый дом «МУРАВЕЙ» с принадлежащим истцу товарным знаком «МУРАВЕЙ» по звуковому, графическому и смысловому признакам сходства, суд приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений по этим признакам сходства за счет тождества доминирующего элемента «МУРАВЕЙ» используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, в то время как словесные элементы «Торговый дом», выполнены более мелким шрифтом, существенно не влияют на различительную способность обозначения «МУРАВЕЙ».

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления № 10 и указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство).

Чаще всего основанием для признания товаров (услуг) однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства).

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Нарушение своих исключительных прав истец усматривает в использовании ответчиком обозначения, сходного с принадлежащим истцу знаком обслуживания № 543558 на вывеске принадлежащего ответчику магазина при оказании услуг по продаже товаров.

Во исполнение указаний Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции при новом рассмотрении дела, сопоставив в рамках проверки сходства до степени смешения услуги (вид деятельности), фактически осуществляемые ответчиком с использованием спорного обозначения способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, и услуги, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, в защиту которого был предъявлен иск, установил следующее. 

Как следует из материалов дела, ответчик использует спорное обозначение при осуществлении деятельности по реализации товаров, являющейся идентичной (близкой к идентичности) услуге «реализация товаров» 42 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца.

При этом, в рамках настоящего дела вопрос о том, маркируются ли товары в магазине ответчика товарным знаком «МУРАВЕЙ», спорным не является. 

Судебная практика исходит из того, что однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (постановления Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № А74-5930/2019, от 25.11.2021 по делу № А32-39603/2020 и др.).

Продажа товара и оказание услуг по реализации товара являются тождественными.

При таких обстоятельствах, учитывая установленное судом сходство до степени смешения спорного обозначения и знака обслуживания, принадлежащего истцу, а также однородность осуществляемой ответчиком деятельности в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров» и использование спорного обозначения в гражданском обороте способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех услуг, для которых оно зарегистрировано, что свидетельствует о наличии вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком (знаком обслуживания) истца по свидетельству № 543558, суд приходит к выводу о нарушении ФИО2 исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Установленное судом нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака истца и использованного ответчиком обозначения.

Следует отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения с его товарным знаком.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Пленума № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Определенный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В абзаце 2 пункта 61 Пленума № 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2017 г. № С01- 1299/2016 по делу № А60-14066/2016, норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно. Согласно разъяснениям высших судебных инстанций размер компенсации, даже заявленный на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, действительно может быть снижен судом, однако такое снижение возможно только при соответствующем обосновании. При этом требование двукратности должно быть соблюдено, поскольку этот коэффициент на законодательном уровне признан соразмерным последствиям нарушения исключительных прав.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации.

Истец просит взыскать с ответчика – ИП ФИО2 компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 500 000 руб., определенном в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

В обоснование заявленной ко взысканию компенсации в сумме 500 000 рублей за период с 31.01.2019 г. по 02.03.2020 г., истец ссылается на то обстоятельство, что за соответствующий период ответчиком были оказаны услуги по реализации товаров на сумму 26 000 000 руб., в связи с чем, на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двойном размере - сумму 52 000 000 руб., вместе с тем, истец самостоятельно уменьшает сумму до заявленного им размера.

Положения статьи 1477 ГК РФ и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Истец в судебном заседании 25.04.2022 г. пояснил, что рассчитывает компенсацию на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости услуг по  реализации товаров.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 22.11.2021г. по данному делу указал, что исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом – на оспаривание доказываемой истцом стоимости товаров (услуг), либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

При новом рассмотрении спора ответчик на вопрос суда первой инстанции пояснил, что доводы о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, направлены на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушение одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем, ответчик не представил каких-либо доказательств в обоснование ходатайства о снижении размера компенсации ниже заявленного истцом размера, также как и доказательств, опровергающих рассчитанный истцом размер компенсации.

При этом, направляя данное дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 22.11.2021г. указал, что ответчик вправе оспорить стоимость оказанных услуг, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Ответчик не представил свой контррасчет компенсации, также как и доказательств в обоснование ходатайства о снижении ее размера. 

Ссылки ответчика на размер лицензионных платежей, которые подлежат уплате лицензиатами товарного знака истца в соответствии с заключенными истцом лицензионными договорами, не имеет значения для настоящего дела, поскольку избранный истцом способ расчета компенсации не основан на стоимости права использования товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. № С01-482/2021 по делу № А40- 57497/2020, от 21 апреля 2021 г. № С01-77/2021 по делу № А40-8288/2020

На основании вышеизложенного, ходатайство ответчика о снижении компенсации подлежит отклонению, а исковые требования истца о взыскании с ответчика компенсации в сумме 500 000 рублей. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 543558  следует удовлетворить.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате госпошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, за рассмотрение апелляционной жалобы, а также за рассмотрение кассационной жалобы подлежат возложению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 2 000 руб. за рассмотрение дела в первой инстанции, 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы, 3 000 руб. за рассмотрение кассационной жалобы. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН.

<

***>) в доход федерального бюджета 11 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Н.А. Ермолова