АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-20451/2018

28 мая 2019 года

г. Абакан

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2019 года. 

Решение в полном объёме изготовлено 28 мая 2019 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «МЭП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 600 000 рублей компенсации,

с участием  в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Илона» (ИНН 

<

***>, 1021900522687),

при участии представителей:

от истца – ФИО3 на основании доверенности от 04.03.2019,

от ответчика – ФИО4 на основании доверенности от 29.12.2018,

от третьего лица – ФИО4 на основании доверенности от 15.10.2018.

Индивидуальный предприниматель ФИО2  (далее - ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МЭП» (далее - ООО «МЭП») о взыскании 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 182764 (в порядке статьи 49 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. В части суммы компенсации пояснил следующее. 

Согласно бухгалтерской отчётности ответчика, за 2015 год выручка общества составила - 5 896 тысяч рублей, за 2016 год – 17 106 тысяч рублей, за 2017 год – 15 108 тысяч рублей. Следовательно, за последние три года до предъявления претензии, выручка ответчика составила более 38 млн. рублей. С учётом положений пп.2 п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.09.2011 №3602/11 истец считает вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в размере 600 000 рублей. 

Также указал, что согласно п.5 раздела II Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 32н, установлено, что доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ (оказания услуг), в связи с чем,  на основании абз.2 п.2 ст. 15 ГК РФ предприниматель считает, что вправе требовать выплаты упущенной выгоды не менее чем доход ответчика за последние три года, полученный с использованием товарного знака принадлежащего истцу.

Представитель ответчика исковые требования не признал. Просил обратить внимание, что в качестве доказательств истец представил суду распечатку сведений о товарном знаке №182764 содержащихся в государственном реестре товарных знаков, при этом, ссылка, где был получен, или кем выдан данный документ, истцом не представлена. 

Также, ответчик пояснил, что истец к своему исковому заявлению приложил видеозапись, из которой следует, что надпись из металлических букв «1000 мелочей», расположена на многоквартирном жилом доме, по адресу: 

<

...> площадью 788,1 кв.м. При покупке товара (мыла) в указанном магазине непродовольственных товаров, в чеке отражена информация о товаре и о продавце товара - ООО «МЭП», более никакой информации  данное доказательство не содержит. 

Другая видеозапись, представленная истцом, по мнению ответчика, подтверждает приобретение товара в магазине с вывеской «1000 мелочей» исполненной в другом формате над магазином смешанных товаров (продукты, одежда) площадью не более 50 кв.м., где в чеке, выданном при приобретении продуктов  питания (предположительно молочной продукции) содержится информация о продавце товара - ИП ФИО5. 

Ответчик обращает внимание суда на то, что при просмотре двух видеозаписей произведенных внутри вышеуказанных магазинов, очевидно наличие совершенно разного ассортимента товара. Наименование истца в представленных видеозаписях отсутствует, при этом, по пояснениям истца, товарный знак № 182764 используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазин «1000 мелочей», находящегося по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>. 

По мнению ответчика, необходимо отметить, что кроме как в иске, ни в каких  иных документах и доказательствах адрес - Республика Башкортостан, 

<

...> не приводится. В представленной в материалы дела распечатке сведений о товарном знаке № 182764, содержащихся в государственном реестре товарных знаков указан адрес истца: Республика Башкортостан, 

<

...>. 

Следовательно, считает ответчик, информации о том, что интеллектуальные права истца нарушены ответчиком, представленные доказательства не содержат.

Как пояснил ответчик, основное предназначение товарного знака это обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров других производителей или продавцов, в связи с чем, истец обязан документально подтвердить факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца; наличие права на взыскание компенсации, с учётом правообладателя - кем, согласно представленной истцом распечатки сведений о товарном знаке, является общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма «1000 Мелочей»; представить лицензионный договор о предоставлении права использования спорного товарного знака.

Истцом, по мнению ответчика, в материалы дела таких доказательств не представлено.

Как указывал ответчик, согласно пункту 3.1. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Из письменных пояснений истца и представленных доказательств, по мнению ответчика, не видно каким образом истцом реализуется исключительное право на товарный знак, а также права его использования. Истцом не представлены документы на товарный знак по свидетельству № 182764 зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров за истом, и подтверждающий исключительное право на товарный знак в отношении 42 класса МКТУ. Из произведенных истцом видеозаписей, по мнению ответчика,  видно, что вывески над магазинами имеют разное изображение, как по форме, так и по написанию. В обоснование доводов ссылается на решение суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 по делу № СИП-107/2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением  «1000  мелочей»  по свидетельству Российской Федерации № 182764, согласно которого на момент судебного разбирательства срок действия регистрации (правовой охраны) спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 182764 истёк 30.11.2015. Считает, что исходя из данного судебного акта, обстоятельства, связанные с наличием у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также с неиспользованием товарного знака ответчиком, не требуют исследования в указанном деле и исковые требования предпринимателя не подлежат удовлетворению.

Помимо изложенного, ответчик просил обратить внимание суда на то, что  аналогичные дела с участием ИП ФИО2 в качестве истца по спорам связанным с использованием интеллектуальных прав в отношении товарного знака «1000 мелочей» рассматривались арбитражными судами и судом по интеллектуальным правам на территории Российской Федерации (решением Арбитражного суда Орловской области от 25 декабря 2018 года по делу № А48-7592/2018 ИП ФИО2 было отказано в удовлетворении иска о взыскании 50 000 рублей составляющих компенсацию за незаконное использование товарного знака). 

Также, в обоснование возражений, ответчик пояснил, что занимает торговую площадь, расположенную в помещении 59Н, площадью 667,5 кв.м. и в части помещения 58Н площадью 120,6 кв.м. принадлежащих ООО «Фирма «Илона», что подтверждается выписками из ЕГРН от 07.11.2016 и свидетельством о регистрации права от 05.09.2002 серии 19 МЮ № 104343, в котором помещение именовалось 057Н, и которое впоследствии было разделено на два нежилых помещения 58 Н и 59Н. Поскольку ответчик арендует указанные помещения, пояснил, что не может указать конкретную дату монтажа вывески расположенной на козырьке многоквартирного жилого дома  по адресу: 

<

...> над помещениями 59Н, 58Н. С учётом того, что ООО «МЭП» самостоятельный монтаж надписи «1000 мелочей» на указанном многоквартирном жилом доме не производило, собственником нежилых помещений не является и как товарным знаком вывеской «1000 мелочей» не пользуется, в связи с чем, является ненадлежащим ответчиком по делу. Данное обстоятельство, по мнению ответчика, подтверждается решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 06.05.2006 по делу № А74-1351/2006, согласно которому,  магазин с наименованием «1000 мелочей» расположенный по адресу 

<

...> существовал на дату 01.05.2005 и находился в пользовании у индивидуального предпринимателя ФИО6.

Дополнительно ответчик пояснил, что 25.08.2018 собственник арендуемого ответчиком помещения произвёл демонтаж вывески «1000 Мелочей» располагавшейся на козырьке многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Советская 96 в г. Черногорске над помещением 59Н и части 58Н. 

12 октября 2018 года собственник нежилых помещений заключил договор оказания услуг № 17/10, согласно которого исполнителем выполнены работы по изготовлению и монтажу объемных световых букв вывески с наименованием «ф ИЛОНА ф» помещений 59Н и части 58Н. расположенных по адресу: 

<

...> что подтверждается вышеуказанным договором (актом № 34 от 02.11.2018 подтверждается факт выполнения работ по изготовлению и установке указанной вывески был приняты заказчиком ООО «Фирма «Илона»).

Истец с доводами ответчика не согласился, указав, что довод о том, что видеозапись покупки товара в магазине ответчика ничего не содержит кроме информации о товаре и продавце товара, не правомерен, поскольку в видеозаписи видно название магазина «1000 мелочей». Довод ответчика о том, что очевидно наличие совершенно разного ассортимента товара в магазинах лицензиата товарного знака, также по мнению истца  является неправомерным, поскольку лицензиат товарного знака осуществляет продажи товаров разнообразного ассортимента, что видно из видеозаписи, в том числе товаров для дома. Довод о том, что адрес магазина лицензиата товарного знака ни в каких доказательствах не приводится, не правомерен, поскольку из представленной видеозаписи видно, что  в чеке указан адрес местонахождения магазина. Довод о том, что в распечатке сведений о товарном знаке №182764 имеется адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>, не имеет значения для дела, поскольку данный адрес указан как адрес истца (который в настоящее время является иным), а адрес местонахождения в товарном знаке не указан. Довод о том, что из представленной истцом распечатки следует, что правообладателем товарного знака является общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма «1000 Мелочей» является неправомерным, поскольку, как следует из этой распечатки, 29.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) внесена запись о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора на имя ООО «Шаман», а 31.05.2017 внесена запись о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг на имя истца. Информация о продлении срока действия товарного знака имеется в представленной распечатке сведений из Госреестра о товарном знаке. Относительно довода о необходимости доказывания нарушения ответчиком прав истца, истец отмечает, что нарушение прав следует из того, что ответчик использует обозначение «1000 мелочей», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении деятельности по реализации товаров, которая является однородной услуге «реализация товаров 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца. Довод о том, что вывески над магазинами имеют абсолютно разное изображение по форме и написанию, не правомерен, поскольку и используемое ответчиком обозначение и товарный знак истца содержат тождественный словесный элемент «1000 мелочей».

В обоснование возражений на отзыв истец также сослался на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 № С01-187/2015 по делу №СИП-838/2014, согласно которого, отдельные графические отличия (наличие в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов) не влияют на сходное восприятие этих обозначений, поскольку ассоциирование их в целом достигается за счёт включения в состав семантически, графически и фонетически сходных словесных элементов, при восприятии обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. Также сослался на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2018 по делу №СИП-327/2018, где судом признаны сходными до степени смешения товарный знак №182764 «1000 мелочей» и товарный знак №476776 «СТО ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ».

Считает необоснованным довод ответчика о том, что решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 по делу №СИП-107/2016 по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №182764 «1000 мелочей» установлено, что срок действия данного товарного знака истек, поскольку, как следует из Госреестра, 30.05.2017 внесена запись о продлении срока действия товарного знака, что следует из распечатки сведений из Госреестра о данном товарном знаке, имеющёйся в материалах дела. 

Просил обратить внимание суда на то, что актуальные сведения о товарных знаках, зарегистрированных в Российской Федерации имеются в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности http://wwwl .fips.ru/.

Считает неправомерной ссылку на решение Арбитражного суда Орловской области от 25.12.2018 по делу №А48-7592/2018, поскольку решение принято по иным обстоятельствам дела, в котором суд решил, что ответчиком доказано более раннее использование коммерческого обозначения, чем дата приоритета товарного знака истца, тогда как по настоящему делу товарный знак №182764 зарегистрирован с приоритетом, значительно ранним, чем дата начала осуществления ответчиком деятельности.

Довод ответчика о том, что 25.08.2018 произведен демонтаж вывески «1000 мелочей» по мнению истца, является лишь признанием незаконности использования этого обозначения, но не отменяет как факт использования этого обозначения, так и установленную законом ответственность за это.

В обоснование иска в материалы дела истец представил копию лицензионного договора с ИП ФИО5, «покадровку» из видеозаписи, на которой изображены промышленные товары, продающиеся в магазине.

Ответчик, возражая по представленным доказательствам, указал, что из «покадровки» из видеозаписи товаров видно, что реализуемый товар не соответствует товару, который реализуется ответчиком.

Выслушав доводы сторон, изучив представленные сторонами документы, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 04.05.2011 Межрайонной ИФНС № 39 по Республике Башкортостан.

ФИО2 является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, включающий графический элемент в виде круга, с расположенным внутри словесно-буквенным  элементом «1000 мелочей», выполненным кириллическим шрифтом, за номером государственной регистрации 182764 с датой приоритета 30.11.1995, зарегистрированного 20.12.1999 в отношении услуг Международной классификации товаров и услуг:

- 35 класса: реклама; телевизионная реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников, изучение рынка; помощь по управлению коммерческими и промышленными операциями; экспертиза деловых операций; услуги в области общественных отношений; изучение общественного мнения; публикация рекламных текстов; экспортно-импортные операции; аудиторские услуг; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин; оценка деловых операций; прогнозирование экономическое; агентства по коммерческой информации; информация по деловой активности; информация статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса;

- 42 класса: юридическая служба; создание новых видов товаров; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по охране авторских и смежных прав; промышленный и научные исследования и разработки; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки (услуги); охрана личная; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; реализация товаров, в том числе через магазины; контроль качества; бронирование мест в гостиницах; предоставление оборудования для выставок; составление программ для компьютеров; услуги по оформлению интерьера; консультации по вопросам безопасности.

В Госреестре 20.12.1999 зарегистрирован товарный знак № 182764, с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак 30.11.2025. Правообладателем товарного знака указан ФИО2 , проживающий по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>.

29 мая 2017 состоялась государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без договора к правообладателю ООО «Шаман».

31 мая 2017 ООО «Шаман» передало исключительное право на товарный знак 182764 ФИО2 (основание договор №РД0224284 от 31.05.2017).

Это также подтверждается представленной по запросу суда справкой Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в отношении информации о товарном знаке за № 182764. 

Между  ООО «Фирма «Илона» (арендодатель) и ООО «МЭП» (арендатор) 01.03.2018 заключён договор №02-А аренды недвижимого имущества, по условия которого арендодатель передал во временное владение и пользование части помещения 58Н и помещения 59Н площадью 788,1 кв.м., расположенных на первом этаже по адресу: 

<

...>. 

На основании акта приема-передачи от 01.03.2018 указанное имущество передано в аренду.

Представленными в материалы дела Выписками из ЕГРН от 07.11.2016 и свидетельством о государственной регистрации права от 05 сентября 2002 серии 19 МЮ №104343, подтверждено право собственности ООО «Фирма «Илона» на нежилое помещение № 057Н расположенное по адресу: 

<

...>.

Ссылаясь на то, что ответчик использует товарный знак № 182764 (обозначение «1000 мелочей») при осуществлении деятельности по реализации товаров без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив доводы искового заявления, а также представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичная правовая позиция применима по делам, связанным защитой исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

При этом по смыслу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, применительно к указанной норме признаками противоправности использования другим лицом в фирменном наименовании иного объекта интеллектуальной собственности являются: во-первых, тождественность используемого обозначения фирменному наименованию или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными лицами аналогичной (однородной) деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Вместе с тем в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ нарушение исключительного права истца на товарный знак путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца может иметь место только в отношении видов деятельности, осуществляемых одновременно и истцом, и ответчиком, в связи с чем, восстановление нарушенных прав истца на спорный товарный знак, возможно посредством удовлетворения требования о запрете использования фирменного наименования ответчика лишь в отношении определенных видов работ, тогда как право выбора относительно того, менять ли свое фирменное наименование или прекращать осуществление определенных видов деятельности, остается за лицом, признанным нарушителем прав товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с учётом положений статьи 1225 ГК РФ товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности, в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

На момент обращения с иском в Госрестре 20.12.1999 зарегистрирован товарный знак № 182764, с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак  30.11.2025. Правообладателем товарного знака указан ФИО2

Таким образом, истец является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) «1000 мелочей»  в отношении товаров (услуг) 35 и 42 классов МКТУ (в том числе закупка и реализация товаров.

Суд признает несостоятельным довод ответчика о том, что в приложенной истцом видеозаписи видно, что  при покупке товара (мыла) в  магазине непродовольственных товаров с вывеской «1000 мелочей», в чеке отражена информация о товаре и о продавце товара - ООО «МЭП» и более никакой информации  данное доказательство не содержит, а другая видеозапись, представленная истцом,  по мнению ответчика, подтверждает приобретение товара в магазине с вывеской «1000 мелочей» исполненной в другом формате над магазином смешанных товаров (продукты, одежда) площадью не более 50 кв.м., где в чеке, выданном при приобретении продуктов  питания (предположительно молочной продукции) содержится информация о продавце товара - ИП ФИО5, в связи с чем, по мнению ответчика, при просмотре двух видеозаписей произведенных внутри вышеуказанных магазинов очевидно наличие совершенно разного ассортимента товара, а наименование истца в представленных видеозаписях отсутствует.

Ответчик не оспаривает тот факт, что в магазине под спорной вывеской «1000 мелочей» оказывал услуги по розничной реализации товаров.

Следовательно, суд считает, что фактически ООО «МЭП»  осуществляло деятельность по продвижению товаров для третьих лиц, и, проведя анализ услуг, оказываемых ответчиком и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с учётом представленных доказательств, суд установил, что данные услуги являются однородными.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется.

Наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Таким образом,  обозначение «1000 мелочей» не имеет различительной способности.

Также необходимо отметить, что оказываемые ответчиком услуги и используемые им словесные обозначения сами по себе не просто сходные до степени смешения, а имеют тожественные обозначения.

Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482).

В пункте 42 Правил № 482 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность содержащихся признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Таким образом, в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учётом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку защищаемый товарный знак является комбинированным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учёту влияние изобразительного элемента.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Исходя из данных разъяснений Президиума ВАС РФ, суд может разрешить вопрос о сходстве до степени смешения обозначений без проведения по делу судебной экспертизы.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются заключения экспертов.

Ответчик своим правом на ходатайство о проведении экспертизы не воспользовался. 

Вместе с тем, судом установлено, что словесное сочетание «1000 мелочей» как элемент средства индивидуализации истца и фирменное наименование магазина в котором располагается ответчик – «1000 мелочей» являются текстуально тождественными.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Разрешение на такое использование товарных знаков правообладателя путём заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно использование товарного знака № 182764 обществом с ограниченной ответственностью «МЭП»  в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав правообладателя.

В силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В силу пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Наличие у предпринимателя исключительного права на товарный знак № 182764, равно как и использование ООО «МЭП сходного до степени смешения с этим товарным знаком обозначения, установлено судом, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств.

Ссылка ответчика на пункт 3.1. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, признана судом несостоятельной, в связи с тем, что данный документ утратил силу, в связи с изданием Приказа Роспатента № 128 от 24.07.2018.

В настоящее время утверждены Правила № 482. Пунктом 45 данных правил предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оценивая доводы ответчика о том, что из произведенных истцом видеозаписей видно, что вывески над магазинами имеют  разное изображение, как по форме, так и по написанию, суд пришёл к выводу о том, что истец правомерно констатировал сходство словесного элемента «1000 мелочей», расположенного по адресу: 

<

...> со словесным элементом товарного знака 182764, принадлежащего ИП ФИО2 как  правообладателю. 

При этом суд указывает, что отдельные графические отличия (наличие в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов) не влияют на сходное восприятие этих обозначений, поскольку ассоциирование их в целом достигается за счёт включения в состав семантически, графически и фонетически сходных словесных элементов. В свою очередь, с учётом критериев сравнения, приведенных в вышеуказанных положениях Правил, суд обратил внимание на то, что при восприятии обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Довод ответчика о том, что собственником занимаемых им помещений является третье лицо - ООО «Фирма «Илона», что подтверждается выписками из ЕГРН от 07.11.2016 и свидетельством о регистрации права от 05.09.2002 серии 19 МЮ № 104343, в связи с чем, ООО «МЭП» является ненадлежащим ответчиком по делу, подлежит отклонению как не имеющий правового значения.

Кроме того, вывеска «1000 мелочей», размещенная на здании, отображенная на видеозаписи   свидетельствует об оказании услуг по реализации товаров промышленного назначения. То есть, из спорной вывески следует, что товарным знаком, принадлежащим истцу, идентифицировалась услуга по продаже розничных товаров.

 Данное обстоятельство следует из представленных в материалы дела фотографий продаваемых в магазине промышленных товаров, следовательно, материалами дела подтверждается реализация товаров именно ответчиком, фактическая переда товара именно данным лицом.

Довод ответчика о том, что из письменных пояснений истца и представленных доказательств не видно каким образом истцом реализуется исключительное право на товарный знак, а также права его использования, а кроме того истцом не представлены документы на товарный знак по свидетельству № 182764 зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ - реализация товаров за истом, и подтверждающий исключительное право на товарный знак в отношении 42 класса МКТУ, судом отклоняется, в связи со следующим.

Согласно представленной Роспатентом справки в отношении информации о товарном знаке № 182764, спорный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35-го и 42 классов МКТУ; в том числе, закупка и реализация товаров.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-261/2014 отмечено, что под услугой 42-го класса МКТУ «реализация товаров» понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. В пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ» отмечено, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим. При составлении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учётом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать.

В данном письме также указано, что для обозначения услуг, в той или иной степени связанных с торговой деятельностью, кроме термина «продвижение товаров для третьих лиц», могут быть использованы иные термины, содержащиеся в 35 классе МКТУ. Услуги по розничной продаже товаров в зависимости от ассортимента товаров могут быть отнесены не только к 35 классу МКТУ.

Согласно пояснениям, содержащимся в МКТУ, к 35 классу, в частности, относятся сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины.

В данном случае общество  использовало товарный знак «1000 мелочей» при демонстрации реализуемых товаров (размещении товаров для удобства изучения и приобретения покупателями) и продвижении этих товаров (для третьих лиц), то есть в той же деятельности, для которой товарный знак «1000 мелочей» зарегистрирован за ИП ФИО2 с учётом привязки к 35 и 42 классам.

При таких обстоятельствах имеется угроза смешения рядовым потребителем товаров, реализуемых ООО «МЭП», с товарами, реализуемыми ИП ФИО5 по лицензионному договору от 14.07.2017.

Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью, произведенной представителем истца в порядке статей 12 и 14 ГК РФ. Данные обстоятельства подтверждаются видеозаписью покупки товара; фотографиями продаваемой продукции.

В результате использования обозначения «1000 мелочей» ответчиком у потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь ответчика как лица, участвующего в коммерческой деятельности, с предоставляемыми в магазине услугами, к которым следует отнести демонстрацию товаров, продвижение товаров (для третьих лиц).

Оценивая довод ответчика о том, что действующее гражданское законодательство не содержит понятия «неисключительные права», суд отмечает следующее.

В соответствии с действующим законодательством распоряжение исключительным правом осуществляется двумя способами (п. 1 ст. 1233 ГК РФ):

1. Договор об отчуждении исключительного права, при заключении которого происходит отчуждение исключительного права по договору другому лицу (ст. 1234 ГК РФ).

2. Лицензионный договор, при заключении которого происходит предоставление другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ).

Выделяется два вида лицензионных договоров (ст. 1236 ГК РФ):

- исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- неисключительная (простая) лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Таким образом, право пользования результатом интеллектуальной деятельности одним лицензиатом наряду с правообладателем и иными лицензиатами предоставляется по договору неисключительной лицензии. Как следствие, с точки зрения терминологии действующего законодательства под неисключительными правами понимаются права пользования результатами интеллектуальной деятельности, предоставляемые на основании неисключительной лицензии.

Суд отмечает, что в соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное толкования термина «неисключительные права» не позволяет раскрыть его содержание через нормы действующего законодательства. 

Вместе с тем, в контексте рассматриваемого спора, суд делает вывод о том, что использование истцом в лицензионном договоре с ИП ФИО5 формулировки «неисключительное право» предполагает термин «право использования результатов интеллектуальной деятельности на условиях неисключительной лицензии», что также подтверждается  анализом случаев использования термина «неисключительные права» в официальных документах - Письмо Минфина России от 16.09.2016 №03-07-07/54217, Письмо Минфина России от 28.04.2017 №03-07-08/25926, а также судебных актах, в которых дается толкование положений договоров о предоставлении неисключительных прав - Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2017 №С01-308/2017 по делу №А11-3654/2016, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2016 №С01-660/2016 по делу №А56-59702/2015, что позволяет суду заключить, что понятие «неисключительные права» понимается в том же значении, как указано выше.

Довод ответчика о том, что ООО «МЭП» самостоятельный монтаж надписи «1000 мелочей» на указанном многоквартирном жилом доме не производило, не влияет на выводы суда.

Довод ответчика о том, что собственник арендуемого ответчиком помещения в настоящее время произвел демонтаж вывески «1000 Мелочей» располагавшейся на козырьке многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Советская 96 в г. Черногорске над помещением 59Н и части 58Н судом также не принимается, в связи со следующим.

Факт размещения вывески «1000 Мелочей» располагавшейся на козырьке многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Советская 96 в г. Черногорске над помещением 59Н и части 58Н подтверждён материалами дела, в том числе не оспорен ответчиком, то обстоятельство, что вывеска в данный момент демонтирована не имеет правового значения.

На основании вышеизложенного, при наличии имеющихся в деле документов, также не имеет правового значения в рассматриваемом деле, довод ответчика о наличии  аналогичных дел с участием ИП ФИО2 в качестве истца по спорам связанным с использованием интеллектуальных прав в отношении товарного знака «1000 мелочей», в удовлетворении которых истцу было отказано в удовлетворении иска.

С учётом всех обстоятельств дела, суд пришёл к выводу о наличии между двумя обозначениями такого сходства, которое влечёт возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом.

На основании изложенного, учитывая установленный судом факт использования ответчиком товарного знака, в защиту которого предъявлен настоящий иск, в отношении услуг, для которых он зарегистрирован либо однородным им, суд полагает правомерными доводы истца о наличии оснований для удовлетворения его требований.

Заявленный размер компенсации предъявлен истцом с учётом показаний прибыли ответчика за 2015, 2016, 2017 годы, наличие которой ответчик не оспаривает, представив в материалы дела упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015, 2016, 2017 годы, свод показателей финансовых результатов бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Суд указывает, что установление факта нарушения исключительного права на товарный знак является достаточным основанием для удовлетворения требования имущественного характера о взыскании компенсации (пункт 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему товарного знака при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Учитывая вышеизложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом характера допущенного нарушения, суд удовлетворяет требования истца, взыскивая с ответчика 600 000 рублей компенсации.

Государственная пошлина по делу составила 15 000 рублей, оплачена истцом при подаче иска в сумме 2 000 рублей. В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения дела расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Также с ответчика в доход федерального бюджета подлежат взысканию 13 000 рублей государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЭП» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2  600 000 (шестьсот тысяч) рублей компенсации, а также 2 000 (две тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЭП» в доход федерального бюджета 13 000 (тринадцать тысяч) рублей государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента  его принятия.

Жалоба  подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья           А.В. Лиходиенко

                   А.В. ЛиходиенкоЛиходиенко А. В.