АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11068/2023

г. Ярославль

19 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения принята  07 февраля 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Тепениной Ю.М. 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя ФИО2

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО3 ФИО4

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 50 000 руб. (с учётом уточнения – 92 857 руб.),

 

при участии:

от истца – не явились (извещены),

от ответчика – не явились (извещены), 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – ИП ФИО2) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением (с учётом уточнения требований, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ) о взыскании с ФИО5 92 857 руб. компенсации, рассчитанной в порядке пп. 2 п. 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ. Также данный участник процесса просил возместить расходы на уплату государственной пошлины, 50 руб. стоимости товара, 133 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки ЕГРИП, 8 000 руб. расходов на фиксацию нарушения.

Определением суда от 06.07.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Для предоставления ответчику возможности ознакомиться с уточнением и выразить позицию по требованиям истца, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Стороны явку представителей не обеспечили.

Определения суда о дате, времени и месте рассмотрения заявления, направленные в адрес ответчика, возвращены отделением связи с пометками "истек срок хранения". В силу статьи 121, пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данный участник процесса считается извещенным о судебном заседании надлежащим образом.

Дело рассматривается судом без участия представителей сторон на основании положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав представленные (в том числе, в электронном виде) доказательства, суд исходит из следующего.

Согласно свидетельству на товарный знак N 359303, зарегистрированному в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2008, ИП ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак N 359303 (в виде словесного обозначения "KAIZER"). Срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025.

Согласно кассовому чеку от 22.02.2023 на общую сумму 1 940 рублей, видеосъемке в торговой точке ФИО6 по адресу: 

<

...> предложен к продаже и реализован товар – гребень.

В адрес ответчика направлена претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак и выплате компенсации.

Оставление претензионных требований без удовлетворения послужило основанием для обращения ИП ФИО2 с иском в суд.

Оценив доводы истца, представленные (в том числе, в электронном виде) доказательства, суд руководствуется следующим.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

ИП ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак N 359303 (в виде словесного обозначения "KAIZER").

Обстоятельства реализации спорного товара подтверждены материалами дела (чек, видеозапись, спорный товар), ответчиком не опровергнуты. Разрешение правообладателя на право использования товарного знака у ответчика отсутствует.

Следовательно, нарушение ответчиком исключительных прав истца доказано.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Общество заявило требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в размере стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного от 24.07.2020 N 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

По расчету истца, исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 06.04.2021, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 составит: (1 300 000 рублей / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения) *2 = 92 857 рублей.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО2 и ООО Торговый Дом "КЬЮТ-КЬЮТ" заключили лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на использование товарного знака по свидетельству N 359303 в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 11, 21, 26 35, 44 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 договора лицензиат выплачивает лицензиару за предоставление права использования товарного знака N 359303 комбинированное вознаграждение: разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 рублей и ежемесячный платеж в форме роялти в размере 300 000 рублей (фиксированное вознаграждение).

В соответствии с пунктом 2.3 договора паушальный платеж лицензиат уплачивает в течение 10 календарных дней с даты регистрации предоставления права на использование товарного знака по договору в Роспатенте.

В хозяйственной практике термин "паушальный платеж" используют с целью обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Разовый паушальный платеж - это единоразовое фиксированное вознаграждение за право пользоваться предметом Лицензионного договора до того, как будет получен экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку. Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно дополнительному соглашению от 03.05.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 в лицензионный договор сторонами были добавлены пункты 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 следующего содержания: "2.9. Указанная в п. 2.4. настоящего договора сумма роялти в виде фиксированных ежемесячных платежей не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

2.13. Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем срок действия договора, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования.

2.14. Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем 1 месяц, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.4. настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования в соответствующем месяце.

Также сторонами подписано дополнительное соглашение от 08.12.2022, в котором стороны согласовали новую редакцию п. 2.4 договора.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего дела следует определить размер компенсации в двукратном размере ежемесячного платежа в форме роялти по лицензионному договору от 06.04.2021 за предоставление права использования товарного знака N 359303 (с  учётом ред. п. 2.4 в дополнительном соглашении от 08.12.2022).

При этом разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 1 000 000 рублей по лицензионному договору от 06.04.2021 при расчете размера компенсации судом не учитывается на основании следующего.

Так, согласно условиям дополнительного соглашения от 03.05.2021 к лицензионному договору от 06.04.2021, сторонами добавлен пункт 2.8: сумма разового паушального платежа является фиксированной, оплачивается за предоставленное право использования объекта интеллектуальной собственности и не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

Сопоставляя условия пункта 2.8 лицензионного договора от 06.04.2021 с обстоятельствами совершенного ответчиком нарушения, суд учитывает, что ответчиком совершено разовое нарушение по розничной реализации одного малоценного контрафактного товара, а деятельность ответчика явно не соответствует деятельности лицензиата ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ, в связи с чем сумма разового паушального платежа в фиксированном размере 1 000 000 рублей не может быть учтена в формуле расчета размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, за допущенное ответчиком нарушение.

Таким образом, размер компенсации за незаконное использование товарного знака N 359303 ответчиком составит 28 571,43 руб. (400 000 рублей / 7 классов МКТУ / 4 способа использования) х 2).

Примененный алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 № 10.

Судебные расходы (государственная пошлина, почтовые расходы, расходы на получение выписки ЕГРИП, расходы по приобретению товара) подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорциональной удовлетворенным требованиям.

Вместе с тем судом установлено, что факт несения истцом судебных расходов на оплату услуг по фиксации нарушения в размере 8 000 руб. не подтвержден, поскольку доказательств несения истцом указанных расходов в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах возложение на ответчика бремени несения указанных расходов является необоснованным.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Бабаева Афгана Зохраба Оглы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 28 571,43 руб. компенсации, а также 1 143 руб. в порядке возмещения расходов истца на уплату государственной пошлины, 40,92 руб. почтовых расходов, 15,39 руб. стоимости товара, 61,54 руб. в возмещение расходов на получение выписки. В остальной части иска отказать.

Контрафактный товар уничтожить.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 714 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Ю.М. Тепенина