/

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-13978/2017

04 декабря 2017 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена  30 ноября 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме  04 декабря 2017 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Третьяковой Н.О.

судей  Дмитриевой И.А., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания:  Голованюк Е.М.

при участии:  

от истца (заявителя): Сабитов Т.И. – доверенность от 25.01.2017;

от ответчика (должника): Гринева А.А. – доверенность от 22.11.2017;

Севастьянова В.Н. – доверенность от 24.03.2017;

Усков В.В. – доверенность от 24.03.2017;

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер13АП-25198/2017, 13АП-25201/2017) АО "Производственное объединение "Завод имени Серго", ООО "Центрхолод" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.08.2017 по делу № А56-13978/2017 (судья Виноградова Л.В.), принятое

 

по иску АО "Производственное объединение "Завод имени Серго" (АО «ПОЗиС»)

к ООО "Центрхолод"

о взыскании 

 

установил:

Акционерное общество «Производственное объединение «Завод имени Серго», место нахождения: 422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4, ОГРН 1111673003276 (далее – истец,  АО «ПОЗиС») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением  о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Центрхолод» место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17, ОГРН 1137847168216 (далее – ответчик, ООО «Центрхолод») 35 533 332 руб. компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

        Решением суда от 09.08.2017 заявление удовлетворено частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 1 000 000 руб. В остальной части иска отказано. 

       Решение суда обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

       Истец, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда отменить в части снижения размера компенсации и принять по делу новый судебный акт. По мнению АО «ПОЗИС», ввиду непредставления ответчиком мотивированного заявления о снижении размера компенсации, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для снижения размера заявленной суммы компенсации.

        Ответчик в своей апелляционной жалобе просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. По мнению ООО «Центрхолод», суд первой инстанции дал неверное толкование положений статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) применительно к обстоятельствам настоящего дела; необоснованно посчитал подтвержденным расчет компенсации, заявленной истцом в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ; применил не подлежащий применению подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ без соответствующего заявления истца.

        В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы, приведенные в апелляционных жалобах.

       В судебном заседании, состоявшемся 23.11.2017, объявлен перерыв до 09 час. 50 мин. 30.11.2017. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда с участием представителя ответчика. Истец в судебное заседание не явился, направил посредством электронной почты письменные пояснения по делу.

        Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем товарного знака POZIS по свидетельствам: 477548 в отношении товаров 07 (холодильная техника) и 11 классов МКТУ с датой приоритета 18 апреля 2011 года, срок действия до 18 апреля 2021 года; 352783 в отношении товаров 07 (холодильная техника), 11, 12 и 13 классов МКТУ с датой приоритета 08 июня 2007 года, срок действия до 08 июня 2017 года.

АО «ПОЗиС» является производителем холодильного оборудования, используемого в различных отраслях, в том числе в фармацевтической деятельности.

В сервисе «Яндекс. Директ» АО «ПОЗиС» обнаружило использование принадлежащего ему товарного знака, а именно, размещение ООО «Центрхолод» рекламного объявления, содержащего текст «Фарм холодильник Позис». Указанный текст использовался в самой рекламной ссылке, являлся частью самого рекламного объявления, входил в его содержание и демонстрировался пользователям.  Данное обстоятельство подтверждается Протоколами осмотра интернет-сайта в порядке обеспечения доказательств от 13.10.2015 № 16АА 3034047, от 14.10.2015 № 16АА 3000158, от 12.01.2016 № 16АА 3205927, от 26.02.2016 № 16АА 3251938.

В ходе проведенной УФАС по Санкт-Петербургу по заявлению АО «ПОЗиС», проверки выявлено, что использованные ООО «Центрхолод» в рекламном объявлении словесные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком АО «ПОЗиС» и нарушают исключительные права АО «ПОЗиС» на товарный знак. Управление ФАС по Санкт-Петербургу 08.04.2016 выдало ответчику предупреждение (исх. № 78/6988/16) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В соответствии с письмом ООО «Центрхолод» от 06.05.2016 года № 0506-16, ответчик выполнил предупреждение Управления ФАС по Санкт-Петербургу, признаки нарушения антимонопольного законодательства устранил.

27.01.2017 АО «ПОЗиС» направило в адрес ответчика претензию с просьбой  возместить компенсацию за нарушение исключительных прав АО «ПОЗиС» на товарный знак, размер которой определен на основании отчета № 5628 об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: Совокупности товарных знаков АО «ПОЗиС» и Неисключительного права использования товарного знака POZIS за 2015 год выполненного ООО «Аудэкс».

Оставление ООО «Центрхолод» данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения АО «ПОЗиС» в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, признав доказанным факт неправомерного использования ответчиком товарных знаков истца в отсутствие соответствующего разрешения, пришел к выводу о наличии у истца права требовать взыскания компенсации, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ. При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции признал представленный истцом  отчет об оценке стоимости исключительного права на товарные знаки неотносимым доказательством, в связи с чем, исходя из установленных по делу обстоятельств, определил размер компенсации в сумме 1 000 000 руб. 

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, считает, что жалоба ООО «Центрхолод» подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2014 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем товарного знака POZIS по свидетельствам Российской Федерации № 477548, 352783.

Ссылаясь на нотариальные протоколы осмотра доказательств от 13.10.2015 № 16АА 3034047, от 14.10.2015 № 16АА 3000158, от 12.01.2016 № 16АА 3205927, от 26.02.2016 № 16АА 3251938, истец в обоснование своих исковых требований указал, что незаконное использование ответчиком - обществом "Центрхолод" товарных знаков истца осуществлялось в виде размещения товарного знака в рекламной ссылке, с которой осуществляется переход на сайт en-med.ru, использование которого ответчиком не оспаривается.

Как установлено судом первой инстанции на основании протоколов осмотра доказательств, при нажатии на рекламную ссылку с указанием марки POZIS, осуществляется переход на главную страницу сайта www. en-med.ru, на которой размещена информация только о продаже холодильников торговой марки «Енисей». Данное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует о том, что товарные знаки правообладателя использовались ООО "Центрхолод", осуществляющем деятельность по реализации медицинской техники, в том числе и фармацевтических холодильников, в коммерческих целях для рекламы и продвижения товара, аналогичного товару, для обозначения которых данные товарные знаки были зарегистрированы истцом. Указание на товарный знак правообладателя  POZIS способствует продвижению аналогичного товара на рынке и одновременно вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

В тоже время, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренный данной нормой, заключается в том, что в случае, если непосредственно правообладателем или с его согласия товары, маркированные товарным знаком, введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то дальнейшее движение таких товаров не является нарушением исключительного права на этот товарный знак. То есть правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, а не к другим аналогичным товарам.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку ответчик ссылается на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих ввод спорных товаров в гражданский оборот с согласия правообладателя товарного знака.

Как следует из материалов дела, ответчиком представлены договоры поставки, заключенные с ООО «Белар», ЗАО «Фарм-Инвест», товарные накладные, из которых следует, что ООО «Центрхолод» (покупатель) приобрело у указанных лиц  холодильники ПОЗИС.

ООО «Белар» и ЗАО «Фарм-Инвест» согласно сайту истца, являются официальными дилерами продукции АО «ПОЗиС».

Таким образом, использование обозначения «ПОЗИС»(POZIS) применительно к оригинальной холодильной продукции введено в оборот с согласия истца под соответствующими обозначениями истца.

 В данном случае ответчик предлагает к продаже и реализует продукцию, произведенную третьими лицами под обозначениями таких третьих лиц, то есть использует наименование продукции в рекламе своей деятельности. При этом ответчик не создает впечатления того, что он является производителем такой продукции или имеет отношение к ее производителю. 

Согласно  пункту 31 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе", использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара. 

        При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что использование обозначения «ПОЗИС» (POZIS) при предложении к продаже товаров истца не может рассматриваться, как использование товарных знаков АО «ПОЗиС», поскольку указывает лишь на наименование продукции истца, представленной к продаже ответчиком, первоначально введенной в  гражданский оборот самим истцом. Ответчик не использовал обозначение «ПОЗИС» (POZIS) для индивидуализации своей деятельности в целом.

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции, у суда первой инстанции не имелось оснований для взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав, поскольку оснований для применения к ответчику ответственности, установленной статьей 1515 ГК РФ, не имеется.

        Кроме того, суд апелляционной инстанции считает, что истцом не доказан размер компенсации, предъявленный к взысканию.

        В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 Постановления N 5/29 от 26.03.2009, правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

В данном случае истец  произвел расчет компенсации в порядке положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, на основании представленного в материалы отчета № 5628 об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: Совокупности товарных знаков АО «ПОЗиС» и Неисключительного права использования товарного знака POZIS за 2015 год выполненного ООО «Аудэкс».

В соответствии с требованиями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом названных норм права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что расчет истца является необоснованным; из представленного в материалы дела отчета не может быть определена цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за неправомерное использование товарного знака; стоимость права использования товарных знаков в отчете рассчитана путем применения рекомендуемой ставки роялти к выручке истца от реализации холодильной техники; истцом применена выручка от продажи им всей холодильной техники, а не от фармацевтических холодильников.

Представленный в материалы дела отчет, исходя из положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, не может быть положен в основу определения размера компенсации за нарушение прав на товарные знаки истца и фактически является не относимым доказательством по настоящему делу, что было и установлено судом первой инстанции при рассмотрении настоящего спора.

 Таким образом, истец не доказал размер компенсации, а также не представил надлежащих доказательств, позволяющих определить размер компенсации исходя из заявленного требования.

Норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно.

В данном случае, поскольку  размер заявленной истцом компенсации не подтвержден материалами дела, то у суда первой инстанции, исходя из заявленных АО «ПОЗис» требований, основанных на подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, отсутствовали правовые основания для снижения размера компенсации.

При таких обстоятельствах исковое заявление АО «ПОЗиС» не подлежит удовлетворению, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит отмене. 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 09.08.2017 по делу №  А56-13978/2017  отменить.

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества "Производственное объединение "Завод имени Серго" (место нахождения: 422546, Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4, ОГРН 1111673003276) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центрхолод" (место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17, ОГРН 1137847168216) 3 000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Н.О. Третьякова

Судьи

 

И.А. Дмитриева

 С.В. Лущаев