ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А55-23131/2018

г. Самара

18 августа 2021 года

Резолютивная часть постановления оглашена 12 августа 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 августа 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, по правилам установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,  дело № А55-23131/2018  (судья Шехмаметьева Е.В.),   

по иску Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 

к  ФИО2,

третьи лица:  общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», акционерное общество «Эколаб», ООО "Региональный научный потенциал",

о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца и выплатить компенсацию в размере  3 000 000 руб.,

при участии представителей:

от истца - представитель ФИО3 по доверенности от 21.06.2021,

от ответчика – представитель ФИО4, представитель ФИО5 по доверенности от 25.01.2021,

от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) обратился в Арбитражный суд Самарской области с  иском к  ФИО2 о  признании регистрации, администрирования и использования доменного имени 

, а  также  использование  веб-сайта  www.ecolabhealthcare.ru  нарушением  прав  Эколаб ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  на  товарные  знаки  и  фирменное  наименование,  об  обязании пресечь  нарушение  исключительных  прав  истца  на  товарные  знаки  и  фирменное наименование  путем  запрета  ответчику  использовать  (администрировать)  доменное  имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, о взыскании компенсации за  незаконное  использование  товарных  знаков в  размере  3  000  000  руб.,  а  также об обязании ответчика удалить сведения, порочащие деловую репутацию истца. 

До принятия решения по делу истец уточнил заявленные требования в части обязания ответчика удалить сведения, порочащие деловую репутацию: просил признать порочащими деловую репутацию и обязать ответчика удалить следующие сведения: «...ввозит их на территорию Российской Федерации, а потом, подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром, у которых изменена страна изготовления и производитель. Так же обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН.РС52.Д00717 от 26.10.2016» Код ТН ВЭД 3926909709- ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 6.5% - Это означает, что ввозится данная продукция на территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и далее по списку!» (том 3, л.д. 31-32).

Уточненные требования были приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ, Определением Арбитражного  суда  Самарской  области от 27.09.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных  требований  относительно  предмета  спора,  привлечено общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Определением  суда  от 09.04.2019 к  участию  в  деле  в  качестве  третьего лица,   не   заявляющего   самостоятельных   требований   относительно   предмета   спора, привлечено Акционерное общество «Эколаб».

Решением Арбитражного  суда Самарской  области  от  24.06.2019 исковые требования удовлетворены частично, суд признал регистрацию,  администрирование  и  использование  ФИО2  доменного  имени  

,  а  также  использование  веб-сайта  www.ecolabhealthcare.ru  нарушением  прав  Эколаб  ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  на товарные   знаки   и   фирменное   наименование. Запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также    веб-сайт    www.ecolabhealthcare.ru. Взыскал со    ФИО2  в  пользу  Эколаб  ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  50000  руб.  компенсации,  а также  14000  руб.  расходов  по  уплате  государственной  пошлины. В  остальной  части  в иске отказал.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2019 решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018 отменено в части взыскания государственной пошлины. Со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) взыскано 12 633 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части решение Арбитражного суда Самарской области от 24 июня 2019 года, принятое по делу № А55-23131/2018, оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2019 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость оценки доводов ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца. 

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Самарской области решением от 27.02.2020 исковые требования удовлетворил частично:

Признал регистрацию, администрирование и использование ФИО2 доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование.

Запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru.

Взыскал со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 100 000 руб. компенсации, а также 22 267 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказал. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 апелляционная жалоба истца оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции от 27.02.2020 – без изменения. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2020 решение Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по делу № А55-23131/2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом (третьем) рассмотрении дела истец уточнил заявленные требования – просил признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Истца на Товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции; запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя путем аннулирования регистрации доменного имени ответчиком. 

Истец также поддержал ранее заявленные требования о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 руб. и о признании порочащими деловую репутацию и обязании ответчика удалить размещенные на сайте сведения (том 8, л.д. 95-96). 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 05.02.2021 в иске отказано. С Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) в пользу ФИО2 взыскано 12 000 руб. судебных расходов. Отменены обеспечительные меры, принятые определением суда от 09.11.2018.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик представил отзыв на жалобу, в котором просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что ни из протоколов судебных заседаний суда первой инстанции, ни из содержания решения  нельзя сделать вывод о том, принял ли суд первой инстанции уточненные требования о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции и об аннулировании регистрации доменного имени ответчика в порядке статьи 49 АПК РФ. 

Кроме того, из содержания решения не следует, что суд первой инстанции рассмотрел по существу требование истца о признании порочащими деловую репутацию и об удалении размещенных на сайте сведений. При этом возможность принятия дополнительного решения, с учетом определения суда от 22.04.2021 об отказе в принятии дополнительного решения, утрачена.

При рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции также было установлено, что суд первой инстанции при новом рассмотрении дела не принял во внимание содержащийся в кассационной жалобе довод ответчика о том, что к участию в деле необходимо привлечь общество с ограниченной ответственностью «Региональный научный потенциал» (далее ООО «РНП»).

В нарушение пунктов 1 и 2 части 4 статьи 179 АПК РФ в обжалуемом решении не указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, и не указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд апелляционной инстанции определением от 27.08.2021 перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. 

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции истец заявил об уточнении предмета иска, которым просил: 

1.Признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Истца на Товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции. 

2.Запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя путем аннулирования регистрации доменного имени ответчиком. 

3.Обязать ответчика выплатить Истцу компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

4.Признать порочащими деловую репутацию и обязать ответчика удалить следующие сведения: «…ввозит их на территорию Российской Федерации, а потом, подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром, у которых изменена страна изготовления и производитель. Так же обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН.РС52.Д00717 от 26.10.2016» Код ТН ВЭД 3926909709 - ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 6.5% - Это означает, что ввозится данная продукция на территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и далее по списку!»

В случае несогласия суда апелляционной инстанции с доводами истца в отношении признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт, которым: 

1.Признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Истца на Товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции. 

2.Запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя в отношении деятельности, аналогичной деятельности Истца (в части защиты прав на фирменное наименование) и в отношении товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»; услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности», услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»; услуг 41 класса: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности» (в части защиты прав на товарные знаки). 

3.Обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

4.Признать порочащими деловую репутацию и обязать ответчика удалить следующие сведения: «…ввозит их на территорию Российской Федерации, а потом, подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром, у которых изменена страна изготовления и производитель. Так же обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН.РС52.Д00717 от 26.10.2016» Код ТН ВЭД 3926909709- ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 6.5% - Это означает, что ввозится данная продукция на территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и далее по списку!».

По ходатайству ответчика судебное заседание было отложено для подготовки и представления возражений. 

Определением от 20.07.2021 суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «РНП».

Ответчик возражал против принятия указанных требований, полагая, что истец не вправе заявлять альтернативные требования.  

Между тем, как следует из объяснений истца в судебном заседании, истец по существу поддерживает в полном объеме все указанные требования, признавая, что некоторые из них могут быть удовлетворены судом частично. 

Учитывая, что возможность частичного удовлетворения как имущественных, так и неимущественных требований прямо предусмотрена частью 5 статьи 170 АПК РФ, суд апелляционной инстанции принял уточненные требования в следующей редакции: 

1.Признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Истца на Товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции. 

2.Запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя путем аннулирования регистрации доменного имени ответчиком. 

3.Обязать ответчика выплатить Истцу компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

4.Признать порочащими деловую репутацию и обязать ответчика удалить следующие сведения: «…ввозит их на территорию Российской Федерации, а потом, подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром, у которых изменена страна изготовления и производитель. Так же обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН.РС52.Д00717 от 26.10.2016» Код ТН ВЭД 3926909709 - ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 6.5% - Это означает, что ввозится данная продукция на территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и далее по списку!»

В случае несогласия суда апелляционной инстанции с доводами истца в отношении признания действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, отменить решение суда первой инстанции полностью и принять по делу новый судебный акт, которым: 

1.Признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени , а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Истца на Товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции. 

2.Запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя в отношении деятельности, аналогичной деятельности Истца (в части защиты прав на фирменное наименование) и в отношении товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»; услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности», услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»; услуг 41 класса: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности» (в части защиты прав на товарные знаки). 

3.Обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование Товарных знаков в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

4.Признать порочащими деловую репутацию и обязать ответчика удалить следующие сведения: «…ввозит их на территорию Российской Федерации, а потом, подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром, у которых изменена страна изготовления и производитель. Так же обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН.РС52.Д00717 от 26.10.2016» Код ТН ВЭД 3926909709- ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 6.5% - Это означает, что ввозится данная продукция на территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и далее по списку!».

До судебного заседания от третьего лица 09.08.2021 поступил отзыв, в котором ООО «РНП» просило признать необоснованными доводы истца о причастности третьего лица к деятельности веб-сайта, а также рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании 12.08.2021 представитель истца заявил ходатайство об истребовании у ООО «РНП» документов (информации), в том числе из системы 1С или иной системы, отражающие объемы продаж уборочного инвентаря и аналогичных товаров и связанных с ними услуг, а также лиц, кому такие товары были поставлены, а услуги оказаны.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании документов, поскольку в нарушение п.4 ст.66 АПК РФ в ходатайстве не указал конкретные документы, подлежащие истребованию судом.

Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд предложил истцу заменить ответчика на ООО «РНП» либо привлечь ООО «РНП» к участию в деле в качестве соответчика.

Истец возражал против замены ответчика и против привлечения ООО «РНП» к участию в деле в качестве соответчика. 

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом их уточнений.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных истцом требований.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили.

Суд, руководствуясь статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело и апелляционную жалобу в отсутствие третьих лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду о наличии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) (далее - истец) является правообладателем охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков ECOLAB по международной регистрации № 1005780 и ЕСОLAВ по международной регистрации № 1008102 (далее - «Товарные знаки»), зарегистрированных, в частности, в отношении:

- товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»;

- услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрии, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности»;

- услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»;

- услуг 41 класса МКТУ: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности».

Кроме того, истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование Ecolab USA Inc., указанное в официальной выписке из торгового реестра.

Обосновывая заявленные требования, истец указал, что обозначение «Ecolab», является частью фирменного наименования истца, и принадлежащее ему в качестве зарегистрированного товарного знака.

Истцу стало известно о том, что ФИО2 (далее - ответчик) зарегистрировал и использует доменное имя «ecolabhealthcare.ru», в котором использовано принадлежащее истцу обозначение «Ecolab». Это же обозначение используется в адресах электронной почты ecolabhealthcare.ru@gmail/com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, SamoKot.nik@ecolabhealthcare.ru, а также AuStin.TX@ecolabhealthcare.ru.

При этом ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте, в связи с чем указанные выше действия ответчика являются нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование.

16 ноября 2017 года истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием прекратить указанные выше действия. Письмом от 27 ноября 2017 года ответчик отказал в добровольном удовлетворении досудебной претензии.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе па этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот па территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Перечень способов использования товарных знаков является открытым.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Ответчик является администратором доменного имени «ecolabhealthcare.ru», которое включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарным знакам истца, в сочетании с более слабым словом «healthcare», которое означает в переводе с английского языка «здравоохранение», или «медицинские услуги», то есть одна из областей деятельности, в которой истец осуществляет свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг. Таким образом, используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании.

Товарные знаки также используются ответчиком в адресах электронной почты, указанных на вебсайте: ecolabhealthcare.m@gmail.com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, Samokot.nik@ecolabhealthcare.ru, Austin.TX@ecolabhealthcare.ru.

Доменное имя 

 идентифицирует соответствующий веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, на котором изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца, под наименованием Mobilette, а также лейбл упаковки продукции с нанесенным товарным знаком, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра соответствующего веб-сайта от 04.08.2017 (том 1, л.д. 53-87).

Как видно из указанного протокола, главный раздел веб-сайта содержит описание уборочных тележек и ссылки для скачивания документации, в том числе – регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное «Эколаб Юрон Гмбх», Швейцария, декларации о соответствии, выданные ЗАО «Эколаб», г. Москва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 10 интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании 11 услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернете». 

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, во взаимосвязи с положениями статей 1474, 1481, 1484,1252 ГК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на фирменное наименование входят факты его принадлежности истцу и нарушения 12 ответчиком исключительного права на фирменное наименование путем использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения при осуществлении аналогичных видов деятельности, а по требованию о защите исключительного права на товарный знак – факты принадлежности истцу указанного права и использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1252  Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  защита  исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, -  к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Статья  10bis  Парижской  конвенции  по  охране  промышленной  собственности  от 20.03.1883  (далее  - Парижская  конвенция)  содержит  общий  запрет  недобросовестной конкуренции,  под  которой,  как  следует  из  параграфа  2  этой  статьи,  понимаются  всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Также  в  постановлении  от  11.11.2008  по  делу  No  5560/08  Президиум  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена  на  предмет  наличия  или  отсутствия  в  его  действиях  акта  недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

Согласно  разъяснений  п.  33  Постановления  Пленума  Верховного  суда  Российской Федерации  No  10  от  23  апреля  2019  г.  «О  применении  части  четвертой  Гражданского кодекса  Российской  Федерации»  пункт  1  статьи  1225  ГК  РФ  содержит  исчерпывающий перечень  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  приравненных  к  ним  средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. 

При  этом  к  числу  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих  организаций (статья 4  Федерального закона  от 12 января 1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  (далее  - Федеральный  закон  "О некоммерческих  организациях"), наименования (названия) средств массовой информации (статья 2  Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  N  2124-1 "О средствах массовой  информации",  далее  - Закон  Российской  Федерации  "О  средствах  массовой информации").  Права  на  них  подлежат  защите  на  основании  общих  положений Гражданского кодекса Российской Федерации о способах защиты гражданских прав. 

В  соответствии  с разъяснениями,  указанными  в  п.  158  Постановления  Пленума Верховного суда Российской Федерации No 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  требование  о  пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252  ГК РФ), выражающегося в  неправомерном использовании  доменных  имен,  тождественных  или  сходных  до  степени  смешения  с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484  ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое  использование  доменного  имени,  тождественного  или  сходного  до  степени смешения  с  товарным  знаком,  в  отношении  товаров,  однородных  с  теми,  для  которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Отменяя принятые по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", у судов не имелось правовых оснований для запрета использовать (администрировать) доменное имя «ecolabhealthcare.ru», а также веб-сайт «www.ecolabhealthcare.ru» в полном объеме, поскольку запрет может быть введен, в силу указанного выше, по требованию о защите исключительного права на фирменное наименование только в отношении аналогичных видов деятельности, а по требованию о защите исключительного права на товарный знак в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им. 

В пункте 158 Постановления № 10 также разъяснено, что нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения. Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в этом пункте Постановления № 10, действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. 

Поскольку защищаемые в рамках настоящего дела товарные знаки истца не являются общеизвестными товарными знаками (не признаны в качестве таковых в установленном порядке Роспатентом), а действия 14 ответчика при регистрации спорного доменного имени не признавались актом недобросовестной конкуренции, у судов не имелось правовых оснований для признания действий ФИО2 по регистрации доменного имени «ecolabhealthcare.ru» нарушением исключительных прав истца на товарные знаки и запрещения использовать данное доменное имя.

В силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

С учетом изложенного в удовлетворении требования истца о признании регистрации доменного имени «ecolabhealthcare.ru» нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, в удовлетворении требования истца о признании регистрации доменного имени «ecolabhealthcare.ru» актом недобросовестной конкуренции, а также в удовлетворении требования истца о запрещении ответчику использовать данное доменное имя путем аннулирования регистрации данного доменного имени следует отказать. 

Отменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции также указал, что поскольку требование о защите исключительного права касается сведений, размещаемых на соответствующем интернет сайте, суд не может ограничиваться установлением администратора соответствующего домена, а должен установить владельца сайта.  

Материалами дела подтверждается, что «Товарные знаки также используются ответчиком в адресах электронной почты, указанных на вебсайте: ecolabhealthcare.m@gmail.com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, Samokot.nik@ecolabhealthcare.ru, Austin.TX@ecolabhealthcare.ru.»

Кроме того, представитель ответчика в судебном заседании признал, что именно ответчик является владельцем сайта www.ecolabhealthcare.ru.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что требование истца о признании использования ответчиком веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также связанное с ним требование  истца о признании администрирования ответчиком доменного имени «ecolabhealthcare.ru» нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, без указания конкретных товаров (услуг) и конкретной деятельности истца, также не подлежит удовлетворению. 

При этом, требование о запрещении ответчику использовать (администрировать) доменное имя «ecolabhealthcare.ru» в отношении деятельности, аналогичной деятельности истца, а также в отношении указанных истцом товаров и услуг  7, 35, 37   и 41 классов МКТУ, суд апелляционной инстанции, с учетом нижеизложенных обстоятельств, находит подлежащим удовлетворению. 

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133).

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Документы, подтверждающие передачу ответчику прав на использование товарных знаков, в материалы дела не представлены.

Представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком доменного имени «ecolabhealthcare.ru».

Доводы ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца суд апелляционной инстанции нашел несостоятельными. 

Согласно пунктам  1,  2    статьи  10 ГК  РФ не  допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление  правом).  Не  допускается  использование  гражданских прав  в  целях  ограничения  конкуренции,  а  также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В  случае  несоблюдения  требований,  предусмотренных пунктом  настоящей  статьи,  суд,  арбитражный  суд  или  третейский  суд  с  учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите  принадлежащего  ему  права  полностью  или  частично,  а  также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации  от  23.06.2015  №  25  «О  применении  судами некоторых  положений  раздела  I  части  первой  Гражданского  кодекса Российской  Федерации»,  оценивая  действия  сторон  как  добросовестные или  недобросовестные,  следует  исходить  из  поведения,  ожидаемого от  любого  участника  гражданского  оборота,  учитывающего  права  и законные  интересы  другой  стороны,  содействующего  ей,  в  том  числе  в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

По мнению ответчика, фактическими обстоятельствами, свидетельствующими о злоупотреблении истца, являются следующие обстоятельства:

1) истец владел доменным именем через подконтрольную истцу компанию;

2) с 01.08.2015 и до 22.04.2017 (т.е. более полутора лет) доменное имя не поддерживалось в рабочем состоянии при фактическом владении данным ресурсом;

3) истец обратился к ответчику с претензией спустя более полугода после утраты права на администрирование доменного имени.

Между тем, суд апелляционной инстанции отмечает, что в силу норм ст. 1484 ГК РФ истцу принадлежит исключительное право на использование товарных знаков любыми способами, в том числе в доменных именах, в отношении товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы. Исключительное права является абсолютным по своей природе, что накладывает обязанность на всех третьих лиц, включая ответчика, не использовать товарные знаки, а также сходные до степени смешения обозначения, в отношении однородных товаров и услуг.

Использование доменного имени включается в объем охраны товарных знаков.

Пункт 3. 1. 4 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ устанавливает, что в целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов. Стандартный договор с регистратором (Третьим лицом), также запрещает нарушать любые авторские и/или интеллектуальные права, включая права на товарные знаки (знаки обслуживания) и/или иные средства индивидуализации или иную интеллектуальную собственность.

Исполняя указание суда первой инстанции об оценке доводов ответчика, изложенных в кассационной жалобе на решение Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по настоящему делу, суд апелляционной инстанции отмечает, что ссылки ответчика на определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу А08-8802/2013 являются необоснованными, поскольку материалы дела свидетельствуют о том, что истец использует зарегистрированный на его имя товарный знак. 

В силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от  обстоятельств  использования  либо  неиспользования  правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик  использует  без  его  согласия  данное  средство  индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком. Такой вывод содержится в корректирующем постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу № А55-31630/2019. 

Ссылки ответчика на то, что доменное имя было введено в оборот, противоречат сущности доменного имени, поскольку доменные имена являются не товаром, а способом адресации в сети интернет, а права на доменное имя возникают на договорной основе, то есть фактически доменное имя представляет собой услугу регистратора по предоставлению прав администрирования определенного способа адресации, выраженного в буквенном сочетании, доменные имена не вводятся в гражданский оборот, а существуют без привязки к наличию или отсутствию администратора в определенный момент времени. Соответственно, доменные имена в принципе существуют с созданием интернета как такового.

Истец, будучи правообладателем товарных знаков, не обязан регистрировать каждое доменное имя, в котором используются товарные знаки и сходные до степени смешения обозначения, именно полагаясь на абсолютный характер исключительных прав, который запрещает право использовать тождественные и сходные до степени смешения обозначения третьим лицам.

Оценив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ответчик осуществляет администрирование доменного имени «ecolabhealthcare.ru» и использует сайт www.ecolabhealthcare.ru для реализации тех же товаров и оказания тех же услуг, в отношении которых зарегистрированы принадлежащие истцу товарные знаки.  

Доводы ответчика о том, что он лично не осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности истца, не может служить основанием для вывода об отсутствии нарушений прав истца и для полного отказа в удовлетворении заявленных требований. 

Материалами дела подтверждается, что:

- ответчик на веб-сайте разместил следующую информацию: "обладая уникальными знаниями и передовыми технологиями, мы помогаем нашим клиентам достигать высоких результатов оптимизации операционных процессов. Свяжитесь с нами и мы поможем решить именно ваши задачи", которая очевидным образом направлена на привлечение клиентов;

- ответчик на веб-сайте разместил 4 адреса электронной почты для связи, а также номер телефона, что подтверждает готовность взаимодействовать с указанными выше потенциальными клиентами.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что ФИО2 с 22.08.2014 являлся директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Региональный Научный Потенциал», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2020.

Представленные в дело доказательства свидетельствуют о том, что указанное общество осуществляет постоянную деятельность, связанную с поставкой уборочного инвентаря, в частности посредством заключения государственных контрактов (т.2 д.л. 74-98).

Анализ представленных в дело документов позволяет прийти к выводу, что деятельность общества с ограниченной ответственностью «Региональный Научный Потенциал» связана с поставкой медицинских тележек производства торговой марки «Эколаб», маркированных товарными знаками истца, что следует из решений суда по делам № А40-156648/2017, А40-133517/2017, А65-29521/2015.

Вышеназванные сведения, находящиеся в общедоступном  источнике,  в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами позволяют суду апелляционной инстанции прийти к выводу о том, что ООО «Региональный Научный Потенциал», руководителем и единственным участником которого является ФИО2, осуществляло деятельность по поставке продукции, однородной товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки, в том числе, которая производится группой компаний Эколаб.

Доводы ответчика о том, что на спорном сайте отсутствуют указания о возможности купить, оплатить, заказать, положить выбранный товар в корзину и т.п., а также отсутствуют указания о цене товаров, не свидетельствует о том, что доменное имя и сайт не использовались для ведения ответчиком коммерческой деятельности. 

Из сведений, содержащихся на  веб-сайте www.ecolabhealthcare.ru, следует, что этот сайт использовался в том числе, для привлечения потенциальных клиентов, для связи с которыми на сайте размещены контактные номера телефонов и адреса электронной почты, что предполагает намерение широкого охвата аудитории.

Исключительно тот факт, что основанная деятельность осуществляется находящимся под контролем ответчика юридическим лицом, а доменное имя было зарегистрировано на ответчика как на физическое лицо, не может свидетельствовать об отсутствии нарушений прав истца. Обратный вывод позволил бы уклониться от ответственности или ограничить ее размер исключительно за счет регистрации доменного имени на физическое лицо, а не на юридическое.

Ссылку ответчика на принцип эстоппель по вопросу о злоупотреблении правом со стороны истца суд апелляционной инстанции находит несостоятельной, поскольку истец не предоставлял ответчику права использовать товарные знаки ни каким-либо соглашением, ни каким-либо иным образом. Тот факт, что доменным именем «ecolabhealthcare.ru» ранее владело АО «Эколаб», не дает ответчику право нарушать исключительные права на товарные знаки истца. Материальное право Российской Федерации, включая ГК РФ, не обязывает истца использовать товарные знаки каким-либо определённым образом, а оставляет выбор способов использования за правообладателем. 

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом»). Использование товарного знака в доменном имени является одним из способов использования (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом прекращение использования товарного знака определенным способом не означает отказа от исключительного права на товарные знаки в какой-либо части, а также не означает согласия или разрешения на использование товарными знаками таким способом иными лицами, включая ответчика.

Ссылки ответчика на то, что истец реализовал право, закрепленное подпунктом 5 пункта 2 ст. 1484 ГК РФ, поскольку администрировал спорное доменное имя посредством дочерней компании АО «Эколаб», не могут служить основанием для вывода о злоупотреблении правом со стороны истца, поскольку факт доступности доменного имени для регистрации не означает, что любой участник гражданского оборота вправе зарегистрировать это доменное имя и использовать его любым образом, в том числе с нарушением прав иных лиц. При регистрации доменных имен администратор должен убедиться в том, что доменное имя не нарушает права третьих лиц, в том числе исключительное право на товарный знак. Исключительное право на товарный знак является абсолютным, и в соответствии со ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. 

Тот факт, что третье лицо до этого владело доменным именем, никаким образом не влияет на и не отменяет право истца, правообладателя товарных знаков, заявлять требования, связанные с нарушением исключительных прав на его товарные знаки любым лицом, в том числе в случае использования этого доменного имени. Аналогичным образом, если бы доменное имя ранее принадлежало самому истцу, то его исключительные права на товарные знаки позволяли бы запрещать незаконное использование сходных обозначений в доменном имени.

Ссылки ответчика на практику Суда по интеллектуальным правам суд апелляционной инстанции также признал необоснованной, поскольку ответчиком не приведено ни одного дела, связанного с доменными спорами, в котором в схожих обстоятельствах был бы применен принцип эстоппель.

Действия истца по защите своих прав не могут считаться злоупотреблением правом, поскольку истец действует исключительно в целях защиты своих прав от незаконных действий ответчика. Тот факт, что доменное имя ранее принадлежало третьему лицу, никаким образом не доказывает злоупотребление со стороны истца. Ссылки ответчика на введение доменного имени в оборот противоречит сущности доменного имени, которое не является товаром и которое нельзя ввести в оборот.

Таким образом, в соответствии с материалами дела отсутствуют основания для применения принципа эстоппель, а также для признания действий истца злоупотреблением правом.

Ссылки ответчика на выводы, содержащиеся в решении по настоящему делу, принятому 24.06.2019, не могут быть приняты во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку указанное решение было отменено кассационным судом в полном объеме с направлением дела на новое рассмотрение. 

Довод ответчика о том, что сайт создан в информационных целях, опровергается представленными в дело доказательствами. 

Довод ответчика об отсутствии однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, и деятельности ответчика по  администрированию доменного имени также не может служить основанием для полного отказа в удовлетворении заявленных требований. 

Согласно положениям статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве,

В силу статьи 1484 ГК РФ перечень товаров и услуг вместе с товарным знаком определяет объем исключительных прав его владельца.

Правило о том, что правовая охрана товарному знаку предоставляется в объеме товаров и услуг, указанных в свидетельстве, императивно установлено законом.

Материалами дела подтверждается, что правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении:

- товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»;

- услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрии, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности»;

- услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»;

- услуг 41 класса: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг  по  уборке, дезинфекции  и  гигиене;   проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрии, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности».

Судом апелляционной инстанции установлено, что на спорном сайте изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что доменное имя «ecolabhealthcare.ru» идентифицирует соответствующий веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, на котором изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца, под наименованием «Mobilette», а также лейбл упаковки продукции с нанесенным товарным знаком, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра соответствующего веб-сайта. Таким образом, на веб-сайте размещена информация о товарах, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы.

Довод ответчика о том, что для целей применения ст. 1487 ГК РФ доменное имя может быть признано товаром и поэтому создание дочерней компанией истца доменного имени и его администрирование является ведением в гражданский оборот спорного доменного имени самим правообладателем, что влечет исчерпание исключительного права на товарный знак в конкретном доменном имени основан на неверном толковании ст. 1487 ГК РФ и прямо противоречит пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, в котором приведены частные случаи использования доменного имени. 

Довод ответчика о том, что заявленные требования могли быть удовлетворены только при условии, что нарушение имеет место на момент вынесения решения суда, со ссылкой на разъяснения, содержащиеся в п. 152 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", является необоснованным, поскольку указанное разъяснение касается исключительно требований о прекращении использования ответчиком фирменного наименования. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 и п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права на товарный знак правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

При определении размера компенсации суд апелляционной инстанции, принимая во внимание степень известности объекта нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средства индивидуализации, степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, а также отсутствие прямых доказательств причинения убытков действиями ответчика, считает необходимым уменьшить сумму компенсации до 50 000 руб.

Доводы ответчика о том, что истец лишился права администрирования по собственной воле, что доменное имя использовалось ответчиком исключительно в некоммерческих целях, противоречат установленным по делу обстоятельствам. 

Доводы заявителя об отсутствии доходов от администрирования доменного имени, о росте прибыли у истца на территории России не имеют отношения к вопросу об определении размера компенсации 

Вместе с тем, требование истца о защите деловой репутации не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как указано в абз. 1 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 3) по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: 

1) факт распространения ответчиком сведений об истце, 

2) порочащий характер этих сведений, 

3) несоответствие таких сведений действительности. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения (абз. 4 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3).

Из пояснений истца следует, что его не устраивает следующая формулировка, содержавшаяся на спорном веб-сайте: «…подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром…». По мнению истца нарушение его права состоит в том, что подобная формулировка «несет негативную смысловую нагрузку».

Однако, истцом не представлено доказательств того, что указанный фрагмент текста несет негативную смысловую нагрузку. 

В п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016 года (далее – Обзор практики от 16.03.2016) сказано, что лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения.

Из материалов настоящего дела (ответ московской таможни – л.д. 119-125 том 2) следует, что тележка, о которой шла речь на спорном веб-сайте, ввозится на территорию Российской Федерации не как медицинский товар. Тележка станет медицинским товаром в Российской Федерации, если подложить (добавить) к тележке документ РЗН 2015/3319 (регистрационное удостоверение на медицинское изделие). 

Следовательно, утверждения ответчика о том, что «…подложив документ РЗН 2015/3319, эти тележки становятся медицинским товаром…», соответствуют действительности.

Более того, как утверждалось на спорном веб-сайте и подтверждается таможенными декларациями, предоставленными каширским таможенным постом (л.д.119-120 том 2), производителем тележки является Gebruder Schmidt KG, а страной её производства – Германия. Однако, если добавить к тележке документ РЗН 2015/3319, то производитель тележки и место её производства изменятся на «Эколаб Юроп ГмбХ» и Швейцарию соответственно, что следует из сопоставления данных, содержащихся в таможенных декларациях, с данными, содержащимися в регистрационном удостоверении.

Из изложенного также следует, что информация, размещенная на спорном веб-сайте ответчиком, соответствует действительности, поскольку подтверждена документами, выданными органами государственной власти Российской Федерации (Каширский таможенный пост и Росздравнадзор).

Относительно доводов истца, касающихся расшифровки кода ТН ВЭД 3926909709, Ответчик поясняет следующее.

На спорном веб-сайте ответчиком было указано «… Код ТН ВЭД 3926909709 – ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие)».

Данное указание представляет собой прямое заимствование с товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В материалах дела имеется выдержка из ТН ВЭД, в которой рассматриваемая фраза указана заглавными буквами (л.д. 58 том 2 ). Также, в выдержке указано, что код 3926909709 входит в группу «ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ».

Как указано в абз. 5 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота.

Из оспариваемого текста не следует, что ответчик утверждал о том, что истец нарушал действующее законодательство, совершал нечестный поступок, неправильное, неэтичное поведение в личной общественной или политической жизни, поступал недобросовестно при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушал деловую этику или обычаи делового оборота.

Поскольку нарушение судом первой инстанции норм процессуального права привело к принятию неправильного судебного акта, решение суда первой инстанции на основании части 3 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением иска по имущественному требованию о взыскании компенсации подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением неимущественного требования о признании действий ответчика нарушением прав истца, актом недобросовестной конкуренции и связанного с ним требования о запрещении ответчику администрировать доменное имя подлежат отнесению на истца, поскольку согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" Положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска имущественного характера, не подлежащего оценке.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы по неимущественному требованию о защите деловой репутации, не связанному с предыдущим требованием, подлежат отнесению на истца. 

 Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области  от 05.02.2021 по делу № А55-23131/2018 отменить. Принять новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя 

 в отношении деятельности, связанной с продукцией для уборки и санитарной обработки, а также в сфере водных и санитарно-гигиенических услуг и решений для предотвращения инфекций (в части защиты прав на фирменное наименование) и в отношении товаров класса 7 МКТУ: «оборудование для уборки и полировки, а также для очищения зданий; части для указанного оборудования, включенные в настоящий класс», класса 8 МКТУ «Ручные инструменты для уборки и полировки и ручное оборудование для уборки и полировки (не для бытового использования), а также для очистки зданий», класса 21 «принадлежности для уборки; ручные инструменты для уборки, в том числе для очистки зданий», а также услуг класса 35 «оптовая и розничная торговля в отношении товаров 7, 8 и 21 классов; предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности,   здравоохранения   и промышленности»,   класса «услуги по промышленной и коммерческой уборке и поддержке», класса 37 "услуги по промышленной и коммерческой уборке и поддержке", класса 41 «образование и обучение во всех сферах предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности» (в части защиты прав на товарные знаки)».

Взыскать со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Эколаб ЮЭсЭй в пользу ФИО2 117 рублей судебных расходов. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                           Л.Л. Ястремский

Судьи                                                                                                               Д.А. Дегтярев

                                                                                                                          Е.А. Митина