АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-9820/20

16 июля 2020 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   09 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен            16 июля 2020 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А53-9820/20 по иску общества с ограниченной ответственностью "Теготек Рус"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

к обществу с ограниченной ответственностью "ММ-альфа групп"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

ФИО2

о нарушении прав на товарный знак, взыскании компенсации,

при участии:

от истца: представитель ФИО3 по доверенности  от 10.06.2020 (онлайн),

от ответчика: ФИО2 (паспорт); представитель (адвокат) от ООО «ММ-Альфа групп» ФИО4 по доверенности  от 18.05.2020,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Теготек Рус"  обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ММ-альфа групп"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  и ФИО2  с требованием признать нарушением прав Истца на товарный знак № 186360 действия Общества с ограниченной ответственностью «ММ-Альфа Групп» по предложению к продаже на интернет-сайтах http://taegutec-tools.ru/ и http://mm-alfa-group.ru/ товаров «металлорежущий инструмент, отрезные и канавочные резцы со сменными многогранными пластинами для обработки внутренних и наружных поверхностей, токарный инструмент группы ISO; сменные головки для отрезки, обработки канавок, торцевого и наружного точения; фрезерный инструмент; инструмент для обработки отверстий» с использованием обозначений «Taegutec», «TAEGUTEC»,   , «TT TaeguTec», «taegutec-tools@mail.ru», сходных до степени смешения с товарным знаком № 186360; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ММ-Альфа Групп» за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 компенсацию в размере 600 000 рублей в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС»; запретить гр. ФИО2 размещение информации на интернет-сайтах http://taegutec-tools.ru/ и http://mm-alfa-group.ru/ о предложении к продаже товаров «металлорежущий инструмент, отрезные и канавочные резцы со сменными многогранными пластинами для обработки внутренних и наружных поверхностей, токарный инструмент группы ISO; сменные головки для отрезки, обработки канавок, торцевого и наружного точения; фрезерный инструмент; инструмент для обработки отверстий» с использованием обозначений «Taegutec», «TAEGUTEC», «TT TaeguTec», «taegutec-tools@mail.ru», сходных до степени смешения с товарным знаком № 186360, и использование доменного имени «taegutec-tools.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком № 186360; взыскать с гр. ФИО2 за нарушение исключительного права на товарный знак № 186360 компенсацию в размере 800 000 рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТегоТек РУС».

Представитель истца явку в судебное заседание обеспечил путем использования онлайн заседания, исковые требования поддержал в полном объеме, изложил правовую позицию по делу.

Представитель ООО «ММ-Альфа групп» в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель ФИО2 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований.

Кроме того, ФИО2 заявил письменное  ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что в Коминтерновский районный суд г.Воронежа подана жалоба о признании незаконными протоколов осмотра нотариусом доказательств -  информация в сети интернет от 29.11.2018 и от 11.11.2019 и об отмене совершенных нотариальных действий. 

Согласно пункту 1 части первой статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Согласно указанной норме, обязанность приостановить производство по делу связана не с фактом наличия в производстве суда другого дела, а с невозможностью рассмотрения арбитражным судом спора до принятия решения по другому делу, то есть с наличием обстоятельств, в силу которых невозможно принять решение по данному делу. В частности, принятие арбитражным судом решения может оказаться невозможным, если имеется взаимная связь таких дел, обусловленная тем, что обстоятельства, входящие в предмет доказывания по рассматриваемому делу, устанавливаются или оспариваются в рамках другого дела, разрешаемого в судебном порядке. К таким обстоятельствам могут относиться обстоятельства, имеющие значение для дела и положенные в основу заявленных требований или возражений, легитимация лиц, участвующих в деле. Обстоятельства, устанавливаемые в рамках другого дела, как правило, имеют преюдициальное значение по вопросам о фактах, устанавливаемых судом по отношению к участникам арбитражного дела, рассмотрение которого подлежит приостановлению (статья 69 Кодекса), а также, если другое дело может повлиять на состав участников спора, объем требований, предмет иска.

Наличие такой объективной невозможности рассмотрения настоящего дела из материалов дела не следует, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по заявлению надлежит отказать.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав позиции сторон, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

 Общество с ограниченной ответственностью "Теготек Рус"  является обладателем исключительной лицензии на право пользования товарного знака № 18630           в отношении товаров 01 («порошкообразные карбиды») и 07 («режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс, а именно корпуса фрез, державки, пластины, винты, болты, цанги и патроны») классов МКТУ.

Как усматривается из материалов дела общество с ограниченной ответственностью «ММ-Альфа Групп»  осуществляет незаконные действия по предложению к продаже на сайте в сети Интернет по адресу http://taegutec-tools.ru/ товаров «металлорежущий инструмент, отрезные и канавочные резцы со сменными многогранными пластинами для обработки внутренних и наружных  поверхностей, токарный инструмент группы ISO; сменные головки для отрезки, обработки канавок, торцевого и наружного точения; фрезерный инструмент; инструмент для обработки отверстий» под обозначениями «Taegutec», «TAEGUTEC» и сходными до степени смешения с товарным знаком № 186360. Также на интернет-сайте taegutec-tools.ru указан адрес электронной почты taegutec-tools@mail.ru, в котором использовано словесное обозначение «Taegutec», сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Ответчик также предлагает к продаже металлорежущий инструмент с использованием обозначений «ТТ Taegutec», «TAEGUTEC», на сайте в сети Интернет по адресу http://mm-alfa-group.ru.

Словесные обозначения «Taegutec» и «TAEGUTEC» являются словесными элементами   товарного знака № 186360 и отличаются от него только размером букв, что является несущественным, поскольку очевидно и семантическое, и фонетическое, и графическое сходство.

Обозначение  фактически, представляет собой товарный знак истца, выполненный в другой цветовой гамме (синий, белый, желтый цвета).

Слово «taegutec», используемое в адресе электронной почты taegutec-tools@mail.ru также представляет собой словесную часть товарного знака № 186360 - слово «TaeguTec», и незначительно отличается размером букв, а элемент «@mail.ru» является техническим и указывает на домен почты.

Согласно письмам ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 14.01.2019 № 166 и от 11.09.2019 № 8254 администратором доменных имен «taegutec-tools.ru» и «mm-alfa-group.ru» является гр. ФИО2. 

Истцом в адрес общества с ограниченной ответственностью «ММ-Альфа Групп» было направлено претензионное письмо от 27.12.2018 с требованием  о прекращении действий, нарушающих исключительное право, а также выплатить компенсацию в размере 600000 рублей, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения. 

Истцом в адрес ФИО2 было направлено претензионное письмо от 07.11. 2019 с требованием о прекращении действий, нарушающих исключительное право, а также выплатить компенсацию в размере 800000 рублей.

В ответ на претензию ФИО2 сообщил о том, что размер компенсации не обоснован  и носит неправомерный характер. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации N 482 от 20.07.2015 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41).

Истцу принадлежит словесный товарный знак и изобразительный товарный знак.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных Методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Цветовое сочетание, графическое написание, расположение букв по отношению друг к другу, сходство внешних контуров изобразительного обозначения, создает зрительное впечатление схожести до степени смешения.

Протоколом осмотра нотариусом доказательств от 11.11.2019 зафиксировано, что на сайте http://mm-alfa-group.ru ООО «ММ-Альфа Групп» предлагало к продаже металлорежущий инструмент с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №18630.

Протоколом осмотра нотариусом доказательств от 29.11.2018 зафиксировано, что на сайте http://taegutec-tools.ru ООО «ММ-Альфа Групп» предлагало к продаже металлорежущий инструмент с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №18630. Кроме того, в названии сайта использован словесный элемент товарного знака №18630. Словесный элемент в товарном знаке №18630 доминирует и использование  его в названии сайта, в том числе, с учетом содержимого страниц сайта направлено на привлечение покупателей ООО «ММ-Альфа Групп», могло ввести в заблуждение потребителей относительно правомерности использования ответчиками товарного знака №18630, принадлежащего истцу. Ответчиком на указанных сайтах предлагалась к продаже продукция аналогичная той, в отношении которой истцу предоставлена правомерная защита товарным знаком.

Администратором доменных имен «taegutec-tools.ru» и «mm-alfa-group.ru» является гр. ФИО2, который суду пояснил, что создание сайтов является его увлечением и не связано с незаконной деятельностью по использованию товарного знака истца. Суд относится к пояснениям ФИО2 критически, поскольку данные пояснения голословны, создание сайтов требует материальных, интеллектуальных и временных затрат и в обычной деятельности не связано с увлечениями и хобби людей.

Доводы ответчиков о пороках в оформлении протоколов осмотра доказательств являются формальными и фактически не опровергают информации, содержавшейся на вышеуказанных сайтах.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Суд пришел к выводу о необходимости снижения размера компенсации в силу следующих обстоятельств. 

Суд учитывает, что объем выручки ответчика ООО «ММ-Альа Групп» в 2018 году не свидетельствует о том, что выручка связана исключительно с предложением к продаже продукции с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком №186360. Факт и объем реализации контрафактных товаров не установлен. Понесенные в связи с нарушением интеллектуальных прав реальные убытки истец не подтвердил. На настоящий момент вся информация о товарном знаке №186360 с вышеуказанных сайтов удалена. Сайт http://taegutec-tools.ru не работает.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в совокупности, суд полагает достаточной и соразмерной допущенным ответчиками нарушениям компенсацию в сумме 100000 рублей для каждого ответчика.

Поскольку суд установил нарушения прав истца действиями ответчиков и удовлетворяет требование о взыскании компенсации, необходимости констатировать нарушение прав истца в резолютивной части решения суда нет.

Требование о запрете ФИО2 размещать на спорных сайтах предложение к продаже товаров под товарным знаком истца также не подлежит удовлетворению, так как на момент рассмотрения спора указанные действия ответчиком не совершаются, информация удалена, сайт http://taegutec-tools.ru не работает.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО2  в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" 100000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака за регистрационным номером 186360, 1928 рублей 48 копеек  судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ММ-Альфа Групп"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" 100000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака за регистрационным номером 186360, 1929 рублей 08 копеек  судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" из федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины по платежному поручению №513 от 19.03.2020.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяЖигало Н. А.