АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело №А65-30728/2020 

Дата принятия решения – 25 августа 2021 года 

Дата объявления резолютивной части – 18 августа 2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Пармёновой А. С.,

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Белтермо», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Эковулл», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Белтермо», о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак,

с привлечением в порядке статьи 51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Альфа Грин», ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»,

с участием:

от истца – ФИО3, по доверенности от 01.05.2021, диплом 131605 0894503,

от ответчика – не явились,

от третьих лиц – не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Белтермо» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эковулл» (далее - ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Белтермо», о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Альфа Грин», ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат».

Истец исковые требования поддержал, пояснил доводы согласно исковому заявлению и пояснениям (л.д. 151-153, 157-160).

Ответчик в судебное заседание не явился, в отзыве (л.д. 85-87, 144-145) иск не признал, направил ходатайство от 11.08.2021, содержащее возражения на иск.

В судебном заседании объявлен перерыв в порядке ст.163 АПК РФ до 18.08.2021 на 16 час. 30 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон, третьих лиц.

Как следует из материалов дела, ООО «Белтермо» является обладателем исключительных прав на товарный знак «BELTERMO», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 765673, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.07.2020 (далее - товарный знак). Дата приоритета 17.10.2019. Срок действия регистрации исключительного права до 17.10.2029.

Товарный знак «BELTERMO» зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 17 классе Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ) (в том числе такие товары как материалы звукоизоляционные, материалы теплоизоляционные, материалы изоляционные). 

Согласно сведениям из реестра товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте, 05.08.2021 в государственный реестр внесена запись о регистрации договора  об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении  всех товаров и услуг в пользу правообладателя ОАО «Мозырский деревообрабитывающий комбинат», Республика Беларусь, г. Мозырь.

Как указал истец, ООО «Белтермо» - торгово-производственная компания, которая специализируется на изготовлении и продаже целлюлозно-древесного утеплителя «Белтермо» под товарным знаком «Белтермо» на территории Российской Федерации.

Как указал истец в исковом заявлении, 08 октября 2020 года ему стало известно о нарушении его прав ответчиком, выразившемся в следующем.

Ответчик на интернет-сайте, расположенном по адресу https://www. ecowool.ru/ рекламирует и предлагает к продаже товар, относящийся к 17 классу МКТУ, под товарным знаком «Белтермо». В частности указанные нарушения подтверждаются следующими файлами и страницами сайта:

1. Страница в сети интернет расположенная по адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozasrmitnaya-plita-beltermo-top-20-mm-ship-paz/

2.     Документ (файл) в сети интернет размещенный по адресу: https://ecowool.ru/wpcontent/uploads/2019/ll/mdvp-plity-beltermo-rovnyj-kraj.jpg

3.     Документ    (файл)    в    сети    интернет    размещенный     по     адресу: https://ecowool.ru/wpcontent/uploads/2019/11/mdvp-plity-beltermo-rovnyj-kraj-600x399.jpg

4.       Страница      в      сети      интернет      расположенная      по      адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozashhitnaya-plita-beltermo-top-20-mm-rovnyj-kraj/

5.       Страница      в      сети      интернет      расположенная      по      адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozashhitnaya-plita-beltermo-top-25-mm-rovnyj-kraj/

6.       Страница в сети интернет расположенная по адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozashhitnaya-plita-beltermo-top-25-mm-ship-paz/

7.       Страница      в      сети      интернет      расположенная      по      адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozashhitnaya-plita-beltermo-top-30-mm-rovnyj-kraj/

8.       Страница в сети интернет расположенная по адресу: https://ecowool.ru/product/vlagostojkayavetrozashhitnaya-plita-beltermo-top-35-mm-ship-paz/

9.     Документ    (файл)    в    сети    интернет    размещенный    по    адресу: https://ecowool.ru/wpcontent/uploads/2019/ll/mdvp-plity-beltermo-ship-paz-l-el574686978343.jpg

10.     Документ    (файл)    в    сети    интернет    размещенный    по    адресу: https://ecowool.ru/wpcontent/uploads/2019/ll/mdvp-plity-beltermo-ship-paz-2-el574687280675.jpg

В подтверждение факта принадлежности сайта  https://ecowool.ru/ ответчику  истец ссылается на  размещение реквизитов ответчика на указанном сайте, при переходе на страницу сайта по адресу https://ecowool.rU/wp-content/uploads/2019/l 1/sertifikat-ekovull-l.jpg.

На сайте предлагаются к продаже древесные теплоизоляционные плиты, при этом используется словесное обозначение «Белтермо». 

Фактическим продавцом является ответчик, согласно информации размещенной на сайте (размещен ИНН ответчика). Данные нарушения подтверждаются протоколом осмотра доказательств от 06.10.2020, полученным с помощью Программного комплекса для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС». 

По мнению истца, предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил права истца. Истец не давал своего согласия на использования исключительного права на товарный знак «Белтермо».

В соответствии с условиями лицензионного договора от 15.07.2020, заключенного между ООО «Белтермо» и ООО «Альфа Грин» право использования спорного товарного знака составляет 100 000 рублей в квартал. 

В рамках досудебного урегулирования спора истцом 19.10.2020 в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о нарушении исключительных прав, которая оставлена ответчиком без ответа. На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о ачстичном удовлетворении исковых требований в силу слудующего.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

 Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по 4 отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. 

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. 

Ответчиком на сайте ecowool.ru используется обозначение «белтермо» тождественное товарному знаку истца по звуковому и семантическому признакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. 

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или  при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. 

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг. 

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления № 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

Реализуемые истцом и ответчиком товары относятся к одному роду товаров – теплоизолирующие материалы.

 Таким образом, товарный знак истца и обозначение «Белтермо» являются сходными до степени смешения. 

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере  стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

По настоящему делу истцом заявлено о взыскании  компенсации  в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей на основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленумов N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. 

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения размера компенсации ввиду отсутствия в материалах дела доказательств причинения истцам вероятных убытков, что явилось одним из критериев, влияющих на определение размера компенсации. 

Избранный истцом способ определения компенсации, закрепленный в подпункте 1 пункта 1 статьи 1515 ГК РФ, и размер компенсации не отвечает критерию объективности и разумной достоверности вероятных потерь истца, возникших в связи с нарушением его прав ответчиками. 

Суд определил размер компенсации в сумме 100 000 рублей, которая, по мнению суда, отвечает требованиям разумности и справедливости, а также препятствует незаконному использованию ответчиками чужого результата интеллектуальной деятельности.

При этом, судом учтено, что в соответствии с разъяснениями п.70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено и после прекращения правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения. 

При предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Таким образом, несмотря на переход исключительного права на товарный знак третьему лицу,  ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» на основании договора № 210 от 03.02.2021  об отчуждении исключительного права на товарный знак № 765673 (05.08.2021 в государственный реестр внесена запись о регистрации договора  об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении  всех товаров и услуг в пользу правообладателя ОАО «Мозырский деревообрабитывающий комбинат», Республика Беларусь, г. Мозырь) на момент совершения правонарушения истец  являлся обладателем исключительного права.

Доводы ответчика об использовании товарного знака «Белтермо» согласно свидетельству № 54175, правообладателем которого является ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» не подтверждены предоставлением договора с последним.

Решение  Федеральной службы  по интеллектуальной собственности  от 22.05.2020 об удовлетворении  возражения ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» и признании  недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 725083 не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку правовая охрана товарному знаку № 765673   прекращенной, недействительной не признана, доказательства обратного ответчиком не представлены.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. 

Однако, учитывая, что на момент рассмотрения спора истец не обладает исключительными правами в отношении товарного знака, требование  об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Белтермо» не подлежит удовлетворению судом.

Судебные расходы согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, подлежат взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эковулл», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Белтермо», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 100 000 рублей  компенсации за нарушение прав на товарный знак, 3000 рублей расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

СудьяА. ФИО4