АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-1148/2021

19 августа 2021 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 августа 2021 года.

Решение изготовлено в полном объёме 19 августа 2021 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Шкуро В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика общества с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое», индивидуального предпринимателя ФИО2, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии представителей:

от истца – ФИО3, по доверенности от 10.06.2021 №16/21;

от ответчика – ФИО4, по доверенности от 15.01.2021 № 7;

от третьих лиц – не явились,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (далее – ООО «Фабрика мороженого «Славица», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (далее – ООО «Крымские традиции», ответчик) о запрете использовать обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу, в том числе обязав ответчика в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу; упаковку (плёнку), содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу. Также истец просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака № 764258 в размере 1 000 000 рублей.

Определением суда от 25.01.2021 исковое заявление принято к производству и возбуждено производство по делу. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое» (далее – ООО «Кубань – Мороженое», третье лицо).

Также 15.07.2021 суд определением привлёк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – ИП ФИО2, третье лицо).

Исковые требования мотивированы использованием ответчиком на упаковке своей продукции обозначения «Светофор» схожего до степени смешения с товарным знаком № 764258 «Светофор», правообладателем которого является истец, в отсутствие согласия истца на использование данного товарного знака.

Ответчик иск не признал, считает размер заявленной ко взысканию компенсации чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости. Также, по мнению ответчика, словесное обозначение «Фруктовый светофор» является конкретизирующим и несущим иную смысловую нагрузку, нежели сам по себе словесный элемент «Светофор» противопоставленного знака. Ответчиком в данное обозначение заложен смысл комбинации из трёх фруктов разных цветов. Кроме того, ответчик указал на то, что на дату производства товара (18.07.2020) и на дату проведения истцом контрольной закупки спорного товара (13.08.2020) правовая охрана товарного знака истцу еще не была представлена, датой внесения сведений является 25.09.2020, до указанной даты правообладателем товарного знака «Светофор» № 764258 являлся ФИО2 (том 2 л.д. 37-41, 57-59).

Третье лицо ООО «Кубань – Мороженое» возражало относительно исковых требований, поскольку правообладателем товарного знака № 764258 «Светофор» на дату государственной регистрации 01.04.2019 являлся ФИО2, ООО «Фабрика мороженого «Славица» стала правообладателем указанного товарного знака 25.09.2020, в свою очередь договор на изготовление спорного товара, заключен между  ООО «Кубань – Мороженое» и ООО «Крымские традиции» 30.03.2018, то есть значительно раньше регистрации товарного знака. Также спорный товар, исходя их представленных истцом фотографий произведен ООО «Кубань – Мороженое» 18.07.2020, значительно раньше даты 25.09.2020, когда истец стал правообладателем товарного знака. Кроме того, третье лицо возражало относительно доводов истца о схожести до степени смешения обозначения «Фруктовый светофор», используемого ответчиком с принадлежащим ООО «Фабрика мороженого «Славица» товарным знаком «Светофор», поскольку в состав производимого ответчиком товарного знака входит словесный элемент «Фруктовый», в связи с чем словесное обозначение «Фруктовый светофор» является конкретизирующим и несущим иную смысловую нагрузку нежели словесный элемент «Светофор». Третье лицо также возражало относительно заявленной ко взысканию суммы компенсации в размере 1 000 000 рублей, в связи с непредставлением истцом доказательств, обосновывающих размере компенсации (том 1 л.д. 70-75).

Истец в дополнении с учётом отзыва третьего лица «Кубань – Мороженое» сослался на заключенное 09.07.2020 между ООО «Фабрика мороженого «Славица» и ИП ФИО2 соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации, предметом которого является уступка прав требования на возмещение убытков и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «Светофор» № 764257, 764258 за период, когда Цедент (ИП ФИО2) являлся правообладателем названных товарных знаков. Также товарный знак № 764258 и спорное обозначение является сходным до степени смешения ввиду совпадения сильного элемента «Светофор», поскольку потребители запоминают обозначение именно по элементу «Светофор», а не по элементу «Фруктовый». Истец также считает заявленный размер компенсации обоснованным, поскольку нарушение носит длительный характер, а контрафактный товар производился в значительном объёме и поставлялся в различные магазины (том 2 л.д. 29-32).

Третье лицо ИП ФИО2 в своих пояснениях исковые требования поддержало в полном объёме и просило их удовлетворить (том 2 л.д. 127).

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные ими в подтверждение своих доводов и возражений доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, товарный знак «Светофор» № 764258 зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое] (том 2 л.д. 7).

Истцу стало известно, что по заказу ООО «Крымские традиции» третьим лицом ООО «Кубань – Мороженое» изготавливается продукт под наименованием «Лёд Фруктовый Светофор». Ответчик использует на упаковках своей продукции обозначение «Светофор», тем самым нарушая исключительное право истца на товарный знак.

Использование ответчиком обозначения «Светофор» на упаковках своей продукции подтверждается фотографиями упаковки продукции, где ответчик указан в качестве изготовителя товара (том 1 л.д. 20-21).

Истцом приобретена данная продукция у ИП ФИО5, что подтверждается товарным чеком и кассовым чеком (том 1 л.д. 22-23).

На упаковке приобретённого фруктового льда в качестве производителя указано ООО «Крымские традиции», в качестве изготовителя – ООО «Кубань – Мороженое». 

Полагая, что ответчик использует на упаковке изготавливаемой им продукции обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком «Светофор» № 764258, правообладателем которого является истец, ООО «Фабрика мороженого «Славица», истцом в адрес ответчика направлена претензия от 05.11.2020 с требованием прекратить незаконное использование обозначения «Светофор», нарушающего исключительное право ООО «Фабрика мороженого «Славица» на товарный знак. Также истец просил выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 3 000 000 рублей (том 1 л.д. 50-52).

Указанная претензия получена ответчиком и оставлена без ответа, что и послужило основанием для обращения ООО «Фабрика мороженого «Славица» с данным иском в суд.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. 

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указывает на то, что истец стал правообладателем товарного знака № 764258 только 25.09.2020, до этого знак принадлежал ИП ФИО2 На представленной в материалы дела фотографии указана дата производства спорного товара – 18.07.2020, то есть в период, когда истец не являлся правообладателем товарного знака. 

Однако указанный довод ответчика подлежит отклонению исходя из следующих обстоятельств.

Согласно материалам дела, между истцом и ИП ФИО2 заключено соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020. Предметом указанного соглашения является уступка права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «СВЕТОФОР» №№ 764257, 764258 за период, когда цедент (ИП ФИО2) правообладателем названных товарных знаков (том 2 л.д. 34-35). 

Таким образом, истец вправе требовать взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 764258, в том числе за период, когда правообладателем товарного знака был ИП ФИО2 

Также ответчик указывает на то, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ). Однако, сведений о регистрации представленного соглашения от 09.07.2020 в Роспатенте истцом не представлено. 

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки», договор, на основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). 

Согласно правовой позиции ответчика, соглашение об уступке права требования от 09.07.2020, заключенного между ФИО2 и ООО «Фабрика мороженого «Славица» является незаключенным и не влечет юридических последствий. 

Отклоняя вышеуказанный довод ответчика, суд указывает следующее.

Согласно пункта 1 соглашения от 09.07.2020 стороны установили, что Цедент в период с 23.06.2020 по 24.09.2020 являлся правообладателем следуют товарных знаков: товарный знак «СВЕТОФОР» № 764257, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2001, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: пищевой лёд; товарный знак «Светофор» № 764258, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2019, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; лед замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой (мороженое), пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]. 

Пунктом 2 соглашения установлено, что цедент передает, а цессионарий принимает право требования возмещения убытков о взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащее цеденту на основании положений статьи 1515 ГК РФ ко всем лицам, нарушившим исключительные права товарные знаки, за период, когда цедент был правообладателем товарных знаков. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, в силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является. 

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак. 

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Материалами дела подтверждено, что датой внесения сведений о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 764258 является 25.09.2020 (том 2 л.д. 7). 

Кроме того, в материалы дела представлено уведомление Роспатента от 15.06.2021, согласно которому уполномоченный орган указывает о том, что Роспатент осуществляет государственную регистрацию распоряжений исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ, Правилами государственной регистрации и Административным регламентом. Указанные нормативные правовые акты не содержат положений, определяющих требования к соглашению об уступке права требования возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, условия и порядок регистрации такого соглашения в Роспатенте (том 2 л.д. 103-104).

Таким образом, государственной регистрации, в данном случае, подлежит лишь переход исключительного права, а не весь объём уступленных по договору цессии прав, таких как право требования взыскания компенсации или убытков, в связи с чем доводы ответчика в указанной части не обоснованы и подлежат отклонению.

Ответчик также указывает, что продукция производилась по его заказу ООО «Кубань – Мороженое» в рамках договора поставки СТМ № 019/30032018-КМ от 30.03.2018. 

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по поручению или заданию лица, нарушающего исключительное право правообладателя, в свою очередь, также образует нарушение исключительного права. 

К лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, могут быть применены меры защиты исключительных прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ. 

При этом с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ.

Доводы ответчика относительно того, что товарный знак и обозначение, используемое на спорной упаковке, не являются сходными до степени смешения, подлежат отклонению, исходя из следующего.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен самим судом без назначения экспертизы на основе Правил рассмотрения заявки. 

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил № 482). 

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое. 

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

В пункте 43 Правил № 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 

3) смысловое значение; 

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 

5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Согласно Международной Классификации Товаров и Услуг, мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда относятся к 30 классу товаров указанной Классификации.

Сильным элементом в спорном обозначении является слово «Светофор», которое несет основную индивидуализирующую нагрузку, на которую и падает логическое ударение. 

Элементы «Лед», «Фруктовый» являются слабыми элементам в спорном обозначении, поскольку слово «Лед» указывает на вид товара и является неохраняемым элементом; слово «Фруктовый» имеет описательную характеристику для товаров 30 класса (фруктовый – состоящий из фруктов) и является слабым элементом. 

Потребители запоминают обозначение именно по элементу «Светофор», а не по элементу «Фруктовый». 

Применив приведенные выше критерии оценки сходства до степени смешения, на основании проведенного анализа представленных сторонами доказательств, а также непосредственного осмотра вещественного доказательства, суд пришел к выводу о том, что наименование «Лёд фруктовый Светофор» сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 764258, о чем свидетельствуют сходность смыслового значения, внешней формы, и характера изображения. Таким образом, сравниваемые объекты возможно ассоциировать один с другим, а, следовательно, они схожи до степени смешения. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что разрешение на использование товарного знака путем заключения соответствующего договора ответчик не получал. 

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что истцом в достаточной мере подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца на товарный знак путём предложения к продаже и продажи товара, изображающего соответствующий товарный знак.

Истец заявлено ко взысканию с ответчика 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 764258.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик заявляет о чрезмерности отыскиваемой истцом компенсации. 

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд руководствуется следующим. 

Как разъяснено в пункте 61 Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. 

В соответствии с пунктом 62 Пленума № 10 суд, рассматривая дела о взыскании компенсации, по общему правилу, определяет её размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Алтайского края» разъяснено, что суд, исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика – индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. 

При определении размера компенсации суд принимает во внимание тот факт, что по аналогичным спорам компенсация за незаконное использование товарного знака составляет порядка 500 000 рублей (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2020 № С01-225/2020 по делу № А19-31013/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2017 № С01-1295/2016 по делу № А50-4929/2016, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019 N 15АП-18838/2019 по делу № А32-16174/2019). 

Однако, учитывая, что в данном случае ООО «Крымские традиции», не единственный нарушитель исключительного права ООО «Фабрика мороженного «Славица», при этом решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2021 по делу № А32-2776/2021 с ООО «Кубань – Мороженое» уже взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 250 000 рублей, с ответчика в пользу истца подлежит компенсация в размере 250 000 рублей.

В отношении требования истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу в виде понуждения ответчика в незамедлительном порядке уничтожить за свой счёт товары, находящиеся у ответчика и содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, упаковку (плёнку), которая находится у ответчика и содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу принадлежащим истцу, суд указывает следующее.

Как уже отмечалось, согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2); об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно названному пункту 4 в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом;

Пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

Контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 1 там же).

Однако, в соответствии с правовым подходом, изложенным в пункте 57 Постановления № 10, такое требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Из материалов дела усматривается и утверждает ответчик, что он добровольно исполнил обязанность лица, нарушившего исключительное право, путем прекращения использования товарного знака на этикетках и упаковках, снятия их с производства, изъятия из оборота. Доказательства использования ответчиком товарного знака с даты обращения в суд с иском до даты принятия решения суду не предоставлены. Истцом не указаны конкретный товар или упаковки конкретных товаров, на которых он просит запретить использование товарного знака, что также свидетельствует в пользу того, что соответствующее требование истца является абстрактным и направленно на пресечение возможных правонарушений в будущем.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения требования о пресечении нарушения исключительных прав ООО «Фабрика мороженого «Славица» нет.

Аналогичный правовой вывод содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-585/2018 по делу № А76-8501/2017, от 30.08.2019 № С01-777/2019 по делу № А55-31528/2018 и т.п., принятых по результатам рассмотрения подобных дел.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при подаче иска была оплачена государственная пошлина в сумме 29 000 рублей платежным поручением от 24.12.2020 № 4119 (том 1 л.д. 15), из которых 23 000 рублей государственной пошлины за имущественное требование о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 6 000 рублей – за требование о пресечении нарушения.

В соответствии с положениями части 1 статьи 110 АПК РФ судом на ответчика относятся расходы истца по уплате 5 750 рублей государственной пошлины пропорционально размеру удовлетворенных имущественных исковых требований (250 000х23 000:1 000 000).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 29 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

СудьяВ.Н. Шкуро