ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

ул. Хлыновская, д. 3, г. Киров, Кировская область, 610998

http://2aas.arbitr.ru, тел. 8 (8332) 519-109

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-8882/2023

г. Киров

23 октября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2024 года.  

Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2024 года.

 

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Овечкиной Е.А.,

судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мещеряковой О.С.,

 

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции:

от истца – ФИО1, действующей на основании доверенности от 15.04.2024 № 14,

от ответчика – ФИО2, действующего на основании доверенности от 03.07.2023,

 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» 

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2024 по делу № А82-8882/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, управления строительства администрации городского округа город Рыбинск (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 392 144 рублей 00 копеек, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (далее – истец, правообладатель, Общество, ООО «Мастерфайбр») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» (далее – ответчик, подрядчик, заявитель, податель жалобы, Компания, ООО «ВПС») о взыскании 1 392 144 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака № 296527 «Мастерфайбр», а также расходов по уплате государственной пошлины.

Исковые требования основаны на положениях статей 6, 153, 333, 702, 740, 745, 1225, 1229, 1233, 1252, 1299-1301, 1309-1311, 1481, 1484, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статей 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», статей 95, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», разъяснениях пунктов  43. 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснениях пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и мотивированы незаконным использованием товарного знака истца в документации, оформляемой в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по организации строительства объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой 152919, 

<

...>» от 20.10.2020 № 20/113 (далее – контракт), заключенного между ООО «ВПС» и Управлением строительства администрации городского округа город Рыбинск, привлеченного к участия в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (далее – третье лицо, заказчик, Управление).   

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2024 исковые требования удовлетворены частично в связи с установлением  судом первой инстанции факта нарушения ответчиком исключительного оправа истца на спорный товарный знак, с Компании в пользу Общества взыскано 696 072 рубля 00 копеек компенсации, исходя из однократного размера стоимости товаров (выполненных работ), на которых незаконно размещен товарный знак, а также расходы по уплате государственной пошлины.

ООО «ВПС» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении иска в полном объеме либо определить размер компенсации в сумме 10 000 рублей 00 копеек.

Податель жалобы ссылается на то, что смета покрытия была надлежаще согласована с заказчиком, смена материала одобрена заказчиком и подтверждается представленными в дело доказательствами. Полагает, что отсутствие публикации дополнительного соглашения к контракту не лишает ответчика права ссылаться на замену материалов при выполнении работ в рамках контракта. Также податель жалобы считает размер компенсации завышенным, ссылается на Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2018 № 28-П, Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П; указывает, что правонарушение совершено впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не носит грубый характер, деятельность ответчика по выполнению работ по возведению спортивных конструкций, не являлась существенной частью его предпринимательской деятельности.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Мастерфайбр» считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, нарушение в виде использования товарного знака при вводе в оборот товара с наименованием «Мастерфайбр» установлено верно, суд первой инстанции сделал правильный вывод о высокой вероятности смешения, так как покрытие производится по технологии «Мастерфайбр». Настаивает на том, что в материалах дела отсутствуют доказательства тому, что товар, использованный ответчиком в рамках контракта, не является контрафактным. Соглашение о замене сторонами материала, подписано не было.

ООО «ВПС» представило возражения на отзыв, настаивает на том, что им представлены достаточные доказательства о согласованности смены покрытия и как следствия отсутствия самого события правонарушения по введению в оборот контрафактного товара. Ходатайство ответчика о снижении суммы компенсации до 10 000 рублей 00 копеек, а затем до однократной стоимости товаров не означает согласие ответчика с требованиями истца. Ответчик не был обязан вносить изменения, но и попросту не мог осуществить это чисто физически, в виду отсутствия такой возможности и отсутствия процедуры такого внесения.

Подробнее позиции сторон изложены письменно.

Управление отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 09.09.2024 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10.09.2024 в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны и третье лицо надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 22.10.2024.

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 21.10.2024 на основании статьи 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи Горева Л.Н. в связи с нахождением в отпуске на судью Малых Е.Г., в связи с чем рассмотрение апелляционной жалобы было начато сначала.

В судебном заседании представитель ответчика настаивал на отмене судебного решения и отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель истца в судебном заседании озвучил свою позицию, поддержав выводы суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ апелляционная жалоба ответчика рассмотрена без участия представителя третьего лица.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, ООО «Мастерфайбр» является обладателем исключительного права на товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 296527 (дата приоритета - 07.04.2004, дата регистрации - 07.10.2005), зарегистрированного, в том числе для товаров 27-го класса «покрытия для детских и спортивных площадок» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу стало известно о факте заключения между Управлением (заказчик) и ООО «ВПС» (подрядчик) по результатам электронного аукциона (протокол от 09.10.2020 № 0171200001920001735), контракта по выполнению комплекса работ по организации строительства объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой 152919, 

<

...>» в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту).

В акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 17.05.2021 за № 14 в строке 22 ответчиком указано устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-фурановых (Прим. покрытие МастерфайбрСпорт).

ООО «Мастерфайбр» полагая, что указание в документации на товарный знак, принадлежащий истцу, нарушает права последнего, обратилось к ООО «ВПС» с претензией от 05.04.2022 с требованием о прекращении использования товарного знака и выплате компенсации в сумме 1 442 463 рублей 26 копеек.

ООО «ВПС» в ответе на претензию от 18.04.2022 № 428/01 отрицало факт нарушения прав истца, ссылалось на указание расценки применительно к Мастерфайбр Спорт.

Отказ в удовлетворении требований правообладателя в досудебном порядке стал основанием для обращения ООО «Мастерфайбр» в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее и возражений, заслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

В силу статей 1, 9 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. При этом при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из совокупного толкования разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления № 10 следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу прав на товарный знак ответчиком не оспаривается, однако ООО «ВПС» настаивает на том, что нарушения с его стороны исключительно права истца не имеется, так как фактически в работе был использован иной материал, а в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 17.05.2021 № 14 «Мастерфайбер» приведен в качестве расценки по аналогии.

В пункте 55 Постановления № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не предусмотрен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством.

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В отсутствие прямого указания в законе и с учетом разъяснений пункта 55 Постановления № 10 ответчик вправе использовать любые средства доказывания для опровержения доводов истца об использовании товара, маркированного товарным знаком.

С учетом изложенного, дополнительное соглашение к контракту, на необходимость наличия которого в данном случае настаивает истец, не является единственным допустимым доказательством согласования с государственным (муниципальным) заказчиком замены используемого в ходе исполнения соответствующего контракта материала.

В подтверждение этого обстоятельства могут быть представлены иные письменные доказательства. Во внимание могут быть приняты исполнительная документация, подтверждающая ход и порядок выполнения работ по контракту (акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, сертификаты на материалы), мнение самого заказчика. В данном случае необходимость заключения дополнительного соглашения как возможной составляющей процесса документального оформления исполнения контракта не может быть учтена для целей определения наличия или отсутствия нарушения прав истца на товарный знак, поскольку судом в рамках указанного в вопросе дела не исследуется вопрос о соблюдении процедуры исполнения контракта.

ООО «ВПС» представило в материалы дела:

1) письмо Компании от 15.04.2021 № 376/01 в адрес заказчика, касательно того, что в проекте заложена расценка универсальная площадка с покрытием из монолитной резиновой крошки «Мастерфайбр спорт» толщиной 10 мм, а в смете – 5 мм. В связи с тем, что стоимость такого покрытия существенно увеличена производителем, что подтверждается приложенным коммерческим предложением общества с ограниченной ответственностью «Ярославская фабрика резиновых покрытий «Мастерфайбр», ООО «ВПС» просило согласовать замену поставщика покрытия;

2) в ответе Управления ответчику от 22.04.2021 № 044-01-06/768 выражено согласие на замену покрытия площадок без ухудшения характеристик; 

3) акт освидетельствования скрытых работ от 13.05.2021 № 38, согласно которому устройство покрытия из монолитной резиновой крошки выполнено из резины дробленой, пигмент, праймер, клей полиуретановый Union, сертификат соответствия РОСС RU.TP06.H00931 (резина дробленая), паспорт безопасности, сертификат соответствия РОСС RU.C-RU.HP15.H06043/20 (клей);

4) сертификат соответствия РОСС RU.TP06.H00931 продукции резина дробленая изготовителя ООО «ЦГС», сертификат соответствия РОСС RU.C-RU.HP15.H06043/20 на продукцию – клей полиуретановый изготовителя общества с ограниченной ответственностью «Юнион Полимер».

Использование в работе изделий, схожих с изделиями правообладателя при применении расценки по аналогии не свидетельствует о том, что в оборот введен контрафактный товар под видом товара истца. 

Использование расценки «применительно», не означает использованием указанного материала, а подразумевает использованием по аналогии расценок, с ним связанных. При доказанности факта использования в рамках исполнения контракта иных материалов, нарушение не имеет места быть.

В пункте 3.3 Методических рекомендаций по применению сметных норм рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019 № 507/пр, действовавшей в спорный период, указано, что сметные нормы корректировке не подлежат, в том числе, когда проектной документацией предусмотрено применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации.

При этом включение в смету «применительной» или индивидуальной расценки носит технический характер.

Порядок исполнения контракта и оценка соответствия действий его сторон Закону № 44-ФЗ не является предметом исследования в рамках настоящего спора.

При таких обстоятельствах в рассматриваемой ситуации исключительные права истца на спорный товарный знак нельзя признать нарушенными действиями ответчика, поскольку резиновое покрытие «Мастерфайбр» не использовалось при выполнении работ ответчиком, а контрафактный товар не вводился в оборот, то и указание в документации спорного товарного знака не следует считать использованием «на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот» по смыслу подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, в связи с чем в удовлетворении иска надлежит отказать. 

С учётом изложенного апелляционная жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а обжалуемое решение суда - отмене на основании пункта 2 части 1 статьи 270 АПК РФ. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины ответчика подлежат возмещению за счет истца. 

Руководствуясь статьями 258, 268–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд  

 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.07.2024 по делу № А82-8882/2023 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 000 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1–291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий                                      

Е.А. Овечкина

 

Судьи                         

Е.Г. Малых

 

А.Б. Савельев