ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А77-2627/2023

г. Ессентуки

26 июля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июля 2024 года.

 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Жукова Е.В., Цигельникова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 07.05.2024 по делу № А77-2627/2023, принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ростов-на-Дону (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2, ст-ца Шелковская (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации,                                                      при участии в судебном заседании представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО3 (доверенность от 25.12.2023),               в отсутствие иных участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, истец) обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака № 359303 в размере 92 857 руб., расходов на уплату государственной пошлины в размере 2 000 руб., судебных издержек, состоящих из стоимости товара 100 руб., почтовых расходов 158 руб., расходов на отправку посылки с контрафактным товаром и видеозаписью в суд в размере 372, 04 руб. и 8 000 руб. стоимости фиксации правонарушения (уточненные требования).

Решением суда от 07.05.2024 исковые требования удовлетворены частично. С предпринимателя в пользу общества взыскано 12 362 руб. компенсации и 10 832, 04 руб. в возмещение судебных расходов. В удовлетворении требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП ФИО1 подана апелляционная жалоба, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме. Доводы заявителя жалобы сводятся к тому, что суд первой инстанции неправомерно разрешил вопрос о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в связи с неверным расчетом ее размера. При расчете размера компенсации суд не учел размер разового паушального взноса, а также принял во внимание количество товаров находящихся в одном классе, в отношении которых заключены лицензионные договоры.

Отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель ИП ФИО1 поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя лица, участвующего в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 07.05.2024 по делу № А77-2627/2023 подлежит изменению, исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем исключительного права на товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 359303, зарегистрированный 08.09.2008 в отношении товаров 3, 8, 11, 21, 26-го классов и услуг 35, 44-го классов МКТУ.

24.12.2022 в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП ФИО2 товара – расчески, имеющего технические признаки контрафактности.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены кассовый чек от 24.11.2021, видеозапись покупки, приобретенный товар.  

Полагая, что указанными действиями ответчика нарушаются права истца на использование принадлежащего ему товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив представленные доказательства, суд первой инстанции признал доказанным принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которых предъявлены настоящие исковые требования; реализацию ответчиком товара, содержащего обозначения, сходного с товарным знаком истца, как следствие, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Судебная коллегия оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части не усматривает. Апелляционная жалоба также не содержит доводов о несогласии с выводом суда первой инстанции в указанной части. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не «снижения» размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - Постановление № 28-П, Постановление № 40-П).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Предприниматель просил взыскать 92 857 руб., из расчета: 1 300 000 руб. (вознаграждение по договору за месяц, из которых 1 000 000 руб. паушальный взнос, 300 000 руб. роялти) / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения x 2 (двукратная стоимость права).

При определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из того, что стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, применительно к обстоятельствам настоящего дела должна определяться следующим образом: размер ежемесячного вознаграждения за 1 класс МКТУ /количество классов МКТУ/ количество товаров 21 класса/ количество способов использования, по которым предоставлено право использования обозначения. С учетом реализации ответчиком одного контрафактного товара («расческа»), который относится к 21 классу МКТУ, размер компенсации исходя из стоимости права использования товарного знака подлежит определению с учетом данного обстоятельства и условий предоставления права использования товарного знака «KAIZER» по лицензионному договору от 06.04.2021. 

Суд указал, что размер компенсации в данном случае в виде двукратной стоимости права пользования составит сумму 1 530,61 руб. из расчета ((300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 14 количество товаров в классе по условиям договора / 4 способа применения)*2).

Также суд отметил, что разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака № 359303 в размере 1 000 000 руб. при расчете не может быть принят во внимание, поскольку лицензионным договором от 06.04.2021 не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что взыскание компенсации является средством восстановления прав, а не обогащения правообладателя, в связи с чем, определение компенсации, исходя из приведенных расчетов с учетом способов использования товарного знака и классов МКТУ направлено именно на восстановление прав правообладателя.

Между тем, принимая во внимание доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не может признать названные выводы суда первой инстанции правомерными и обоснованными.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019 также отмечена необходимость соотнесения условий лицензионного договора, которым истец обосновывает расчет компенсации, и обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, в том числе в части перечня товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

При определении цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование спорного товарного знака, необходимо также учитывать виды товаров в рамках одного класса МКТУ, поскольку это может оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом правообладателю вознаграждения, однако это не означает, что размер вознаграждения по лицензионному договору должен быть арифметически поделен на количество товарных позиций, указанных в 21-м классе МКТУ.

При этом суд обращает внимание на то, что согласно ГОСТ Р 51303-2023 под видом товаров понимается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением (например, плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды), под группой товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходными потребительскими свойствами и показателями, а также общим назначением (например, верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты).

Заключение лицензионного договора на использование товарного знака в отношении нескольких наименований товаров, входящих в один класс МКТУ, является обычной хозяйственной практикой. Например, если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 21-го класса МКТУ, то разумно предположить, что по лицензионному договору будет предоставлено право использования в отношении всей группы указанных товаров. Соответственно, вознаграждение по такому лицензионному договору будет охватывать всю эту группу товаров. 

В такой ситуации, если ответчик будет использовать товарный знак при продаже лишь одного товара, например расчёски, то стоимостью, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, будет вознаграждение по лицензионному договору за всю указанную группу товаров, и исходя из этой стоимости будет рассчитываться компенсация.

Если ответчик использовал обозначение лишь в отношении одного товара и заявил обоснованный довод о том, что по лицензионному договору предоставлено право использования товарного знака в отношении товаров, которые не относятся к одному виду, суд может определить иной размер стоимости права использования для целей расчета компенсации с учетом того, что размер вознаграждения по такому договору не является стоимостью права использования, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Как правило, готовые изделия классифицируются в соответствии с их функцией или назначением (общие замечания к МКТУ). В связи с этим видится разумным исходить из того, что вознаграждение за использование товаров из одного класса МКТУ - это стоимость права использования, взимаемая при сравнимых обстоятельствах за использование любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары не относятся к одному виду.

Таким образом, если по лицензионному договору предоставлено право использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования, взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам, поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что ошибочный вывод суда первой инстанции о делении размера платежа на количество товаров 21-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору, привел к принятию неверного решения.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, в лицензионном договоре можно одновременно установить как фиксированный разовый лицензионный платеж (паушальный платеж), так и периодические платежи (например, процент от продаж).

Поскольку и паушальный взнос, и периодические платежи составляют стоимость права использования объекта интеллектуальных прав, обе суммы подлежат учету при расчете компенсации за нарушение исключительного права на этот объект.

В связи с этим соответствующие выводы суда первой инстанции о том, что разовый паушальный платеж не подлежит учету, признаются неправомерными.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с доводом заявителя жалобы о необоснованности размера компенсации, определенного судом первой инстанции.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает правильным произведенный истцом расчет компенсации (1 300 000 руб. (вознаграждение по договору за месяц, из которых 1 000 000 руб. паушальный взнос, 300 000 руб. роялти) / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения x 2 (двукратная стоимость права)) и полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсациию за нарушение исключительных прав в размере 92 857 руб.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2024 по делу № А21-4292/2023.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика судебных издержек в виде стоимости вещественных доказательств в размере 100 руб., почтовых расходов в размере 158 руб., расходов на отправку посылки с контрафактным товаром и видеозаписью в суд в размере 372, 04 руб., расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что приобретение контрафактных товаров вызвано необходимостью доказывания довода о нарушении исключительного права истца, указанные расходы относимы к предмету спора и подлежат компенсации истцу.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку несение истцом судебных расходов подтверждается материалам дела, то требования о взыскании с ответчика расходов по приобретению товара, почтовых расходов, расходов на отправку посылки с контрафактным товаром и видеозаписью в суд, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению. 

Расходы на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб. также подлежат удовлетворению, поскольку подтверждаются договором на оказание услуг от 19.03.2021, актом о выполнении работ № 167 от 28.08.2023 о фиксации 38 случаев нарушения прав (ответчик ИП ФИО2 № 35 списка) на сумму 304 000 руб., а также платежным поручением от 11.09.2023 № 12194 на сумму 304 000 руб.

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 07.05.2024 по делу № А77-2627/2023 подлежит изменению на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с неправильным применением норм материального права. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 07.05.2024 по делу № А77-2627/2023 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции:

«Уточненное исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) компенсацию в размере 92 857 руб., судебные издержки в виде почтовых расходов в размере 158 руб., вещественных доказательств в размере 100 руб., расходов на отправку посылки с контрафактным товаром и видеозаписью в суд в размере 372, 04 руб., расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 2 000 руб. и за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 руб. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 714 руб. 

Вещественное доказательство по делу – товар уничтожить после вступления решения суда в законную силу и истечения срока установленного на его обжалование в кассационном порядке». 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий                                                                            И.Н. Егорченко

Судьи                                                                                                           Е.В. Жуков 

                                                                                                                      И.А. Цигельников