0

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                               Дело  № А19-13836/2018 

 

«27» сентября 2018 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  25.09.2018.

Решение  в полном объеме изготовлено   27.09.2018.

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Архипенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исаевой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, Волжский р-н, Смышляевка пгт, Первомайская ул, 1)

к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166)

о запрете использования товарного знака, о взыскании 500 000 руб.,

при участии в заседании:

от истца (заявителя) – ФИО1 (доверенность от 17.08.2018 № 45/08-18, паспорт);

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 11.07.2018 № 89, паспорт);

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» с требованиями: 

- запретить ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации; 

- взыскать с ООО «МДИ» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб. 

Кроме того заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб. 

В заседании суда истец просил заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя не рассматривать ввиду преждевременности его подачи.

Ответчик в ранее представленном отзыве возражал против удовлетворения иска по мотиву добровольного удовлетворения претензии  правообладателя о дальнейшем запрете использования товарного знака после ее получения;  злоупотребления правообладателем своими гражданскими правами, выразившегося в государственной регистрации товарного знака после того, как спорное обозначение приобрело известность в результате законного использования его третьими лицами и истцом; чрезмерности размера отыскиваемой компенсации.

 

Обстоятельства дела

            В 2007 году ООО «Торговый дом «Светоч» был разработан игровой набор и торговый знак «Дары Фрёбеля» и начат процесс по продвижению данного продукта в учебных учреждениях Российской Федерации, а также сотрудничество с Министерством образования РФ по разработке методических пособий.

02.11.2011 ООО «Торговый дом «Светоч» был заключен договор на разработку комплектов методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля».

Впоследствии  полученные по договору методические пособия по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» издаются по договору от 16.06.2011, заключенному с ООО «Издательство «ВАРСОН», обязательные экземпляры авторского права на методические пособия передаются в Российскую книжную палату; с 2012 года начинаются активные продажи игрового набора под названием «Дары Фрёбеля», в том числе государственным учебным заведениям.

            16.04.2014 методические пособия по договору на разработку комплекта методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», заключенному с авторским коллективом в лице ФИО3, ФИО4, ФИО5,  усовершенствуются, регистрируются в Торгово-промышленной палате Самарской области (Свидетельство № 188), и как наглядный материал, инструкция по непосредственному использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» выходят в тираж по договору издания от 02.06.2014 с передачей обязательного экземпляра в Российскую книжную плату 01.09.2014.

29.06.2017 товарный знак «Дары Фрёбеля» ООО «Торговый дом «Светоч» на основании статей 1477,1481 Гражданского кодекса РФ  зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 621468, приоритет товарного знака 15.07.2016, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В ходе мониторинга рынка правообладателем был выявлен факт предложения и продажи ООО «МДИ» на сайте mdi-toys.ru  и в розничном магазине по адресу: 

<

...>, склад № 3 товаров со словесным обозначением «Игровой набор Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, о чем составлен протокол осмотра интернет-сайта от 19.07.2017.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком, правообладатель ООО «МДИ» не предоставлял, и посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта.

            В силу части 1 статьи 1252, статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

             В этой связи правообладатель 07.07.2017, 11.07.2017, 25.07.2017, 02.08.2017 обращался к нарушителю с требованиями прекратить незаконное использование принадлежащего  ему товарного знака. 

             ООО «МДИ» в ответе на претензию факт допущенного нарушения признал и обязался прекратить дальнейшее использование товарного знака, однако требования ООО «Торговый дом «Светоч» не исполнил.

            Досудебными претензиями от 18.04.2018 и от 24.05.2018 правообладатель вновь потребовал от нарушителя прекратить использование принадлежащего ему товарного знака и рассмотреть вопрос о возмещении компенсации за нарушение.

            От удовлетворения претензий правообладателя нарушитель уклонился, напротив, 11.12.2017 направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля». 

            В обоснование возражений нарушителем, в частности, указано, что поставку игрового набора «Дары Фрёбеля» ООО «МДИ» осуществляет свыше 4 лет (товар как производится на территории РФ,  так и импортируется из Китая);  в июне 2017 года им для указанного набора было разработано методическое пособие с практическими рекомендациями по его применению, которые входят в комплект поставки; ранее игровой набор носил название «Монтессори», а с 20.04.2016 – то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака был переименован в «Дары Фрёбеля», о чем было указано на официальном сайте ООО «МДИ».

            В этой связи, по мнению ООО «МДИ», была создана ситуация, при которой правообладатель использует товарный знак для идентификации товара, который не является его инновационной разработкой или эксклюзивным продуктом, а поставляется из Китая одновременно несколькими российскими компаниями, в том числе ООО «МДИ» на протяжении нескольких лет и, соответственно, регистрация товарного знака в нарушение статьи 1483 Гражданского кодекса РФ вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а потому является незаконной.

            Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2018 в удовлетворении возражений ООО «МДИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля» было отказано, правовая охрана принадлежащего ООО «Торговый дом «Светоч» товарного знака № 621468 оставлена в силе.

           Несмотря на указанные обстоятельства, ООО «МДИ» продолжает реализацию игрового набора «Дары Фрёбеля», сходного до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим истцу.

В соответствии с частью 1 стать 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом. 

   Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком № 621468, ООО «МДИ» не предоставлял, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с требованием о запрете ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По правилам статьи 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе в соответствии с частью 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Согласно части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, ответчику не  предоставлял, и истец посчитал исключительные права нарушенными, последний, руководствуясь вышеназванными нормами права, также требует выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака № 621468 в размере 500 000 руб.

 

           Ответчик иск не признал по мотиву добровольного удовлетворения претензии  правообладателя о дальнейшем запрете использования товарного знака после ее получения, что подтверждается скриншотом сайта mdi-toys.ru, а потому отсутствия оснований для удовлетворения иска в части требования прекращения использования товарного знака.

               Кроме того, ответчик просил в удовлетворении иска отказать и по мотиву злоупотребления правом в порядке статьи 10 Гражданского кодекса РФ.

              На злоупотребление правом, по мнению ответчика, указывает следующее.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи Гражданского кодекса РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом, и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. В силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Недобросовестный участник гражданского оборота может зарегистрировать на себя товарный знак, в котором представлено обозначение, ранее уже введенное его конкурентом или просто другим лицом в торговый оборот, потребовать заключения лицензионного договора, а в случае отказа предъявить иск о защите исключительных прав с требованием о выплате компенсации.

По утверждению ответчика, спорное обозначение задолго до даты его приоритета использовалось ООО «МДИ» в предпринимательской деятельности, о чем свидетельствуют таможенные декларации 10702030/080216/0005664, 10702030/040416/0015269; счета-фактуры (УПД) №№ 109 от 22.04.16, 1171 от 26.04.16, 1147 от 26.04.16, 1242 от 11.05.16, 1244 от 11.05.16, 1309 от 19.05.16, 1263 от 13.05.16 , 1333 от 23.05.16, 1335 от 23.05.16, 1338 от 23.05.16, 1400 от 27.05.16, 1401 от 27.05.16, 1408 от 30.05.16, 1499 от 06.06.16, 1502 от 06.06.16, 1512 от 07.06.16, 1523 от 07.06.16, 1551 от 09.06.16, 1652 от 24.06.16, 1687 от 28.06.16 , 1695 от 29.06.16, 1715 от 01.07.16, 1788 от 08.07.16, 1808 от 11.07.16, 1809 от 12.07.16.

О факте реализации ООО «МДИ» продукции с наименованием, спорным до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч», последнее до регистрации товарного знака знало, что, в частности, подтверждается представленной истцом распечаткой страницы «Мир деревянных игрушек», расположенной по адресу сайта http://www.facebook.com/mditoys, запись от 26 апреля 2016 года,

Продукции под названием «Дары Фрёбеля» ответчиком продвигалась на товарном рынке, со стороны потребителя производилось наращивание интереса к ней, у определенного и ограниченного круга потребителей сложились соответствующие потребительские ассоциации к игровому набору задолго до даты приоритета на спорное обозначение.

Таким образом, ответчик выпускал продукцию под словесным обозначением, заявленным в товарном знаке нарушителя, длительное время задолго до регистрации товарного знака и указанное свидетельствует о том,  что регистрация товарного знака не соответствует социально полезными целями и способна привести к негативным последствиям в рамках общественных отношений, охраняемых законом.

В этой связи, оснований для запрета использования соответствующего обозначения в дальнейшем не имеется.

Однако, несмотря на вышеизложенное, общество, действуя добросовестно, после получения претензии компании незамедлительно предприняло действия для удаления всех изображений и сведений, размещенных на сайте, указанном в претензиях ответчика. Данные действия касались любых обозначений и информации, которые могли бы быть тождественными, сходными до степени смешения, или могли создавать угрозу смешения с товарными знаками истца.

Представленные истцом доказательства нарушения не соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности доказательств, в частности, в материалы дела в обоснование факта нарушения исключительных прав компания в числе прочего предоставила скриншоты страниц сайтов, администратором которых ответчик не является.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик также указал на чрезмерность размера отыскиваемой компенсации, и просил снизить ее размер до разумных пределов.

 

            Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон по делу, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

 

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Надлежащим доказательством принадлежности прав на товарный знак в силу части 1 статьи 1504 Гражданского кодекса РФ является Свидетельство на товарный знак, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Как видно из материалов дела, ООО «Торговый дом «Светоч» принадлежит право на товарный знак -  словесное обозначение «Дары Фрёбеля», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 621468, приоритет товарного знака 15.07.2016.

В этой связи, суд считает доказанным статус истца как правообладателя исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения «Дары Фрёбеля».  

Судом установлен факт распространения ООО «МДИ» игровых наборов посредством предложения к продаже товара на сайте mdi-toys.ru  со словесным обозначением Игровой набор «Дары Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, что подтверждается протоколом осмотра интернет-сайта от 19.07.2017, составленным Союзом «Торгово-промышленная палата Самарской области», универсальным передаточным актом от 27.07.2017 № 1726. Доказательств обратного суду не представлено.

Доводы ответчика о добровольном прекращении с его стороны пользования товарным знаком судом рассмотрены и отклоняются.

В судебном заседании судом при участии представителей сторон по ходатайству истца произведен осмотр страницы интернет-магазина ООО «МДИ» - www.mdi-toys.ru и в разделе Оптовый каталог (wholesale-catalog) обозрена информация следующего содержания: «Просим обратить внимание, что с 20 апреля 2016 года мы переименовываем артикул Д056 Игровой набор «Монтессори», новое наименование Игровой набор «Дары Фребеля»….Игровой набор «Дары Фрёбеля» предназначен для раннего развития детей дошкольного возраста и организации игрового пространства…».

Таким образом, факт использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака путем размещения информации на принадлежащем ему сайте и на сегодняшний день подтвержден.

По правилам части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ и положений пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», суду в рамках настоящего дела необходимо установить, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с зарегистрированными истцом товарным знаком.

По существу предметом возникшего между сторонами  спора является наличие-отсутствие тождественности или сходства до степени смешения  между обозначением, использованным ООО «МДИ» при реализации им игровых наборов «Дары Фрёбеля», и  зарегистрированным в качестве принадлежащего правообладателю товарного знака со словесным обозначением «Дары Фрёбеля» в 28 классе МКТУ – игры настольные.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных знаний и может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения и товарным знаком № 429280 может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В качестве критериев определения сходства суд вправе руководствоваться «Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходно», утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (абзац 3 раздела 1 Методических рекомендаций), а также «Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.

Согласно пунктам 40-42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков;  разделу 3 «Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходно» обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Анализ звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства обозначений, используемых ответчиком при реализации Игрового набора «Дары Фрёбеля», с товарным знаком истца № 621468 «Дары Фрёбеля»  указывает о наличии между ними полного фонетического и семантического сходства. 

Так, обозначение реализуемого ООО «МДИ» игрового набора «Дары Фрёбеля» совпадает с товарным знаком  по свидетельству № 621468 с обозначением «Дары Фрёбеля» во всех буквенных элементах полностью, имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в контрафактное обозначение и полная степень фонетического сходства охраняемого словесного элемента, сравниваемые товарные знаки являются фонетически тождественными.

            Таким образом, исследуемое обозначение ассоциируется с товарным знаком истца в полной мере.

Судом установлена и однородность товаров ответчика товарам, для которых истцом зарегистрирован товарный знак, поскольку игровые наборы относятся к одной родовой группе.

Потребительские свойства и функциональное назначение сравниваемых обозначений и товарного знака также сходно, поскольку реализуемые истцом и ответчиком игровые наборы одинаковым образом используется для дошкольного развития детей. Из данного обстоятельства вытекает еще одна особенность - данные товары с высокой долей вероятности могут быть взаимозаменяемы, а, следовательно, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Учитывая однородность и наличие семантического и звукового сходства между сравниваемыми обозначениями, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ).

По смыслу данной нормы закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, в соответствии с пунктом  34  «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015,  является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Учитывая, что правообладатель разрешения ответчику на использование своего товарного знака не давал, то использование является нарушением  положениям части  3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Причем дальнейшее использование наименования «Дары Фрёбеля» нарушает права истца, длительное время предлагающего к реализации продукцию товарным знаком «Дары Фрёбеля» по свидетельству № 621468, а соответственно может повлечь за собой значительные убытки, как в финансовом плане, так и в отношении потребителей продукции компании.

В соответствии с частью 1 стать 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом. 

В этой связи исковые требования в части запрета ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика о наличии у него права преждепользования спорным товарным знаком судом рассмотрены и отклоняются.

Действительно, в соответствии с частью 1 статьи 1361 Гражданского кодекса РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В этой связи суд проверил утверждения ответчика о добросовестном использовании им на территории Российской Федерации созданного независимо от правообладателя тождественного игрового набора «Дары Фрёбеля».

В качестве доказательств преждепользования ответчик в материалы дела представил контракт от 05.01.2008, заключенный с фирмой «YiWU EXCELLENT IMP. AND EXP. CO., LTD», Китай, предметом которого является поставка последней ответчику конструкторов и пазлов из фанеры и деревянных игрушек, и счета-фактуры от 22.04.2016 № 1109, 26.04.2016 № 1147, от 28.04.2016 № 1171, от 11.05.2016 № 1242, № 1244, от 13.05.2016, от 19.05.2016 № 1309, от 23.05.2016 № 1333, № 1335, № 1338, от 27.05.2016 № 1400, № 1401, от 30.05.2016 № 1408, № 1263, от 06.06.2016 № 1499,  № 1502, от 07.06.2016 № 1512, № 1523, от 09.06.2016 № 1551, от 24.06.2016 № 1652, от  28.06.2016 № 1687, от 29.06.2016 № 1695, от 30.06.2016 № 1704, от 01.07.2016 № 1715, от 08.07.2016 № 1788, от 11.07.2016 № 1808, от 12.07.2016 № 1809.

Однако, как видно из контракта от 05.01.2008, заключенного с фирмой «YiWU EXCELLENT IMP. AND EXP. CO., LTD», Китай, предметом поставки являются товары, наименование которых ограничено перечислением артикулов товара, согласования на поставку товара с наименованием «Дары Фрёбеля» условия контракта не содержат.

Следовательно, указанный контракт не может являться доказательством преждепользования ответчиком товарного знака истца до его приоритета. 

И напротив, материалами дела документально подтвержден факт использования с 2011 года ООО «Торговый дом «Светоч» наименования «Дары Фрёбеля», разработки им методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» и реализации игровых наборов: 

- 02.11.2011 ООО «Торговый дом «Светоч» был заключен договор с ООО «Издательство «ВАРСОН» на разработку комплектов методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», обязательные экземпляры авторского права на методические пособия передаются в Российскую книжную палату;

 - 22.10.2012 ООО «Торговый дом «Светоч» заключает государственный контракт с Министерством образования Республики Саха (Якутия) на поставку игровых наборов с наименованием «Дары Фрёбеля»;

- 16.04.2014 методические пособия по договору на разработку комплекта методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля», заключенному с авторским коллективом в лице ФИО3, ФИО4, ФИО5,  усовершенствуются, регистрируются в Торгово-промышленной палате Самарской области (Свидетельство № 188), и как наглядный материал, инструкция по непосредственному использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» выходят в тираж по договору издания от 02.06.2014 с передачей обязательного экземпляра в Российскую книжную плату 01.09.2014 и т.д.

- в период с 2012-2014 годы ООО «Торговый дом «Светоч» осуществляет активные поставки  игровых наборов «Дары Фрёбеля» в образовательные учреждения Российской Федерации (см. отзыв АНДОО «Филипп», ООО «Научные развлечения», ООО «Глобус», МАДОУ «Центр равзития ребенка – детский сад № 374» городского округа Самара).

            Таким образом, факт преждепользования ответчиком зарегистрированным истцом  товарным знаком опровергается материалами дела, а представленные универсальные передаточные акты подтверждают реализацию ответчиком игровых наборов с наименованием «Дары Фрёбеля» лишь с 2016 года.

Как усматривается из страницы интернет-магазина ООО «МДИ» - www.mdi-toys.ru, ответчиком до 20.04.2016 игровые наборы  реализовывались под иным наименованием – «Монтессори», что также свидетельствует об отсутствии преждепользования спорным товарным знаком.

По правилам статьи 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе в соответствии с частью 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Согласно части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. 

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Истцом заявлен размер компенсации 500 000 руб. 

Расчет компенсации произведен следующим образом:

Согласно заключенным ООО «Торговый дом «Светоч» предварительным договорам (опционным соглашениям) от 20.09.2017, от 01.11.2017, предметом которых является намерение в будущем заключить лицензионный договор на предоставление права использования неисключительного права на использование товарного знака «Дары Фрёбеля» по свидетельству № 621468, размер паушального взноса составляет 250 000 руб., размер ежемесячного роялти – 100 000 руб.; стоимость лицензионного договора определена исходя из срока действия 5 лет.

Таким образом, стоимость неисключительной лицензии на право использования товарного знака составляет 1 450 000 руб. в год или 120 833 руб. в месяц:

- 100 000 руб.*12+250000) = 1 450 000 руб.

Следовательно, при правомерном использовании ответчиком товарного знака с заключением лицензионного договора прибыль правообладателя составила 1 027 083 руб. за 9 месяцев использования ответчиком товарного знака (с 28.06.2017 по 28.03.2018 – дата подтверждения ответчиком использования товарного знака в Роспатенте), исходя из расчета: (100000*12+250000):12*9 = 1 087 500 руб., что соответствует размеру компенсации.

Однако исходя из принципов разумности и справедливости истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации, ссылаясь на чрезмерность ее размера.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не усматривает оснований для его удовлетворения.

Как следует из пунктов 43.2 и 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу п. 23 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Оценивая размер подлежащей компенсации по настоящему делу, суд исходит из того, что товарный знак, принадлежащий истцу, незаконно использовался ответчиком в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, то есть для извлечения прибыли; судом учтен характер нарушения прав истца, стоимость игровых наборов – свыше 10 000 руб., которая ответчиком не оспорена, оптовый характер деятельности по реализации игровых наборов, отсутствие доказательств принятых мер, направленных на предотвращение нарушения.

            При этой оснований  для применения положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ (если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения) суд не усматривает, поскольку  положения данной нормы применяются при наступлении гражданско-правовой ответственности в результате нарушения одним действием исключительного права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в то время, как в настоящем деле установлено нарушение исключительного права на один товарный знак.

При таких обстоятельствах, учитывая также длительность периода и серийный выпуск контрафактной продукции, неисполнения ответчиком предостережения правообладателя в добровольном порядке,  а также сведения истца об объемах выпускаемой им продукции с использованием товарного знака «Дары Фрёбеля», суд считает размер требуемой истцом компенсации обоснованным.

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

запретить обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166) использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, Волжский р-н, Смышляевка пгт, Первомайская ул, 1) 500 000 руб. – компенсации, 19 000 руб. – расходов по уплате государственной пошлины.

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

 

Судья                                                                                                         А.А.Архипенко