АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-48426/2018

11 февраля 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.Л. Зориной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.С. Каленюк рассмотрел в судебном заседании дело №А60-48426/2018 

по  иску акционерного общества «Тандер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью  «Сталькомплект» (ИНН 6679068345, ОГРН 1156679004932)

о защите  исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 20.10.2017г. №20.10.2017г,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, разъяснены. Отвода составу суда не заявлено.

Акционерное общество «Тандер» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Сталькомплект»  о защите  исключительных прав на товарные знаки,  просит обязать ответчика прекратить использование обозначений «МАГНИТ-ОПТ»,  МАГНИТ ОПТ», «Сантехника - Двери МАГНИТ-ОПТ (в рамке) Декор из камня», сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№448078, 502488, 643213 («Магнит» в различных вариантах), удалив соответствующие обозначения с вывесок, информационных табличек, документации, ценников, рекламных публикаций и иных объектов, используемых ответчиком в процессе осуществления предпринимательской деятельности; установить для ответчика срок для добровольного исполнения указанного требования продолжительностью 10 календарных дней с даты вступления решения в законную силу; в случае неисполнения соответствующей части судебного акта в установленный срок производить взыскание с ответчика в пользу истца неустойку в размере 50000 руб. за каждый день просрочки; взыскать с ответчика  компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5000000 руб.

Определением от 17.12.2018г. судом отклонено заявление истца о принятии обеспечительных мер.

Истец заявил ходатайство о возмещении судебных расходов в сумме  15016 руб., составляющих оплату нотариальных услуг,  необходимых для обеспечения доказательств при рассмотрении настоящего искового заявления (протоколы обеспечения доказательств от 18.09.2018г., 05.10.2018г.) Ходатайство принято судом к рассмотрению в соответствии со ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истцом также заявлено ходатайство об уточнении размера исковых требований в части взыскания компенсации, в соответствии с которым истец просит взыскать  компенсацию в сумме  1000000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №№448078,  1000000 руб. – по свидетельству № 643213 , 3000000 руб. – по свидетельству №502488. Уточнение  исковых требований принято судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом удовлетворены ходатайства истца  об истребовании от   ответчика,  Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области, ООО «Меркурий» (учредителя телеканала «Нефтекамск 24») и редакции  телеканала, ООО «Дело-медиахолдинг» (учредителя телеканалов «ТВой Нефтекамск» и «7 канал Нефтекамска» и редакций указанных телеканалов дополнительных сведений и доказательств.  

Ответчик исковые  требования не признал, поскольку право на товарные знаки по свидетельствам №448078, 643213 возникло позднее открытия спорного магазина в мае 2017 г., пояснил, что по получении претензии требования истца были удовлетворены, сменена вывеска магазина, удалены  спорные обозначения с документации, указал также на чрезмерность заявленной суммы компенсации, ссылаясь на незначительную сумму получаемой прибыли. Выразил намерение  урегулировать спор мирным путем, готовность обсуждать условия мирового соглашения.

Спор сторонами не урегулирован.

Ответчик  дополнительно пояснил, что  магазин в г. Нефтекамске, деятельность которого послужила основанием для  предъявления настоящего иска, в настоящее время закрыт, таким образом, неимущественные требования истца фактически удовлетворены.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

АО «Тандер» принадлежат исключительные права на товарные знаки «Магнит» (в различных вариантах) по свидетельствам №№448078, 502488, 643213. 

Товарный знак  по свидетельству № 449078 зарегистрирован  за истцом 08.09.2017г. (дата приоритета 10.05.2006г.) в отношении 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц), включая  магазины оптовой и розничной торговли; товарный знак по свидетельству № 643213 зарегистрирован  26.01.2018г. с датой приоритета 06.05.2016г. в отношении 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц), включая  магазины оптовой и розничной торговли; товарный знак по свидетельству № 502488 зарегистрирован  17.12.2013г. с датой приоритета 20.01.2012г. в отношении 35 класса МКТУ – маркетинг.

Как следует из материалов дела, ответчиком  при осуществлении предпринимательской деятельности  для целей индивидуализации  принадлежащего ему магазина, расположенного  в 

<

...>  использовались обозначения «Сантехника - Двери МАГНИТ-ОПТ (в рамке) Декор из камня», «МАГНИТ-ОПТ»,  МАГНИТ ОПТ».

Указанные обозначения использовались на вывеске при входе в магазин, на ценниках товаров, в документации, связанной  с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе.

В связи с отмеченными обстоятельствами истец обратился в суд с настоящим иском о защите исключительных прав на товарные знаки.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации  результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На основании ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Использование слова «МАГНИТ»  при индивидуализации деятельности магазина розничной торговли в г. Нефтекамске ответчиком не оспаривается.

Доказательств правомерности  использования данного обозначения ответчиком не представлено.

Между тем,  используемые  ответчиком обозначения «Сантехника - Двери МАГНИТ-ОПТ (в рамке) Декор из камня», «МАГНИТ-ОПТ»,  МАГНИТ ОПТ» сходны до степени смешения с товарными знаками истца, зарегистрированными по свидетельствам №№448078, 502488, 643213. 

При оценке наличия сходства спорных обозначения с товарными знаками истца суд принимает во внимание смысловое, фонетическое сходство присутствующего в спорных обозначениях слова «Магнит», а также  изобразительное сходство, которое выражается в использовании наклонного шрифта слова «Магнит» и изображении его в рамке с закругленными углами.

При этом слово «Магнит», безусловно, имеет доминирующее значение в используемых обозначениях, что, в частности, выражается в более крупном размере букв (в обозначении «Сантехника - Двери МАГНИТ-ОПТ (в рамке) Декор из камня»), расположении на первом месте по сравнению с обозначением «опт».

С учетом изложенного, суд полагает, что  спорные обозначения имеют сходство до степени смешения с  зарегистрированными за истцом товарными знаками.

Данный вывод  сделан с учетом  Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных  приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009г. №197, а также с учетом того, что вопрос о сходстве  используемых  обозначений и зарегистрированных  товарных знаков является вопросом факта, не требует специальных знаний и разрешается с позиции рядового потребителя.

Ответчиком  доводы истца о сходстве до степени смешения использованных обозначений и товарных знаков не оспаривались.  Ходатайств о назначении судебной экспертизы сторонами не заявлено.

Как указано выше, спорные товарные знаки зарегистрированы истцом в отношении  услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), включая  магазины оптовой и розничной торговли (по свидетельствам №№448078, 643213), маркетинг  (по свидетельству №502488).

Согласно заключению патентного поверенного  Российской Федерации от 27.12.2018г. услуга «маркетинг»  и услуга «розничная торговля» являются однородными, поскольку  имеют одно и то же назначение «продвижение товаров».

Ссылка ответчика на то, что согласно выписке из ЕГРЮЛ он не предоставляет услуги по 35 классу МКТУ, несостоятельна, поскольку согласно  сведениям ЕГРЮЛ основным дивом деятельности ответчика является  торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, дополнительными видами деятельности – как оптовая торговля, так и розничная торговля продуктами, скобяными изделиями, лакокрасочными  материалами, стеклом.  Несовпадение  цифровых обозначений деятельности по МКТУ и ОКВЭД не свидетельствует о различии видов деятельности и услуг. 

Таким образом,  деятельность  ответчика в сфере розничной торговли является однородной  услугам, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки. Конкретные группы товаров, торговля которыми осуществлялась ответчиком (сантехнические товары, газовое оборудование и т.д.) в данном случае не имеют  существенного значения, поскольку  товарные знаки зарегистрированы именно в отношении услуг 35 класса МКТУ, то есть услуг по продвижению товаров (для третьих лиц), включая  магазины оптовой и розничной торговли, маркетинг, а не в отношении  групп, классов товаров.

С учетом  отмеченных выше обстоятельств, а также с учетом  достаточно широкой известности обозначения «МАГНИТ» (по оценке  международной  консалтинговой компании Brand Finance), которое ассоциируется с такой услугой как «розничная реализация товаров»,  суд полагает, что в данном случае имеет место высокая вероятность  смешения  спорных обозначений и товарных знаков в среде потребителей товаров.

Возражения ответчика в том, что  использование  спорных обозначений начато им ранее регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 448078 (08.09.2017г.), 643213 (26.01.2018г.),  поскольку магазин был открыт в мае 2017г. отклоняются судом, поскольку правовое значение имеют даты приоритета товарных знаков, между тем, как отмечалось выше, даты приоритета указанных товарных знаков -  10.05.2006г. и  06.05.2016г. Кроме того, в отношении товарных знаков  принцип преждепользования не применяется.

Таким образом, исходя из  фактических обстоятельств дела, следует признать, что при осуществлении деятельности магазина в 

<

...> ответчиком были нарушены исключительные права истца на использование товарных знаков по свидетельствам№№448078, 502488, 643213 путем использования обозначений, сходных до степени смешения.

Вместе с тем, после предъявления истцом претензии относительно неправомерного использования  спорного обозначения к дате судебного разбирательства – 30.10.2018г. ответчиком  требования истца неимущественного характера фактически исполнены, что подтверждается  представленными  им фотоматериалами о смене вывески магазина на «Сантехника - Двери САНТЕХ-ОПТ (в рамке) Декор из камня», аналогичного содержания табличке  у входа в магазин,  на  ценниках на товарах.  Из представленных истцом дополнительных доказательствах также следует, что основной, доминирующий элемент – слово «Магнит»  на ценниках, в расчетных документах не используется, заменен на слово «сантех».

То обстоятельство, что  внешнее оформление вывески магазина (использование слов «САНТЕХ-ОПТ» тем же шрифтом и в том же цветовом решении, не может быть расценено как продолжение нарушения  исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку доминирующий элемент -  слово «МАГНИТ» исключено.

Более того, в декабре 2018г. деятельность магазина в г. Нефтекамске ответчиком прекращена, о чем свидетельствует  представленное дополнительное соглашение к договору субаренды о его расторжении от 30.11.2018г. и акт  приема-передачи арендуемой площади от 30.11.2018г.,   подтверждено также и материалами, представленными истцом  при подаче заявления об обеспечении иска.

С учетом изложенного, исковые требования в части неимущественных требований удовлетворению не подлежат в связи с их фактическим добровольным исполнением.

Что касается исковых требований в части компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, то они подлежат удовлетворению частично.

Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случаях, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации  для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, определенном  в сумме 5000000 руб., в том числе в сумме  1000000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №№448078,  1000000 руб. – по свидетельству № 643213, 3000000 руб. – по свидетельству №502488.

В разъяснениях, содержащихся в п.43.2,43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ст. 1301 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчиком заявлено о чрезмерности заявленной истцом суммы компенсации.

С учетом   длительности периода   использования  обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками  истца (в течение полутора лет с момента открытия магазина в мае 2017г. по октябрь 2018г., поскольку иное ответчиком не доказано), с учетом  продолжения  использования обозначений  и после неоднократно предъявленных истцом претензий (14.02.2018г., 28.03.2018г.),  величины площади магазина в г. Нефтекамске, использовавшейся  ответчиком при реализации товаров с использованием  спорных обозначений, нарушавших права истца (500 кв. м),  величину  оборота данного предприятия розничной торговли (так, сумма  выручки за 2 полугодие 2017г. составила 6264 тыс. руб.), использование спорных обозначений при осуществлении предпринимательской деятельности компенсация, когда ответчиком не мог не  осознавать негативные последствия своих действий, сумма компенсации не может  быть минимальной (в размере 10000 руб., предложенном ответчиком при обсуждении условий урегулирования спора).

Вместе с тем,  предъявление истцом компенсации в максимальном размере 5000000 руб. за серию из 3 сходных товарных знаков также представляется чрезмерным. Ответчик добровольно  удовлетворил неимущественные требования истца, прекратив использование ключевого слова «Магнит» в обозначении деятельности своего предприятия, а затем и прекратив его деятельность вовсе. Суд также принимает незначительные суммы чистой прибыли, отраженные в  бухгалтерских балансах за 2 полугодие 2017г.,  1 полугодие 2018г.

Истцом не представлено достаточных документальных обоснований предъявленного к взысканию размера компенсации. Приведенные им доводы и обстоятельства судом  учтены, что отмечено выше. Каких-либо обоснований значительности причиненных или предполагаемых  убытков в результате деятельности одного магазина при достаточно широкой сети предприятий розничной торговли, принадлежащей  истцу, из приведенных им доводов  не усматривается.

В связи с указанным суд полагает необходимым  определить размер компенсации  в сумме  100000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №№448078,  100000 руб. – по свидетельству № 643213 , 300000 руб. – по свидетельству №502488. Определяя размер компенсации  относительно  товарного знака по свидетельству №502488, суд исходит из наибольшей степени узнаваемости указанного товарного знака с учетом  сходства шрифта, графического оформления и цветовой гаммы данного  товарного знака, использовавшегося в вывеске магазина и на информационной табличке  у входной двери в магазин, целью использования которых было привлечение наибольшего  числа потребителей.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению и лишь в части имущественных требований.

В соответствии с ч. 1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, при удовлетворении исковых требований частично, сумма государственной пошлины определяется пропорционально размеру удовлетворенных требований. Поскольку неимущественные требования удовлетворены ответчиком после подачи иска в суд, государственная пошлина в размере 6000 руб. относится на ответчика полностью; в части имущественных требований возмещению подлежит сумма  4800 руб. 

При этом излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 6000 руб. подлежит возврату истцу  из федерального бюджета.

Истцом заявлены к возмещению судебные расходы по нотариальному  фиксированию доказательств в сумме 15016 руб., которые подтверждены  протоколами обеспечения доказательств от  18.09.2018г., от 05.10.2018г., а также  справками нотариуса от 18.09.2018г., 05.10.2018г.;  указанные протоколы  представлены в подтверждение факта  использования спорных обозначений и период их использования с даты открытия магазина в г. Нефтекамске.

Указанные расходы подлежат частичному возмещению за счет ответчика в сумме 1501 руб. 60 коп. с учетом принципа пропорционального возмещения судебных расходов, закрепленного  в ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования  удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталькомплект» в пользу акционерного общества «Тандер» компенсацию  в сумме 500000 руб., в том числе компенсацию в сумме 100000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №448078, в сумме 100000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №643213, в сумме 300000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №502488.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталькомплект» в пользу акционерного общества «Тандер» в возмещение расходов по уплате государственной пошлины  10800 руб. и в возмещение судебных издержек 1501 руб. 60 коп.

Возвратить акционерному обществу «Тандер» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме  6000 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от  06.08.2018г. №15895. Оригинал платежного поручения остается в материалах дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяН.Л. Зорина