АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-12400/2021

11 июня 2021 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 11 июня 2021 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной,  при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой (до перерыва), секретарем ФИО1 (после перерыва) рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Тунгалой Рус» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «М-Инструмент»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 831 846 руб.,

третье лицо - ООО "Региональный Инструментальный Центр" (ИНН 

<

***>)

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности  № 1 от 17.03.2021 г.,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности б/н от 23.03.2021 г.,

от третьего лица: неявка, извещен надлежащим образом. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

ООО «Тунгалой Рус» обратилось в суд с иском к ООО «М-Инструмент»  о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Tungaloy" в размере 1 831 846 руб.

Ответчик представил отзыв на иск, в котором не оспаривает продажу спорной продукции единожды, вместе с тем, указал, что в настоящее время  нарушение прекращено, полагает заявленный размер компенсации чрезмерным, указал, на отсутствие расчёта компенсации как такового.

Истец представил подлинное платежное поручение об оплате государственной пошлины по иску.

Ответчик заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ООО "Региональный Инструментальный Центр" (ИНН 

<

***>) – как лицо, у которого ответчик приобрёл спорный товар.

Суд, рассмотрев данное ходатайство, счёл его подлежащим удовлетворению на основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

От третьего лица поступил отзыв на иск, в котором указал, что партия товара, реализованная ООО «Региональный инструментальный центр» в соответствии с универсальным передаточным документом № 00001014 от 18 октября 2020 года ООО «М-Инструмент», была приобретена 15 октября 2020 года ООО «Региональный инструментальный центр» в Германии, у Handelsagentur Germany Vladimir Brak (Martin-Seitz-StrafSe, 6a 94036 Passau) и ввезена на территорию Российской Федерации 26 октября 2020 года. Договор между ООО «Региональный инструментальный центр» и Handelsagentur Germany Vladimir Brak не заключался, никаких ограничений на пользование и распоряжение приобретенным товаром продавцом на покупателя не накладывалось, в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы России сведений об особой охране товарного знака «Tungaloy» отсутствовали в тот момент и отсутствуют сейчас.

В связи с тем, что истцу необходимо представить документы в обоснование заявленных требований, подтверждающие его статус правообладателя, судом в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв.

После перерыва судебное заседание продолжено 04 июня 2021 года. В том же составе суда с участием тех же представителей.

Истец представил свидетельства на товарный знак, лицензионный договор, декларации на товары, дополнительное соглашение.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

Компания Tungaloy Corporation (Япония) является правообладателем товарного знака «Tungaloy», зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности согласно свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) № 429813, № 440313, № 635836 в отношение, в том числе, товаров 07 класса МКТУ «металлообрабатывающие машины, станки и инструменты» (и других классов МКТУ, указанных в свидетельстве).

ООО «Тунгалой Рус» является единственным торговым представителем и эксклюзивным дистрибьютором продукции (металлорежущих инструментов) «Tungaloy Corporations" и обладателем лицензии на использование указанного товарного знака на всей территории Российской Федерации на основании лицензионного договора № 1 от 01.02.2013 г. и эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 01.07.2009 г., в соответствии с условиями которых исключительно ООО «Тунгалой Рус» имеет право ввозить (импортировать) и реализовывать на территории Российской Федерации продукцию с использованием товарного знака «Tungaloy». Реализация продукции с использованием товарного знака «Tungaloy» осуществляется самостоятельно ООО «Тунгалой Рус», либо через сеть официальных авторизованных дистрибьюторов.

В обоснование заявленных требований, ООО «Тунгалой Рус» ссылается на то, что ответчик нарушил законные права правообладателя товарного знака (знака обслуживания) «Tungaioy», что выразилось в незаконной поставкеАО "НИКИЭТ" по Договору № 57708698473200005340000 от 01 октября 2020 года товара-продукции «Tungaloy» (металлорежущий инструмент) на общую сумму 1 831 845,96 руб.

При этом ООО «М-ИНСТРУМЕНТ» не является представителем, дистрибьютором и дилером продукции с использованием товарного знака «Tungaloy», не является стороной коммерческо-хозяйственной деятельности с ООО «Тунгалой Рус» и не имеет прав на использование товарного знака «Tungaioy».

Ссылаясь на то, что ответчик нарушили исключительные права истца на товарный знак «Tungaioy», истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Просит запретить ООО «М-Инструмент» использование товарного знака (знака обслуживания) «Tungaloy», в том числе, осуществлять таможенное декларирование, вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, а так же взыскать компенсацию в размере 1 831 846 руб.

Исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований частично, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии п. 1 ст. 1229 и ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в рекламе, на официальных бланках. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы вывесок.

В подтверждение факта нарушения исключительных прав, истцом представлена информация о закупке № (извещение) 32009439565 на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ», http://www.sberbank-ast.ru. а также сведениями с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок: Информация о договоре (zakupki.gov.ru).

Совокупность представленных истцом доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достоверности, позволяет сделать вывод о факте нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Как следует из материалов дела, согласие истца на использование товарного знака, ответчиком не получено.

Сам ответчик факт реализации спорного товара не оспаривает, при этом указывает, что продажа была осуществлена единожды.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, о возмещении убытков лицом, неправомерно использовавшим результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившим его исключительное право и причинившее ему ущерб. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В рамках настоящего спора истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 831 846 руб.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.         

 Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом  исходит  из   обстоятельств  дела  и   представленных  доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим кодексом, с учётом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 Гражданского кодекса).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При этом, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая, что ответчик признал нарушение, указав, у кого он приобретал спорный товар, а так же с учетом того, что нарушение было совершено один раз (иного не доказано), суд полагает, что заявленный размер компенсации не соразмерен совершенному нарушению, в связи с чем, компенсация подлежит взысканию с ответчика частично, в сумме 600 000 руб.

Согласно п. 57 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

На основании изложенного, удовлетворению так же подлежит требование истца о запрете ООО «М-Инструмент» использования товарного знака (знака обслуживания) «Tungaloy», в том числе, осуществлять таможенное декларирование, вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с абз.2 ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить частично.

2. Запретить ООО «М-Инструмент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) использование товарного знака (знака обслуживания) «Tungaloy», в том числе, осуществлять таможенное декларирование, вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М-Инструмент»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тунгалой Рус» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 600000 руб. – компенсации, 10258 руб. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В остальной части в иске отказать.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяМ.В. Артепалихина