Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г. Ульяновск                                                                            Дело № А72-8169/2021

24.10.2022

Резолютивная часть решения объявлена 17.10.2022. 

Полный текст решения изготовлен 24.10.2022.    

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Карсункина С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕМАШ ПРОЕКТ" (443028, г.Самара, 

<

...> зд.26, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХМАШ" (432072, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств,

при участии:

от истца – ФИО2, представлены паспорт, доверенность, документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования (диплом);

от ответчика – ФИО3, представлены паспорт, доверенность, документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования (диплом); 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтемаш проект" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интехмаш" об обязании ответчика предоставить бухгалтерские сводные бухгалтерские данные и взыскании задолженности и неустойки по лицензионным договорам в сумме 5 889 711 руб.

Определением от 09.06.2022 суд удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит:

 1.Обязать ответчика предоставить истцу сводные бухгалтерские данные по объёму производства и реализации продукции по лицензионным договорам от 04.07.2014 года, зарегистрированным 08.10.2014 года за peг. №№ РД0158857 и РД0158861, а именно - оборотно-сальдовую ведомость ООО «ИНТЕХМАШ» по счёту 90 «Продажи» с расшифровкой по номенклатуре реализованной продукции, за период с 17.06.2018 года по 31.12.2020 года, а также сведения о продажных ценах на реализованную в указанном периоде продукцию в форме заверенных копий накладных или универсальных передаточных документов;

2. Взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по текущим отчислениям (роялти): 

-по лицензионному договору от 04.07.2014 года, зарегистрированному 08.10.2014 года peг. № РД0158857 за период с 17.06.2018 года по 19.12.2018 года и с 28.10.2020 года по 31.12.2020 года в сумме 1 102 118 руб. 03 коп.;

-по лицензионному договору от 04.07.2014 года, зарегистрированному 08.10.2014 года peг. № РД0158861 за период с 17.06.2018 года по 19.12.2018 года в сумме 812 496 руб. 88 коп.

и штрафы за просрочку выплаты текущих отчислений (роялти):

-по лицензионному договору от 04.07.2014 года, зарегистрированному 08.10.2014 года peг. № РД0158857 за период с 16.07.2018 года по 09.06.2022 года в сумме 1 102 118 руб. 03 коп.;

-по лицензионному договору от 04.07.2014 года, зарегистрированному 08.10.2014 года peг. № РД0158861 за период с 16.07.2018 года по 09.06.2022 года в сумме 812 496 руб. 88 коп.

Всего взыскать с ответчика в пользу истца сумму основного долга и штрафыза просрочку исполнения обязательств по договорам в размере 3 829 229 руб. 82 коп.

17.10.2022 до начала судебного заседания от ответчика через систему «Мой арбитр» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме, огласил письменные пояснения, заявил ходатайство об их приобщении к материалам дела, огласил ходатайство об истребовании документов, заявил ходатайство о его приобщении к материалам дела, дал устные пояснения.

Судом приобщаются к материалам дела письменные пояснения, представленные представителем истца.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения ходатайства об истребовании документов, поскольку между сторонами отсутствуют договорные отношения.

Судом ходатайство представителя истца об истребовании документов оставлено без удовлетворения.

Судом ходатайство представителя ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных документов, поступившее через систему «Мой арбитр», оставлено без удовлетворения, так как ответчик просил приобщить к материалам дела решение суда общей юрисдикции, по другому договору между сторонами. То есть, указанный судебный акт не отвечает требованиям относимости доказательств. 

Представитель истца заявил ходатайства об отложении судебного заседания, о назначении по делу судебной бухгалтерской экспертизы.

Указанные ходатайства были оставлены судом без удовлетворения.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими оставлению без удовлетворения. 

Как усматривается из материалов дела, между ООО "Нефтемаш Проект" (лицензиар) и ООО "Интехмаш" (лицензиат) 04.07.2014г. были заключены договоры на предоставление не исключительной лицензии на использование: 

- Изобретения № 2447253 (по заявке № 2011103029 с приоритетом от 27.01.2011г.), «Устройство крепления кабеля в местах муфтового соединения насосно-компрессорных труб»;

- Изобретения № 2378483 (по заявке № 2007119064 с приоритетом от 22.05.2007г.), «Узел крепления протектолайзера (варианты) к элементам насосной установки и протектолайзер для защиты кабеля удлинителя».

Согласно п. 11.1 указанных договоров договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Договоры на предоставление не исключительной лицензии в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам были зарегистрированы 08.10.2014 под N РДО158857 и РДО158861.

Согласно п. 1.1 лицензионных договоров ООО "Интехмаш" (лицензиат) выпускает на предприятиях лицензиата продукцию по лицензии: 

- протектор серии ПМ: ПМ60S, ПМ60BS, ПМ60ШП, ПМ60ВШП, ПМ60СП, ПМ60ВСП, ПМ73S, ПМ73BS, ПМ73ШП, ПМ73ВШП, ПМ73СП, ПМ73ВСП, ПМ89ШП, ПМ89СП, ПМ89S (N РДО158857 от 08.10.2014);

- протектолайзер серии ПК ( №РДО158861 от 08.10.2014г.).

Согласно п.6.1 Лицензионных договоров ООО «Интехмаш» (Лицензиат) уплачивает ООО «Нефтемаш Проект» (Лицензиар) вознаграждение:

- роялти в размере 10% от цены реализованной Продукции по лицензии (Лицензионный договор № РДО158857 от 08.10.2014г.);

- роялти в размере 15% от цены реализованной Продукции по лицензии (Лицензионный договор №РДО158861 от 08.10.2014г.).

Согласно п. 6.2 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиатом Лицензиару не позднее десяти банковских дней по истечении отчетного периода.

Согласно п. 1.1 лицензионного договора отчетный период - период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение каждого календарного месяца, начиная с даты вступления договора в силу.

Согласно п. 4.7 лицензионного договора ООО "Интехмаш" (лицензиат) в течение десяти дней, следующим за отчетный периодом, предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии по истечении каждого отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии.

Как указывает истец, ответчиком обязательства по оплате роялти не выполнены. Направленная в адрес ответчика претензия была оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в возражениях поясняет, что действие патентов было досрочно прекращено из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Так патент № 2447253 прекратил свое действие 28.01.2016, патент  №2378483 прекратил свое действие 23.05.2015 г.

После прекращения действия договора Ответчик не реализовывал продукцию по прекратившим свое действие лицензионным договорам, что следует из оборотно-сальдовой ведомости по счету №43 «Готовая продукция» и счета №90.2.1 «Себестоимость». Размещение на сайте предприятия рекламных материалов не является доказательством реализации товара. В рекламном каталоге ответчика располагается продукция, которую может производить ответчик по патенту на изобретение №2761222 (автор и патентообладатель ФИО4, учредитель ООО «Интехмаш»).

После прекращения действия патентов у ответчика с учетом выпуска в период 2015-2016 тождественной продукции сохранилось право на дальнейший выпуск продукции в тех же объемах как у добросовестного послепользователя. 

Истец, возражая на данные доводы пояснил, что согласно справки на основании сведений из Государственного реестра изобретений Российской Федерации по состоянию на 22.09.2021г., предоставленной «Федеральным институтом промышленной собственности» исх. №21И0009183/2447253 от 22.09.2021г., патент на изобретение №2447253 является действующим. Действие патента восстановлено 27.10.2016г. Считает, что лицензионный договор РД0158857 дата регистрации 08.10.2014г. действующий.

Согласно справки на основании сведений из Государственного реестра изобретений Российской Федерации по состоянию на 22.09.2021г., предоставленной «Федеральным институтом промышленной собственности» исх. №21И0009184/2378483 от 22.09.2021г. Патент на изобретение №2378483 является действующим. Действие патента восстановлено с 27.10.2016г. по 23.05.2019г., с 19.04.2021г., по настоящее время. Считает, что лицензионный договор РД0158861 дата регистрации 08.10.2014г. действующий.

Также истец считает, что т.к. лицензионные договоры сторонами не расторгались, в судебном порядке оспорены не были, поэтому их действие приостанавливалось на сроки приостановления действия соответствующих патентов, но до настоящего времени эти договоры являются действующими, так как патенты №№ 2447253 и 2378483 действующие.

В обоснование ссылается на пункт 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

Вся продукция предприятия ООО «ИНТЕХМАШ», выпущенная с 01.01.2018 года по настоящее время, защищена указанными выше патентами и подпадает под действие лицензионных договоров от 04.07.2014 года, зарегистрированных 08.10.2014 года за peг. №№ РД0158857 и РД0158861. Продажа продукции подтверждается размещением каталога на сайте ответчика. В технической документации ответчика указан ОКПО истца. Ответчик после заключения договоров не представлял истцу бухгалтерскую документацию. У ответчика не возникло право послепользования, т.к. на момент прекращения действия патента ответчик выпускал продукцию на основании лицензионных договоров, а не сам разработал и ввел в оборот продукцию, которая подпадает под действие патента.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со ст. 1399 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Согласно справок Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент №2447253 прекратил свое действие после заключения лицензионного договора 28.01.2016 в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента восстановлено 27.10.2016 г.

 Патент  №2378483 прекратил свое действие после заключения лицензионного договора 23.05.2015 г. в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе. Действие патента восстановлено 27.10.2016 г. Также патент прекращал свое действие 23.05.2019 в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе и его действие было восстановлено 19.04.2021 г.

Пунктами 11.1 лицензионных договоров установлено, что договоры заключены на сроки действия патентов и вступают в силу с даты их регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В соответствии с п. 4.6 договоров лицензиар гарантирует в течение всего срока действия договора своевременно продлевать срок действия патента.

Лицензиар не выполнил указанную обязанность.

Следовательно, действие лицензионных договоров прекратилось 28.01.2016 и 23.05.2015 г. соответственно.

Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Таким образом, исходя их положений п. 4 ст. 1235 ГК РФ и п.11.1 лицензионных договоров при прекращении действия патента действие лицензионного договора прекращается. 

Доводы истца о том, что в любой момент после оплаты патентной пошлины патент вновь может возобновить свое действие, суд отклоняет, поскольку после оплаты патентной пошлины патент действительно возобновит свое действие, однако лицензионный договор о распоряжении исключительным правом, заключенный с кем бы то ни было, автоматически свое действие не возобновляет и стороны должны будут заключать его вновь.

Также суд при рассмотрении настоящего спора считает возможным использовать разъяснения, касающиеся сходных отношений по прекращению правовой охраны товарного знака, содержащиеся в п. 174 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514);

внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

То есть, при прекращении правовой охраны исключительного права, взыскание платы за его использование возможно только до его прекращения. 

С учетом того, что действие лицензионных договоров было прекращено 28.01.2016 и 23.05.2015 г., а требования о взыскании роялти заявлены за период с 17.06.2018 по 31.12.2020, штрафов за период с  16.07.2018 по 09.06.2022, в указанный период у ответчика отсутствовала обязанность по оплате истцу роялти и предоставления документов. 

Ссылка истца на положения абз. 2 п. 39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отклоняется судом. 

Согласно содержащимся в нем разъяснениям если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

Указанные разъяснения касаются ситуации, когда патентообладатель до истечения срока действия патента обратился за продлением срока патента в порядке ст. 1363 ГК РФ. В рассматриваемом же случае действие патента было прекращено досрочно в связи с неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента

Согласно п. 5 ст. 1363 ГК РФ действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

Необоснованность утверждения истца о приостановлении действия договора после прекращения действия патента и его возобновлении после восстановлении действия патента заключается в том, что  для заключения договора согласно ст. 154 ГК РФ, а следовательно и для его возобновления после прекращения необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка).

Доказательств того, что истец и ответчик после прекращения действия лицензионных договоров заключили новые договоры на тех же условиях, либо подписали соглашения о их возобновлении, не представлено. Как не представлено и доказательств уведомления истцом ответчика о возобновлении срока действия патентов.  

Более того, истцом к исковому заявлению приложено уведомление №14 от 20.03.2020 об одностороннем отказе от договоров  от 08.10.2014 №РДО158857 и №РДО158861 в связи с отсутствием выплаты лицензионного вознаграждения.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о выплате вознаграждения по прекращенным лицензионным договорам. 

С учетом того, что лицензионные договоры прекращены, также не имеется оснований для удовлетворения требований истца о предоставлении ему ответчиком сводных бухгалтерских данных по объёму производства и реализации продукции по лицензионным договорам и уплате штрафов.

Кроме того, как указывал истец, данные документы ему необходимы для уточнения размера исковых требований (определения размера подлежащего взысканию вознаграждения по лицензионному договору (роялти)).

Доводы об отсутствии оснований для производства ответчиком продукции, на которую у истца имеется патент, либо о возникновении у ответчика права послепользования входят в предмет доказывания по искам с другим предметом и основанием.  

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований ходатайства истца о назначении по делу судебной бухгалтерской экспертизы, об истребовании доказательств по делу не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на истца и подлежат взысканию в доход федерального бюджета с учетом предоставления истцу отсрочки по уплате государственной пошлины при обращении в суд. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

                                                              Р Е Ш И Л :

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Нефтемаш проект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 42 146 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ульяновской области в течение месяца после принятия решения.

Судья                                                                                              Карсункин С.А.