АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дело № А45-28648/2017

Г. Новосибирск

13 февраля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2019 года.

В полном объеме решение изготовлено 13 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Смеречинской Я.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хохуля А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Компания «ГРАСП»

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибкор-Н»,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ТоргСити»,

о защите права на товарный знак и взыскании 5 000 000 рублей компенсации,

при участии в судебном заседании представителей ООО Компания «ГРАСП» - ФИО2 по доверенности от 21.12.2018, ООО «Сибкор-Н» - ФИО3 по доверенности от 19.11.2018, ООО «ТоргСити» - ФИО2 по доверенности от 21.12.2018,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Компания «ГРАСП» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибкор-Н» об обязании прекратить использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825; прекратить продажу товара (майонез) с использованием товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за счет общества этикетки (упаковки) продукции, находящейся у общества, на которых размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию (майонез), на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825; о взыскании с общества компенсации в размере 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ТоргСити».

Исковые требования ООО Компания «ГРАСП» мотивированы обнаружением изготовления и реализации ответчиком продукции (майонез), на упаковках которого размещено обозначение «Золотой», сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 593720, 570935, 570933, 593825, исключительные права на которые на момент выявления нарушения принадлежали истцу. 

Ответчик, возражая против иска, представил отзыв и письменные пояснения, ссылается на использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 586547 «ЛУ-КА», в состав которого входит обозначение «Золотой», зарегистрированный в отношении однородных товаров.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.07.2018 решение от 23.11.2017 и постановление от 14.03.2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.07.2018 указано на необходимость при новом рассмотрении дела проведения сравнительного анализа товарных знаков истца с обозначениями, используемыми ответчиком, с учетом того, что для словесных обозначений отличие в шрифте не влияет на оценку обозначения как тождественного; надлежащей оценки нотариального протокола осмотра доказательств от 19.04.2017; определить, имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованным ответчиком обозначением, для чего исследовать наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая рекомендации, изложенные в Правилах рассмотрения заявки, и правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров.

При новом рассмотрении дела состав суда сформирован на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), распоряжения Арбитражного суда Новосибирской области от 07.12.2018 № 125-ГК «О передаче судебных дел», судебное разбирательство произведено с самого начала.

Исследовав представленные сторонами доказательства и приводимые ими доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела, ООО Компания «ГРАСП» выявлена реализация изготовленной ответчиком продукции (майонеза), с размещением на упаковке продукции обозначения «Золотой». Кроме того, в сети Интернет истцом выявлен сайт ответчика «www.lu-ka.ru», на страницах которого размещены предложения к продаже продукции – майонеза «Золотой» с изображением товара, его характеристиками, назначением, подробным описанием, указанием производителя.

В обоснование исковых требований истцом представлен протокол осмотра доказательств, составленный нотариусом в порядке обеспечения доказательств в виде информации, размещенной на сайте в сети Интернет «http://www.lu-ka.ru». Согласно информации, полученной при осмотре сайта, ответчиком предлагались к продаже продукты питания – майонез в ассортименте, в том числе «Лука Золотой».

Кроме того, истцом выявлены факты продажи в магазинах розничной торговли товара – майонеза «Лука Золотой», произведенных ООО «Сибкор-Н». В подтверждение данного обстоятельства истцом представлены фотоматериалы, фотографии товара и его упаковки, кассовые чеки, упаковка товара, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Полагая, что изготовлением, выпуском в обращение, предложением к продаже указанной выше продукции нарушены принадлежащие ООО Компания «ГРАСП» исключительные права на товарные знаки №№ 341665, 616834, истец направил в адрес ответчика претензию от 24.03.2017.

Неисполнение ответчиком претензионных требований послужило основанием для обращения ООО Компания «ГРАСП» в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233). 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

ООО Компания «ГРАСП» является обладателем комплекса исключительных прав на следующие товарные знаки:

- «Золотой» по свидетельству Российской Федерации №593720 в отношении товаров и услуг 31 класса МКТУ, приоритет от 03.06.2014, срок действия регистрации истекает 03.06.2024;

- «Золотой» по свидетельству Российской Федерации №570935 в отношении товаров и услуг 31 класса МКТУ, приоритет от 14.12.2010, срок действия регистрации истекает 14.12.2020;

- «Золотой» по свидетельству Российской Федерации №570933 в отношении товаров и услуг 31 класса МКТУ, приоритет от 22.05.1997, срок действия регистрации истекает 22.05.2027;

- «Золотой» по свидетельству Российской Федерации №593825 в отношении товаров и услуг 31 класса МКТУ, приоритет от 12.05.2015, срок действия регистрации истекает 12.05.2025.

В обоснование обстоятельств совершения ответчиком нарушения исключительных прав истца на вышеуказанные товарные знаки, истцом представлен протокол осмотра доказательств от 19.09.2017, составленный ФИО4, нотариусом нотариального округа Владивостокского нотариального округа, фиксирующие наличие на сайте «http://www.lu-ka.ru» информации об изготовлении ответчиком продукции – майонеза в ассортименте, в том числе с размещением на его упаковке обозначения «Золотой», описания товара, его характеристик, рекомендаций по применению, рекламной информации, предложений к продаже этого товара.

Пунктом 18 части 1 статьи 35, частью 1 статьи 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате осмотр письменных и вещественных доказательств отнесен к нотариальным действиям по обеспечению доказательств.

В силу пункта 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Принадлежность ООО «Сибкор-Н» сайта в сети Интернет «http://www.lu-ka.ru» следует из размещенных на сайте контактных сведений и ответчиком не оспаривается.

По смыслу статьи  1484 ГК РФ использование исключительного права на товарный знак может осуществляться различными способами, включающими размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно статье 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (пункты 1, 2 статьи 492 ГК РФ).

Как видно из содержания страниц сайта «http://www.lu-ka.ru», включенных в протокол осмотра доказательств от 19.09.201718, и фото- и видеоматериалов, кассовых чеков, ассортимент выпускаемой ответчиком продукции включает майонез, который реализуется в основном через торговые сети с обширной географией продаж и розничные магазины.

Согласно статье 494 ГК РФ предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор судебной практики от 23.09.2015), разъяснено, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. 

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 №304-КГ15-8874, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

В обоснование требований, направленных на пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарные знаки, и привлечение ответчика к имущественной ответственности в виде взыскания компенсации, истец представил фотографии товара и его упаковку, на которой нанесены сведения об изготовителе – ООО «Сибкор-Н» с указанием контактной информации (адреса, телефона).

В подтверждение реализации продукции (майонеза «Лука Золотой») в розничных магазинах истцом представлены кассовые чеки, содержащие сведения о продаже майонеза «Лука».

Таким образом, представленной истцом совокупностью доказательств подтверждается изготовление, реклама, предложение к продаже, продажа ответчиком товара – майонеза, маркированного обозначением «Лука Золотой». Ответчиком не оспаривается изготовление им указанного товара, равно как не оспаривается и предложение его к продаже и реализация через сети розничных магазинов.

Истец утверждает, что обозначение «Золотой», используемое ответчиком для маркировки товара, имеет сходство до степени смешения с товарными знаками №№ 593720, 570935, 570933, 593825.

По смыслу нормы пункта 3 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование, в том числе путем размещения на товаре или упаковке, не только обозначения, тождественного товарному знаку, но также сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, действовавшего на момент выявления правонарушения, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Действующее в настоящее время Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (раздел 7), утвержденное приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, содержит аналогичные рекомендации, согласно которым под однородными товарами понимаются товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю. Степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. Речь может идти о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 № 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак по свидетельству № 593720 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп (соус); соусы (приправы); приправы; соль поваренная.

Товарный знак по свидетельству № 570935 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп; соусы; приправы; соль.

Товарный знак по свидетельству № 570933 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – пряности; специи; анисовое семя; бадьян; гвоздика (пряность); имбирь (пряность; карри (индицякая пряность); корица (пряность); перец; перец гвоздичный (душистый, ямайский), перец стручковый (специи); пищевая куркума; горчица; приправы; соусы (за исключением заправок для салатов); кетчуп (соус); майонез; пикули (приправа); релиш (приправа); шафран (приправа).

Товарный знак по свидетельству № 593825 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – майонез; соусы (приправы).

Материалами дела подтверждается маркирование обозначением «Золотой» товаров ответчика (майонеза). Так, на имеющейся в деле упаковке товара обозначение «ЗОЛОТОЙ» размещено на лицевой стороне в составе обозначения «ЛУ-КА Золотой майонез», так и на обратной стороне в составе обозначения МАЙОНЕЗ «ЗОЛОТОЙ».

Проанализировав представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о регистрации указанных истцом товарных знаков для индивидуализации того же вида товара (майонеза), который изготавливается и предлагается к продаже ответчиком.

Товарный знак по свидетельству № 593720 представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ZОЛОТОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом и заменой первой буквы во втором слове на заглавную букву латинского алфавита, с расположением слов в две строки.

Товарный знак по свидетельству № 570935 представляет собой словесное обозначение «Золотой», выполненное строчными буквами с первой заглавной буквой русского алфавита стандартным шрифтом с наклонным начертанием, имитирующим рукописное начертание.

Товарный знак по свидетельству № 570933 представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Товарный знак по свидетельству № 593825 представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ZOLOTOY», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом, с расположением слов в две строки.

В пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

В соответствии с абзацем 5 параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Обозначение «Золотой», размещенное на лицевой стороне упаковки продукции, изготавливаемой и реализуемой ответчиком, выполнено первой заглавной и последующими строчными буквами русского алфавита, наклонным шрифтом, имитирующим рукописное начертание.

Кроме того, ответчиком используется обозначение «ЗОЛОТОЙ», размещенное на оборотной стороне той же упаковки, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартного шрифта, заключенное в кавычки.

В рассматриваемом случае угроза смешения товарных знаков и противопоставляемого обозначения в отношении однородных товаров усиливается тем, что товарные знаки по свидетельствам №№ 593720, 570935, 570933, 593825 зарегистрированы именно в отношении товара, выпускаемого ответчиком, и представляют собой незначительные вариации одного словесного обозначения, объединенного в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги соответствующего вида (майонез) в первую очередь по привычному ему серийному обозначению, включенному в состав всех товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков №№ 593720, 570935, 570933, 593825 и спорного обозначения «Золотой» с точки зрения их графического и визуального сходства следует учитывать основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). При этом, как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, для словесных обозначений отличие в шрифте не влияет на оценку обозначения как тождественного.

С учетом изложенного, используемое ответчиком обозначение «ЗОЛОТОЙ» тождественно обозначениям, зарегистрированным за истцом в качестве товарных знаков. Использование ответчиком в одном из вариантов нанесенных на упаковку товара обозначений незначительных отличий в шрифте не оказывает существенного влияния на общее восприятие обозначения как тождественного товарным знакам истца.

Различие в цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения при сохранении контрастности относительно фона, а равно добавление изобразительных и фантазийных элементов, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Стилизация шрифта в обозначении на оболочке продукции, не препятствует созданию сходного с товарными знаками впечатления основным словесным элементом «Золотой». 

Равным образом не препятствует созданию такого сходного впечатления использование ответчиком дополнительных словесных элементов («ЛУ-КА», «майонез», «золотой стандарт качества»), поскольку размещение подобной информации о товаре на его упаковке является обычным и не оказывает влияния на восприятие основного обозначения товара.

Размещение на упаковке товара иного товарного знака по свидетельству № 323988 «ЗОЛОТОЙ ЛУКА» и по свидетельству № 586547 «ЛУ-КА», не устраняет нарушения принадлежащих истцу исключительных прав на заявленные им товарные знаки, поскольку законом не запрещено размещение на одном товаре различных товарных знаков.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Довод ответчика об использовании им обозначения как составной части композиции судом отклонен как необоснованный, так как на упаковке, помимо композиционных сочетаний, размещена также маркировка товара МАЙОНЕЗ «ЗОЛОТОЙ». Более того, из имеющегося в материалах дела нотариального протокола осмотра доказательств от 19.04.2017 25АА № 2109575 видно, что на страницах сайта ответчика как производителя майонезов lu-ka.ru в разделе «Наименование продукта» размещена информация о наименованиях майонезов, входящих в линейку LU-KA, в том числе майонеза «Золотой», что свидетельствует о применении ответчиком спорного обозначения как самостоятельного обозначения, индивидуализирующего соответствующий товар.

Довод ответчика об использовании обозначения «Золотой» как общеупотребимого прилагательного, имеющего описательное значение судом отклонен, как не подтвержденный материалами дела. Кроме того, использование самим ответчиком на упаковке товара обозначения именно для индивидуализации товара майонез (обозначение МАЙОНЕЗ «ЗОЛОТОЙ») опровергает данный довод.

Кроме того, товарные знаки по свидетельствам №№ 586547, 323988 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, однако без включения в перечень товаров майонеза.

Довод ответчика об однородности этих товаров судом не принимается, поскольку достаточно широкий ассортимент одного вида товара (майонеза), что следует из фото- и видеоматериалов, единовременно представленных вниманию покупателя, требует индивидуализации товара именно данного вида обозначением, позволяющим выделить конкретный товар в глазах потребителя. Товарные знаки истца зарегистрированы непосредственно в отношении идентичного товара, регистрация соответствующего обозначения в качестве товарного знака направлена именно на предотвращение смешения производимого истцом товара с другими товарами при осуществлении выбора потребителем.

При оценке представленного ответчиком заключения специалиста от 25.08.2017 в области патентоведческого исследования, суд принимает во внимание, что в данном исследовании проведены сравнения отдельных элементов обозначений, расположения обозначения в пределах объекта, без учета общего впечатления, создаваемого обозначениями. Представленное исследование проведено специалистом, обладающим именно специальными познаниями, субъективное мнение которого с очевидностью будет отличаться от мнения рядового потребителя, обычно воспринимающего применяемые в гражданском обороте средства индивидуализации, исходя из общего впечатления.

Вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения входит в компетенцию суда, и данный вопрос должен быть разрешен с позиции рядового потребителя, не обладающего специальными знаниями о методиках исследования обозначений.

С учетом изложенного представленные ответчиком заключение не принимается судом в качестве доказательств наличия или отсутствия сходства обозначений.

По смыслу статей 1477, 1484 ГК РФ товарные знаки могут использоваться как для индивидуализации товаров, так и для индивидуализации выполняемых правообладателями работ или оказываемых ими услуг.

Как следует из пояснений истца и представленных в дело лицензионных и сублицензионных договоров, фотоматериалов, товарные знаки предназначены и используются именно для индивидуализации товара (сосисок), вне зависимости от изготовителя соответствующего товара.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 26.03.2009 № 5/29) в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Ответчиком доказательства правомерности использования товарных знаков истца, как и доказательства введения спорного товара в гражданский оборот с разрешения истца, не представлены.

Статьей 1252 ГК РФ установлены способы защиты прав на средства индивидуализации, к которым, в частности, отнесено предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Поскольку исключительные права на товарные знаки №№ 593720, 570935, 570933, 593825 принадлежали истцу на момент выявления нарушения, и совершение ответчиком действий, нарушающих исключительные права истца на указанные товарные знаки, подтверждается материалами дела, требования истца о взыскании компенсации следует признать обоснованным.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки №№ 593720, 570935, 570933, 593825, представляющие собой серию товарных знаков, предназначенных для индивидуализации одного ряда товаров, в сумме 5 000 000 рублей. 

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 Постановления № 5/29 от 26.03.2009, указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

Как видно из содержания страниц сайта «www.lu-ka.ru», включенных в протокол осмотра доказательств от 19.09.2017, и представленных фото- и видеоматериалов, ответчик осуществляет выпуск и реализацию значительных объемов продукции, маркированной спорным обозначением, с широкой географией продаж этой продукции. Продвижение продукции осуществляется ООО «Сибкор-Н» в том числе с использованием сети Интернет путем размещения объявлений, доступных широкому кругу потребителей, в течение длительного времени.

При определении размера компенсации судом приняты во внимание  пояснения истца, характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, наличие доказательств длительности совершения ответчиком нарушения, а также учтены принадлежность товарных знаков одному правообладателю. При этом суд принимает во внимание несение истцом финансовых затрат на продвижение товаров и принятие мер, направленных на усиление различительной способности товарных знаков и формирование узнаваемости обозначения потребителями продукции.

С учетом изложенного, исходя из требований разумности и справедливости, арбитражный суд полагает возможным взыскание компенсации в размере 1 000 00 рублей.  Указанный размер компенсации учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, длительности совершения ответчиком правонарушений, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

Довод ответчика об отсутствии самостоятельного использования истцом товарных знаков опровергается материалами дела.

Вместе с этим требования об обязании прекратить использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825; прекратить продажу товара (майонез) с использованием товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за счет общества этикетки (упаковки) продукции, находящейся у общества, на которых размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию (майонез), на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825, заявлены истцом в отсутствие в настоящее время у него исключительных прав на товарные знаки.

На основании договора об отчуждении исключительных прав, зарегистрированного Роспатентом 22.08.2018, исключительные права на товарные знаки №№ 593720, 570935, 570933, 593825 были переданы истцом ООО «ТоргСити». С указанного момент правообладателем исключительных прав на данные товарные знаки является ООО «ТоргСити».

На основании соглашения от 23.08.2018 ООО «ТоргСити» предоставило ООО Компания «ГРАСП» право размещать товарные знаки на товарах, в отношении которые эти товарные знаки зарегистрированы.

На основании договора уступки права требования от 01.10.2018, заключенного между ООО «ТоргСити» (цедент) и ООО Компания «ГРАСП» (цессионарий), цедент уступил в полном объеме все права требования, возникшие, которые возникнут в будущем в результате незаконного использования товарных знаков, в том числе все требования, предусмотренные статьями 1252, 1515 ГК РФ. Дополнительными соглашениями от 03.10.2018 и 05.10.2018 уступаемые права конкретизированы в отношении отдельных нарушителей.

Соглашение от 23.08.2018 и договор уступки от 01.10.2018, дополнительное соглашение к нему от 05.10.2018 в установленном порядке не зарегистрированы.

Согласно статье 1490 ГК РФ  договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.  Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 Кодекса.

Как разъяснено в пункте 50 Постановления № 5/29, в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 ГК РФ договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными. Соглашения об изменении условий таких договоров, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об обязательной государственной регистрации.

В соответствии со статьей 389 ГК РФ соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

В рассматриваемом случае правообладатель, заключив договор уступки от 01.10.2018, фактически распорядился правомочиями, входящими в состав исключительного права на товарные знаки, без отчуждения и передачи права использования исключительного права на этом товарные знаки. 

Следовательно, указанные договоры и соглашения подлежали государственной регистрации. Поскольку такая регистрация произведена не была, к истцу не перешли принадлежащие правообладателю права на предъявление требований, направленных на пресечение на будущее время нарушения исключительных прав на поименованные в иске товарные знаки.

В силу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

С учетом изложенных обстоятельств, истец не является лицом, уполномоченным предъявлять требования об обязании прекратить использование товарных знаков; прекратить продажу товара (майонез) с использованием товарных знаков; изъять из оборота и уничтожить за счет общества этикетки (упаковки) продукции, находящейся у общества, на которых размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками; изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию (майонез), на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 593720, 570935, 570933, 593825. Поэтому в данной части требования истца удовлетворению не подлежат.

ООО «ТоргСити», участвующее в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, являющееся правообладателем исключительных прав на товарные знаки, в судебном заседании от реализации права на предъявление в настоящем судебном процессе самостоятельных требований отказалось.

Согласно принципу возмещения расходов пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, закрепленному статьей 110 АПК РФ, судебные расходы подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворенного имущественного требования, по неимущественным судебные расходы следует отнести на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибкор-Н» в пользу общества с ограниченной ответственностью Компания «ГРАСП» компенсацию в сумме 1 000 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибкор-Н» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 600 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Компания «ГРАСП» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 62 400 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалоба подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Я.А. Смеречинская