АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-61050/2022

11 сентября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Е. Михайловой, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ИЛЬ ПРИМО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании

от истца (онлайн): ФИО2, представитель по доверенности от 14.09.2022, ФИО3, представитель по доверенности от 21.04.2021,

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности №17 от 08.11.2022.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

От ответчика поступило ходатайство о приобщении к материалам дела письменных объяснений. Ходатайство удовлетворено.

Ответчик обратился с ходатайством о заключении мирового соглашения. Истец в судебном заседании пояснил, что заключение мирового соглашения невозможно, указал на то, что ответчику направлен письменный отказ.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства. В удовлетворении ходатайства отказано.

Уточнив исковые требования, ООО "БонтемпиРест" просит обязать                                    ООО "ИЛЬ ПРИМО" прекратить незаконное использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров, взыскать с ответчика компенсацию в сумме 21 511 243 руб. 66 коп., расходы по оплате государственной пошлины по делу.

Ответчик представил отзыв, возражает против удовлетворения заявленных требований, указывает на то, что им прекращено использование товарных знаков ответчика после получения претензии, с 1 марта 2023 года прекращен договор аренды помещения, истец злоупотребляет своими правами, поскольку после марта 2022 года стороны обменивались актами сверки, проводились переговоры о постепенном прекращении использования товарных знаков, представленный расчет компенсации в значительном размере превышает размер платы за право использования товарных знаков, который составляет 84 152,34 руб. (из расчета 7 рублей за 112 гр. муки за период с 01.03.2022 по 25.10.2022), просит снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ:

Между ООО "БонтемпиРест" (правообладатель) и ООО "ИЛЬ ПРИМО" (пользователь) заключен договор от 18.01.2019 № 1801/1 коммерческой концессии, согласно которому правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю на определенный договором срок неисключительное право использования в предпринимательской деятельности  пользователя комплекс исключительных прав правообладателя (п. 3.1 договора).

Перечень товарных знаков права, на использование которых передаются по договору, указаны в приложении № 1 к договору: № 593503, 589910, 633778, 633779. При этом               ООО "БонтемпиРест" является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

Пользователь вправе использовать предоставленный ему по договору комплекс исключительных прав для организации и эксплуатации ресторанов на территории г.Екатеринбург, в том числе в ресторанах по адресам: 620014, 

<

...>, 

<

...> (п. 5.1 договора). 

В соответствии с пунктом 6.2 договора срок действия договора составляет 3 года с момента его подписания. Пользователь получает неисключительное право на использование комплекса исключительных прав правообладателя на весь срок действия договора (п. 6.3 договора).

В силу п. 17.2 договора правообладатель сохраняет за собой абсолютное право быть единственным источником поставок или эксклюзивно назначать поставщиков, изготовителей или продавцов, в отношении продуктов, ингредиентов, смесей, сырья, приготовленных в соответствии с формулами, рецептами и иной информацией, составляющими коммерческую тайну правообладателя, а также оборудования и иного имущества, требующегося для организации и/или эксплуатации ресторана.

Пользователь обязан не допускать в ресторане продажи и рекламы продуктов, напитков, блюд, товарно-материальных ценностей и услуг, на реализацию, рекламу которых Пользователем не было получено письменное согласие Правообладателя (п. 17.3 договора).

Согласно п. 18.3 договора пользователь не может использовать любые товарные знаки в связи с реализацией любых несанкционированных продуктов или услуг либо любым другим способом, который не был со всей определенностью и в письменном виде санкционирован правообладателем.

3 марта 2022 г. общество «БонтемпиРест» направило обществу «Иль Примо» по электронной почте письмо, выслав прайс-лист, содержащий вместо поставки муки «основы для пинцы».

Ответчик, не согласившись с условием о замене муки на основы для пинцы, обратился с марта 2022 г. к другим поставщикам муки.

Посчитав, что ответчик с марта 2022 г. отказался от исполнения договора, что выразилось в следующих его действиях: прекращены закупки у правообладателя рекомендованных им продуктов питания – основ из теста, за согласованием новых продуктов питания от сторонних поставщиков к истцу не обращался, акты о регулярной плате не направлял,  платежи в пользу правообладателя после февраля 2022 года не осуществлял, закупив продукцию (муку) у не согласованных правообладателем поставщиков, нарушил            п. 18.3 договора.

Поскольку с марта 2022 года ответчик использовал товарные знаки истца без его разрешения, продавая продукцию из муки, полученной от несанкционированных истцом поставщиков,  общество «БонтемпиРест» обратилось в суд с иском по настоящему делу.

Оценив фактические обстоятельства, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению частично.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся товарные знаки.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак:

1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг;

3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет на использование без разрешения правообладателя также сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Материалами дела подтвержден факт того, что истец является правообладателем товарных знаков № 593503, 589910, 633778, 633779, 586010, 708136, 708138, 708137, 496142, 516899. 

В обоснование исковых требований истцом представлены фотоснимки помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, на котором имеется вывеска с использованием слова «pizzeria», с наличием высокой степени сходства между вывеской ответчика и элементом товарного знака Истца «PiNzeria», кассовые чеки от 09.09.2022, от 15.10.2022 с обозначением «Пинцерия Бонтемпи на Ельцина», меню с обозначением товарных знаков № 593503, 633779, 633778, фотографии с размещением на оборудовании ресторана, на упаковках продуктов питания, названных товарных знаков, в системе Интернет, в том числе, на страницах по электронным адресам: https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298540-d15104853-eviewsPinzeria_by_Bontempi-Yekaterinburg_Sverdlovsk_Oblast_Urals_District.html, https://eda.yandex.ru/ekaterinburg/r/pinzeria_by_bontempi?shippingType=delivery, https://yandex.ru/maps/org/pinzeria_by_bontempi/65130042349/?ll=60.607173%2C56.844930&z=14.6. 

 При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10. 

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. 

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. 

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Проведя сравнительный анализ товарных знаков истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, суд установил, что вывеска помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, кассовый чек от 09.09.2022, от 15.10.2022, меню ресторана, оборудование ресторана, упаковки продуктов питания, информация в системе Интернет, в том числе, на страницах по электронным адресам: https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298540-d15104853-eviewsPinzeria_by_Bontempi-Yekaterinburg_Sverdlovsk_Oblast_Urals_District.html, https://eda.yandex.ru/ekaterinburg/r/pinzeria_by_bontempi?shippingType=delivery, https://yandex.ru/maps/org/pinzeria_by_bontempi/65130042349/?ll=60.607173%2C56.844930&z=14.6 использованы сходные с товарными знаками истца обозначения.

Поскольку согласно п. 18.3 договора пользователь не может использовать любые товарные знаки в связи с реализацией любых несанкционированных продуктов или услуг либо любым другим способом, который не был со всей определенностью и в письменном виде санкционирован правообладателем, то реализация ответчиком продукции, изготовленной из муки, поставленной поставщиками, не согласованными с правообладателем, является нарушением исключительного права истца на товарные знаки.

Ссылка ответчика на продление договора конклюдентными действиями, судом отклоняется на основании п. 18.3 договора. Кроме того, решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2023 сделан вывод о том, что спорный договор прекратил свое действие в связи с истечением срока. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 решение оставлено без изменения. 

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской нарушение деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Из разъяснений пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 следует, что при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 14 статьи 1301 , подпунктах 1 , 2 и 3 статьи 1311 , подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1 , подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) в размере 21 511 243 руб. 66 коп. Расчет произведен исходя из выручки по продажи одного продукта - пинцы за период с 01.03.2022 по 28.02.2023. При этом за период с 26.10.2022 по 28.02.2023 для расчёта компенсации истцом приняты сведения за ближайший аналогичный календарный период. 

Из положений пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель при избрании способа защиты в виде взыскания компенсации ограничен в своем выборе способами определения размера компенсации: либо это будет твердая денежная сумма, определенная истцом самостоятельно, либо это будет денежная сумма, рассчитанная по строго установленной формуле, при этом законодатель строго, не допуская вариативности, определил параметры формулы: стоимость товаров с незаконно размещенным товарным знаком или стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, увеличенные вдвое (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следовательно, если правообладатель при определении размера компенсации применяет способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, то он должен предоставить доказательства, подтверждающие стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо доказательства, подтверждающие стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В Постановлениях от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем, чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Вместе с тем выручка от продажи одного изготовленного продукта питания - пинцы не отражает стоимость товара с незаконно размещенным товарным знаком в целях применении подпункта 4 пункта 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Истцом указаны товарные знаки по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29 (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые), 30 (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед), 32 (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков), 43 (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, пиццерии) классам МКТУ.

Продажа товара сама по себе не является услугой, а самостоятельную стоимость услуг по реализации приготовленных блюд для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых продуктов, доход организации (выручка от продажи блюд за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги ресторана по приготовлению блюд.

Суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг, исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

В рассматриваемом случае следует исходить из того, что стоимость «услуги общественного питания» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, то есть со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги.

С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации. Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что, исходя из особенностей конкретной услуги, эти способы дают идентичный результат.

Согласно п. 8.2.1 договора плата за открытые рестораны на защищенной территории по адресам, указанным в п.5.1 договора, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Плата является вознаграждением правообладателя за возможность получения пользователем права использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав правообладателя, предоставляемых по договору, для функционирования ресторанов (п. 8.2.3 договора). При этом, как указывалось выше, договор заключен на 3 года (п. 6.2 договора).

Истцом определен период расчета компенсации – 1 год (01.03.2022 по 28.02.2023). Размер компенсации составит 333 334 руб. (500 000 р. /3 года х 1 год х 2 (двукратный размер стоимости)).

Исковые требования подлежат удовлетворению в сумме 333 334 руб.

Довод ответчика о том, что стоимость права использования товарного знака в ресторане в Ельцин-Центре составляет 84 152,34 руб. судом отклоняется, поскольку ответчиком произведен расчет, исходя из комиссии с продаж муки (7 руб. за 112 гр. муки, поставленной ООО «Пинца Лаб»), что является убытками истца. В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. В данном случае правообладатель выбрал способ расчета в виде компенсации.

Суд не находит оснований для признания обоснованными доводов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 151 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалы дела должны быть представлены доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

В связи с чем в рассматриваемом деле суд не находит оснований для отказа истцу в защите его исключительных прав на товарные знака на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование истца обязать ответчика прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест» по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров подлежит удовлетворению частично.

В силу п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В материалы дела представлена фотография, в том числе истцом, вывески ресторана.

Суд пришел к выводу, что ответчиком не прекращено нарушение исключительных прав истца на товарные знаки № 589910, 593503, 633779. 

Элемент комбинированного товарного знака Истца по Свидетельству РФ № 593503 «PiNzeria» исполнен оригинальным шрифтом оранжевого цвета. Знак охраняется в белом, оранжевом и желтом цветовых сочетаниях.

Ответчик на вывеске поменял букву «N», исполненную оригинальным шрифтом Истца оранжевого цвета, на букву «z», так же исполненную оригинальным шрифтом Истца оранжевого цвета.

При визуальном сравнении вывеска ответчика и товарных знаков истца имеет высокую степень звукового  и графического (общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание) сходства. Вывеска Ответчика «Pizzeria» индивидуализируется за счет оригинального исполнения наклонного шрифта Истца оранжевого цвета, отсутствия заглавной буквы, исполнения латинскими буквами.

Ссылка истца на размещение информации на сайтах tripadvisor.ru, yandex.ru судом отклоняется, ответчик обращался в данные организации с просьбой удалить недостоверную информацию.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

 Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска неимущественного характера. 

Государственная пошлина подлежит возмещению пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 8 023 руб. (2 023 руб. + 6 000 руб.).

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации  уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае  уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина по данному делу составляет 136 556 руб. (130 556+6 000), истцом уплачено 138 556 руб., государственная пошлина  в размере 2 000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченная.

При рассмотрении дела истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, в связи с чем платежным поручением от 27.03.2023 № 23 ответчик перечислил на депозитный счет суда денежные средства в размере 30 000 руб.

Согласно части 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом.

Истец отказался от заявленного ходатайства о  проведении экспертизы в целях определения размера компенсации (определение суда от 06.06.2023).

В связи с тем, что судебная экспертиза по ходатайству истца по настоящему делу не проводилась, денежные средства в размере 30 000 руб. подлежат возврату обществу "БонтемпиРест"  с депозитного счета суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬ ПРИМО" прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест»  по свидетельствам            № 589910, 593503, 633779  при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по  29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИЛЬ ПРИМО"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" компенсацию в размере            333 334 руб.,  в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 8 023 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб., уплаченную по платёжному поручению от 30.05.2023 № 44.

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест"  с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области денежные средства в размере 30 000 руб., перечисленные по платёжному поручению от 27.03.2023 № 23.

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

Судья                                                                                                       Е.Е. Михайлова