Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-363/2021

9 апреля 2021 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2021 года.

Мотивированный текст решения изготовлен 9 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Чесноковой Е.Н. рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлениюобщества с ограниченной ответственностью «СТАМО ТУЛС» (ИНН 7807092820, ОГРН 1157847319805)

к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕК» (ИНН 5029076386, ОГРН 1045005507656)

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СТАМО ТУЛС» (далее – общество «СТАМО ТУЛС») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕК» (далее – общество «ИНТЕК») об обязании прекратить использование обозначение сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 573245 посредством размещения на Интернет-сайте www.intek-tool.ru/ и при маркировке товара; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573245 в размере 800 000 рублей; об обязании вывезти весь товар, маркированных обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 573245, из магазинов торгово-розничной сети общества с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток»; о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в случае неисполнения решения суда в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573245 в размере 800 000 рублей с момента вступления решения суда в законную силу по день ее полной уплаты; о взыскании неустойки в размере 5000 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда в части прекращения использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 573245 с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения обязательства; о взыскании государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 25 000 рублей.

В обоснование исковых требований общество «СТАМО ТУЛС» ссылается на то, общество «ИНТЕК» использовало обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 573245 для индивидуализации товаров однородных тем, для которых зарегистрирован названный товарный знак.

Общество «ИНТЕК» в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представило отзыв на исковое заявление, в котором не согласилось с заявленными исковыми требованиями, указывая на то, что на имя общества «ИНТЕК» зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 793603; обозначение, используемое им, не сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 573245.

От истца поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 793603.

Рассмотрев названное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку сам факт оспаривания государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 793603 не имеет в рассматриваемом случае правового значения ввиду того, что исковые требования направлены на защиту товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 573245. 

Признание же регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 793603 недействительной по тем или иным основаниям не влияет на выводы суда по настоящему делу, касающиеся факта законного или незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 573245.

Дело рассмотрено в порядке статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. 

Суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела документы, пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество «СТАМО ТУЛС» является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 573245, зарегистрированного 05.05.2016 с приоритетом от 22.09.2014 в отношении товаров 4, 6, 7, 8, 16, 21-го и услуг 35, 37, 40, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу 10.08.2018 стало известно о том, что ответчик использует сходно до степени смешения с названным товарным знаком обозначение на сайте в сети Интернет www.intek-tool.ru/, а также для маркировки товаров однородных тем, для которых зарегистрирован этот знак, вводимых ответчиком в гражданский оборот.

При этом общество «СТАМО ТУЛС» не предоставляло общество «ИНТЕК» согласие на использование указанного товарного знака, в связи с чем направило в его адрес претензию с требование о выплате компенсации за допущенное нарушение.

Не получив ответа на претензию, истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у общества «СТАМО ТУЛС» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573245 подтверждается представленной в материалы дела копией свидетельства о регистрации обозначения в качестве товарного знака и обществом «ИНТЕК» не оспаривается.

Представленными в материалы дела нотариальным протоколом осмотра сайта от 10.08.2020 № 78 АБ 9362199, актом осмотра товара от 24.11.2020 подтверждается факт использования ответчиком на сайте в сети Интернет www.intek-tool.ru/, а также для маркировки товаров, вводимых в гражданский оборот, обозначения .

Факт использования названного обозначения ответчиком также не оспаривается.

Вместе с тем суд не может признать обоснованными доводы общества «СТАМО ТУЛС» о сходстве до степени смешения названного обозначения, используемого ответчиком, с указанным товарным знаком, поскольку обществом «СТАМО ТУЛС» выбрана неверная методика оценки такого сходства исходя лишь из сравнения изобразительных элементов, без учета наличия в обозначении ответчика также словесного элемента.

Оценивая сходство обозначения, использованного ответчиками, с товарным знаком, исключительное право на которые принадлежит истцу, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 573245 является изобразительным, выполненный в виде белого ромба на синем квадратном фоне.

В свою очередь обозначение , использованное ответчиком для индивидуализации товаров и размещенное на сайте в сети Интернет, является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде белого ромба, выполненного на голубом фоне, стороны которого продлены до границы фона, и словесного элемента «ИНТЕК», выполненного оригинальным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. 

При этом суд, оценивая степень влияния этого обозначения на восприятие с точки зрения рядового потребителя, полагает, что доминирующее, то есть выполняющее основную индивидуализирующую функцию в обозначении, выполняет именно словесный элемент «ИНТЕК», который занимает центральное положение в обозначении, выполнен в большем размере, нежели изобразительный элемент. 

Также судом учитывается тот факт, что доминирующий словесный элемент «ИНТЕК» за счет того, что выполнен буквами русского алфавита, легче запоминается потребителем, нежели изобразительный элемент.

Более того, использованный в этом обозначение изобразительный элемент является оригинальным и также отличается от спорного товарного знака, за счет изменения геометрической целостности фигуры (ромба) за счет продления сторон этой фигуры, что в целом меняет его восприятие в качестве традиционной формы ромба, использованное в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 573245.

Таким образом, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573245 и обозначение, использованное ответчиком, за счет наличия в этом обозначении сильного словесного элемента «ИНТЭК», производят различное зрительное впечатление в целом, а значит, они не ассоциируются у потребителя с одним конкретным производителем товаров.

На основании изложенного суд полагает, что сравниваемые товарный знак истца и обозначение ответчика в целом не сходны до степени смешения.

Поскольку, проведя сравнительный анализ товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 573245 и обозначения, использованного ответчиком, суд установил отсутствие между ними сходства до степени смешения, оценка однородности товаров, для которых зарегистрирован этот знак и использовано ответчиком обозначение, не проводится, поскольку не имеет правового значения в данном случае за счет отсутствия реальной угрозы смешения этих обозначений в сознании потребителей.

При изложенных обстоятельствах, оснований полагать, что действия ответчика по использования для индивидуализации спорного обозначения нарушают исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, у суда не имеется.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Иные доводы, изложенные в исковом заявлении, а также дополнениях, отклоняются судом, поскольку противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при не правильном и не верном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, иные имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не подтверждают законности и обоснованности предъявленных требований.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьями 71, 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью «СТАМО ТУЛС» о приостановлении производства по делу № А41-363/2021 оставить без удовлетворения.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СТАМО ТУЛС» оставить без удовлетворения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня  принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Московской области.

Судья                                                                       Е.Н. Чеснокова