АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-1629/2023

г. Новосибирск

09 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 09 октября 2023 года.

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи ФИО1, при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 1) открытого акционерного общества «Рот Фронт», г. Москва (ИНН 

<

***>); 2) публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва  (ИНН 

<

***>); 3) открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», г. Москва (ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, Новосибирская область, г. Черепаново (ИНН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) АО «ЛОТТЕ Рахат», Республика Казахстан, г. Алматы; 2) АО «Баян Сулу», Республика Казахстан, г. Костанай,

о взыскании компенсации в размере 1 900 000 рублей

при участии в судебном заседании представителей:

истцов: ФИО3, паспорт, диплом, доверенность от 1) 22.12.2021,   2) 21.12.2021, 3) 21.12.2021;

ответчика: ФИО4, доверенность от 29.03.2023, удостоверение адвоката №1062 от 19.09.2005;

третьих лиц: 1) не явилось, извещено; 2) не явилось, извещено,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Рот Фронт», публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее по тексту – истец) обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее по тексту – ответчик) о взыскании:

- в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» компенсации за незаконное использование товарных знаков «Барбарис» по свидетельству №137558, общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116, «Школьные» по свидетельству № 156618, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 800 000 рублей (300 000 руб. за ТЗ «Школьные» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Барбарис»);

- в пользу ПАО «Красный Октябрь» компенсации за незаконное использование изобразительного товарного знака девочки в платочке по свидетельству № 375587, товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 800 000 (300 000 руб. за ТЗ «изображение девочки в красном платочке» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Мишка косолапый») рублей.

- в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» компенсации за незаконное использование товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

- в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 19 000 рублей;

- в пользу ПАО «Красный Октябрь» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 19 000 рублей;

- в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» судебных расходов в виде государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в арбитражном суде в размере 9 000 рублей.

Истцы в судебном заседании заявленные исковые требования поддержали, просили удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании и представленном отзыве заявленные исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, указав на отсутствие сходства до степени смешения между товарными знаками истцов и обозначениями, используемыми на упаковке с продукцией АО «РАХАТ», предлагаемой к продаже и реализованной ответчиком.

Также ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации до 160 000 рублей:

- 50 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «РОТ ФРОНТ» на товарный знак «Барбарис» по свидетельству №137558, на товарный знак «Барбарис» по свидетельству №116;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «РОТ ФРОНТ» на товарный знак «Школьные» по свидетельству №156618;

- 50 000 рублей за нарушение исключительного права ПАО «Красный Октябрь» на товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, на общеизвестный товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству №160;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ПАО «Красный Октябрь» на изобразительный товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству №375587;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» на товарный знак «Маки» по свидетельству №164784.

Третье лицо - АО «ЛОТТЕ Рахат» в судебное заседание не явилось, отзыв по заявленным требованиям в материалы дела не представило, представило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Третье лицо - АО «Баян Сулу» в судебное заседание не явилось, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представило.

В силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица считаются извещенными надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в их отсутствие на основании пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее – ОАО «РОТ ФРОНТ») является правообладателем следующих товарных знаков:

- «Барбарис» по свидетельству № 137558;

- Общеизвестный товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 116;

- «Школьные» по свидетельству № 156618.

Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ПАО «Красный Октябрь») является правообладателем следующих товарных знаков:

- «Мишка косолапый» № 78644;

- Общеизвестный товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству № 160;

- Изобразительный товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587.

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») является правообладателем товарного знака «Маки» по свидетельству № 164784.

Правовая охрана вышеуказанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами было установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2) предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», а именно:

1. карамель «Со вкусом барбариса» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению);

2. конфеты «Школьные» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению);

3. конфеты «Мишутка» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению);

4. конфеты «Сказки детства» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению);

5. конфеты «Маки Алатау» (изображение этикетки приложено к исковому заявлению).

Факт реализации ответчиком указанной выше продукции подтверждается фискальными документами - чеками, а также видеофискацией закупки.

ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не давали своего согласия ИП ФИО2 на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком на использование указанных товарных знаков истцы не заключали.

В виде компенсации за нарушение исключительных прав на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности истцы просят взыскать с ответчика следующий размер компенсации:

- в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» – за незаконное использование товарных знаков «Барбарис» по свидетельству №137558, общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116, «Школьные» по свидетельству № 156618 в размере 800 000 рублей (300 000 руб. за ТЗ «Школьные» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Барбарис»);

- в пользу ПАО «Красный Октябрь» – за незаконное использование изобразительного товарного знака девочки в платочке по свидетельству №375587, товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 800 000 (300 000 руб. за ТЗ «изображение девочки в красном платочке» и 500 000 руб. за ТЗ и ОТЗ «Мишка косолапый») рублей;

- в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» компенсации за незаконное использование товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784, в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 300 000 рублей.

В связи с выявленными фактами нарушения исключительных прав истцами в порядке досудебного урегулирования спора ответчику были направлены претензии №152-ОИС от 01.06.2022, №139-ОИС  от 28.04.2022, которые были оставлены ответчиком без удовлетворения.

Полагая, что, осуществляя реализацию кондитерских товаров с использованием указанных обозначений, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцам исключительных прав на поименованные товарные знаки, с учетом того, что ответчик претензионные требования истцов не удовлетворил, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы и сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о правомерности заявленных исковых требований, при этом суд исходит из следующего.

Исследовав представленные сторонами доказательства и приводимые ими доводы, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. В соответствии с п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При визуальном сравнении представленных истцами упаковок продукции ответчика, с нанесенными на них обозначениями, содержащимися в товарных знаках, принадлежащих истцам, судом установлено их визуальное сходство: графическое, фонетическое, смысловое изображение идентичны. Сходство охраняемых товарных знаков и нанесенных на упаковку обозначений позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Товарные знаки истцов «Барбарис» №137558, «Барбарис» №116,  «Школьные» № 156618, Мишка косолапый» № 78644, «Мишка косолапый» № 160, товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587, «Маки» по свидетельству № 164784 и обозначения, нанесенные на этикеты кондитерских изделий, предлагаемых к продаже и реализуемых истцом, а именно, карамель «Со вкусом барбариса», конфеты «Школьные», конфеты «Мишутка», конфеты «Сказки детства», конфеты «Маки Алатау», являются сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах потребителя.

Товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестный товарный знак «Барбарис» № 116 и этикет карамели «Со вкусом Барбариса» АО «РАХАТ».

Обозначение карамели «Со вкусом барбариса» производства АО «РАХАТ» сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» № 116 поскольку данная упаковка конфет включает словесное обозначение «Барбариса», которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком «БАРБАРИС» (сходство близкое к тождеству), занимая при этом доминирующее положение в упаковке (в силу пространственного положения элемента «Барбарис» в упаковке (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов (выполнен наиболее крупным шрифтом из всех словесных элементов на упаковке).

Вероятность смешения товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116, и упаковок карамели «Со вкусом БАРБАРИСА» дополнительно усиливается тем, что словесный товарный знак «БАРБАРИС» по свидетельству № 116 является общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих лет словесным товарным знаком «БАРБАРИС» карамелью «БАРБАРИС» производства ОАО «РОТ ФРОНТ».

Приведенные ниже изображения словесного товарного знака «Барбарис» по свидетельству №137558 и ОТЗ «Барбарис» по свидетельству №116 правообладателя ОАО «РОТ ФРОНТ» и этикетки карамели «Со вкусом барбариса» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО2, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

«».

На основании изложенного можно констатировать наличие сходства до степени смешения между словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» №116 и этикетом карамели «Со вкусом Барбариса» производства АО «Рахат».

Таким образом, суд приходит к выводу, что довод ответчика об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116 и обозначения на этикетке карамели «Со вкусом барбариса», поскольку в указанном названии содержится лишь указание на вкус карамели, является необоснованным.

Товарный знак «Школьные» № 156618 и этикет конфет «Школьные»  АО «БАЯН СУЛУ».

Обозначение этикетки конфет «Школьные», производства АО «БАЯН СУЛУ», предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, в целом сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «Школьные» по свидетельству №156618, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Школьные», которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком «Школьные», близкое к тождеству, занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

В соответствии с п. 7.3. Руководства к обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров. ИП ФИО2 использует обозначение в составе этикетки конфет, при этом ОАО «РОТ ФРОНТ» использует товарный знак по свидетельству №156618 также в отношении конфет.

Таким образом, и истец, и ответчик используют сравниваемые обозначения в отношении тождественных товаров, что усиливает вероятность смешения.

О необходимости учитывать однородность продукции указано в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Приведенные ниже изображения словесного товарного знака «Школьные» по свидетельству №156618 правообладателя ОАО «РОТ ФРОНТ» и этикетки конфет «Школьные» производства АО «БАЯН СУЛУ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО2, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

«».

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно констатировать наличие сходства, близкого к тождеству, у товарного знака «Школьные» по свидетельству №156618 и словесного обозначения «Школьные», используемого в этикете, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Товарный знак Мишка косолапый» № 78644, «Мишка косолапый» №160 и этикет конфет «Мишутка» АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

При сравнении товарного знака по свидетельству №78644, общеизвестного товарного знака по свидетельству № 160 и этикетки конфет «Мишутка» в том виде, в каком их непосредственно видит потребитель, становится очевидным, что:

- основным индивидуализирующим элементом этикетки конфет «Мишутка» в силу пространственного расположения на лицевой стороне (занимает практически всю площадь лицевой стороны этикетки) является изображение трех мишек на деревьях и одного большого медведя на опушке в лесу;

- основным элементом товарного знака №78644 и ОТЗ № 160 является изображение трех мишек на деревьях и одного большого медведя на опушке в лесу;

- изображения в товарном знаке и в этикетке выполнены в едином рисованном стиле;

- изображение в товарном знаке и этикетке выполнены одними и теми же цветами: белым, коричневым, желтым, зеленым, оранжевым, при этом совпадают цвет медведей, деревьев, опушки;

- с учетом того, что на этикетке конфет ответчика, равно как и в товарном знаке №78644 и ОТЗ №160 изображены мишки в лесу можно констатировать семантическое тождество товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения.

Таким образом, учитывая семантическое тождество, а также высокое графическое сходство основных индивидуализирующих элементов, можно прийти к выводу о сходстве до степени смешения товарного знака №78644, ОТЗ № 160 и этикетки конфет «Мишутка», производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

Товарный знак по свидетельству № 160 зарегистрирован как общеизвестный товарный знак, предназначенный для индивидуализации товаров изготовителя ПАО «Красный Октябрь».

Товарный знак «Мишка косолапый», по свидетельству №160, приобрел различительную способность и воспринимается потребителями как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров изготовителя ПАО «Красный Октябрь», что еще больше усиливает сходство с обозначением, используемым на этикете карамели «со вкусом барбариса», производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», реализацию и предложение к продаже которых осуществляет ИП ФИО2

Приведенные ниже изображения товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644 и ОТЗ «Мишка косолапый» по свидетельству №160 правообладателя ПАО «Красный Октябрь» и этикетки конфет «Мишутка» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО2, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

«».

Товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству № 375587 и этикет конфет «Сказки детства» АО «РАХАТ».

При сравнении товарного знака по свидетельству №375587 и этикетки конфет «Сказки детства» в том виде, в каком их непосредственно видит потребитель становится очевидным, что:

- основным индивидуализирующим элементом этикетки конфет «Сказки детства» в силу пространственного расположения на лицевой стороне (занимает практически всю площадь лицевой стороны этикетки) является изображение девочки в красной шапочке с корзинкой в руках, что отсылает к образу сказочного персонажа «Красная шапочка»;

- основным и единственным элементом товарного знака №375587 является изображение девочки в красной шапочке с корзинкой в руках, что отсылает к образу сказочного персонажа «Красная шапочка»;

- изображения в товарном знаке и в этикетке выполнены в едином рисованном стиле;

- изображение в товарном знаке и этикетке выполнены одними и теми же цветами: белым, синим, красным, желтым, при этом совпадают цвет шапочки, цвет юбки, цвет рукавов, цвет волос;

- оба персонажа изображены с букетами цветов: персонаж на товарном знаке №375587 с букетом цветов в руках, персонаж с этикетки «Сказки детства» - с букетом цветов в корзинке;

- с учетом того, что на этикетке конфет ответчика, равно как и в товарном знаке №375587 изображен персонаж «Красная шапочка» можно констатировать семантическое тождество товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения;

- словесный элемент «Сказки детства» в совокупности с изображением девочки с корзинкой в красной шапочке дополнительно усиливает акцент на персонаже «Красная шапочка» в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Таким образом, учитывая семантическое тождество, а также высокое графическое сходство основных индивидуализирующих элементов, можно прийти к выводу о сходстве до степени смешения изобразительного товарного знака №375587 и этикетки конфет «Сказка детства», производства АО «Рахат».

Сходство до степени смешения обозначения, используемого с изображением красной шапочки на белом фоне, нанесенное на этикетки конфет «Сказки детства», с изобразительным товарным знаком на котором изображена красная шапочка на белом фоне по свидетельству №375587 также подтверждается экспертным заключением от 21 августа 2019 года, выданным патентным поверенным №1012 ФИО5

Приведенные ниже изображения изобразительного товарного знака по свидетельству №375587 правообладателя ПАО «Красный Октябрь» и этикетки конфет «СКАЗКИ ДЕТСТВА», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО2, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

«».

Товарный знак «Маки» по свидетельству № 164784 и этикет конфет «Маки Алатау» АО «ЛОТТЕ РАХАТ».

Индивидуализирующий словесный элемент этикетки представляет собой словесное обозначение «МАКИ Алатау». Словесный элемент выполнен в кириллице и расположен в центральной части этикетки под изобразительным элементом.

Основной индивидуализирующий словесный элемент этикетки - «МАКИ Алатау», включает в себя «МАКИ», при этом данный словесный элемент выполнен более крупным шрифтом.

Следует отметить, что названия географических объектов обладают слабой различительной способностью и, как следствие, являются слабыми элементами в составе обозначений, поскольку могут восприниматься как место производства. Данный вывод подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам (решение СИП от 25.02.2022 по делу № СИП-1042/2021).

На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация (подп. 7.1.2.1 (а) п. 7.1. ст. 7 гл.2, раздел IV Руководства). При произношении обозначения «МАКИ Алатау», например, в рекламе, основная фонетическая и логическая нагрузка падает на словесный элемент «МАКИ» как главное, определяемое слово.

Принимая во внимание признаки определения фонетического сходства, предусмотренные подп. 1 п. 42 Правил, в частности: характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое («МАКИ Алатау» - «МАКИ»), можно с уверенностью говорить о наличии звукового сходства у индивидуализирующего этикетку словесного элемента «МАКИ Алатау» и товарного знака «МАКИ».

В соответствии с подп. 7.1.2.1 (б) п. 7.1. ст. 7 гл. 2, раздела IV Руководства, написание слов буквами одного алфавита может усилить сходство обозначений с точки зрения графики.

Принимая во внимание признаки определения графического сходства словесных обозначений, предусмотренные подп. 2 п. 42 Правил, полное, в том числе визуальное, вхождение Товарного знака в состав словесного обозначения «МАКИ Алатау», а также основополагающую роль словесного элемента «МАКИ» в словосочетании «МАКИ Алатау», можно утверждать о наличии графического сходства у товарного знака «МАКИ» и словесного элемента «МАКИ Алатау», используемого в качестве индивидуализирующего элемента этикетки.

Приведенные ниже изображения товарного знака «Маки» по свидетельству №164784 правообладателя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и этикетки конфет «Маки Алатау» производства АО «ЛОТТЕ РАХАТ», предложение к продаже и реализацию которой осуществляет ИП ФИО2, наглядно демонстрируют сходство сравниваемых обозначений:

«».

Учитывая изложенное, можно констатировать наличие сходства у товарного знака «МАКИ» по свидетельству №164784 и словесного обозначения «МАКИ Алатау», используемого в этикете, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому

(визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

Согласно ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

Вероятность смешения потребителями товарных знаков и обозначений кондитерской продукции дополнительно усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.).

При этом, согласно разъяснениям Президиума, ВАС РФ, изложенным в Постановлении №3691/06 от 18.07.2006 по Делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. Вместе с тем, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ №2050/2013 от 18.06.2013 по делу №А40-4914/12-27-117, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Положения законодательства призваны защитить интересы, как изготовителя товаров, так и потребителя путем недопущения возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными знаками и/или обозначениями, т.к. это может привести к дезориентации потребителя и «размыванию» знака.

Факт предложения к продаже и реализации спорной кондитерской продукции ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Материалами дела установлено, что ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не давали своего согласия ответчику на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком на использование указанных товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не заключали. Следовательно, ответчик незаконно использует товарные знаки истцов.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность, мог и должен был убедиться в законности производства товара, а также удостовериться в наличии у изготовителя товара прав на использование спорных изображений, предоставленных обладателем исключительных прав на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ответчик незаконно использует товарные знаки истцов при предложении к продаже и реализации кондитерской продукции, следовательно, кондитерская продукция - карамель «Со вкусом барбариса», конфеты «Школьные», конфеты «Мишутка», конфеты «Сказки детства»,  конфеты «Маки Алатау», является контрафактной.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (стать 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении и исключительного права (пункт 2 части 1 статьи 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (пункт 3 части 1 статьи 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 ГК РФ).

Материалами дела установлено, что товарные знаки истцов не вводились в гражданский оборот на территории Казахстана ни самими истцами, ни другими лицами с их согласия.

Продукция, являющаяся предметом спора, произведена на территории Республики Казахстан без согласия правообладателей, поэтому при ввозе данной продукции и ее реализации на территории Российской Федерации принцип исчерпания исключительных прав не применяется.

На территории Российской Федерации права на спорные товарные знаки истцами ответчику не передавались.

Как следует из материалов дела,

 

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

- вероятные имущественные потери правообладателя,

- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов на товарные знаки путем предложения к продаже и реализации контрафактной продукции подтвержден материалами дела.

Ответчиком заявлено о снижении размера компенсации до 160 000 рублей:

- 50 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «РОТ ФРОНТ» на товарный знак «Барбарис» по свидетельству №137558, на товарный знак «Барбарис» по свидетельству №116;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «РОТ ФРОНТ» на товарный знак «Школьные» по свидетельству №156618;

- 50 000 рублей за нарушение исключительного права ПАО «Красный Октябрь» на товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству №78644, на общеизвестный товарный знак «Мишка косолапый» по свидетельству №160;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ПАО «Красный Октябрь» на изобразительный товарный знак с изображением девочки в красном платочке по свидетельству №375587;

- 20 000 рублей за нарушение исключительного права ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» на товарный знак «Маки» по свидетельству №164784.

Ходатайство ответчика о снижении размера взыскиваемой компенсации отклоняется судом, ввиду нижеследующего.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Абзацем третьим этого пункта определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Таких доказательств ответчик не представил.

Также ответчиком не доказано, что размер компенсации многократно превышает причиненные истцу убытки, равно как и не доказан тот факт, что правонарушение совершено ответчиком впервые, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Кроме того, документов, подтверждающих наличие оснований для снижения компенсации, в том числе документов, подтверждающих доход ответчика и тяжелое материальное положение, ответчиком не представлено.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки в общей сумме 1 900 000 рублей, истцы ссылаются на то, что ответчик отклонил предложение истцов о мирном урегулировании спора, множественный характер нарушения, о чем свидетельствуют пять фактов выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей, неоднократность нарушения ИП ФИО2 исключительных прав (ранее ответчик привлекался к взысканию компенсации за незаконное использование товарных знаков по делу № А45-2420/2022).

Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки, судом учитываются следующие обстоятельства.

Факты нарушения исключительного права на товарные знаки выявлены не самостоятельно ответчиком, а истцами.

Множественный характер нарушения, о чем свидетельствую сразу 5 фактов выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей.

Действия ответчика ведут к снижению доверия потребителей к оригинальным кондитерским изделиям под названиями «Барбарис», «Школьные», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Маки» производимых ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и их лицензиатами.

Ответчик не предпринял мер, чтобы убедиться в том, что используемые обозначения не являются зарегистрированными товарными знаками и их использование не нарушит законных прав других лиц. Соответствующая информация не является конфиденциальной, она содержится в реестрах Роспатента, публикуется в Официальном Бюллетене Роспатента и доступна каждому.

Таким образом, нарушение со стороны ответчика было допущено намеренно, он осознавал незаконность своих действий, а также возможность привлечения к предусмотренной законом ответственности за незаконное использование товарных знаков.

ИП ФИО2 осуществляет свою деятельность как минимум с 2004 года. Основным видом деятельности является торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах (в соответствии с информацией с сайта ФНС).

Таким образом, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, осуществляющим реализацию кондитерских изделий, ранее привлекаемая к ответственности за аналогичное нарушение, Ответчик обязана была удостовериться, что, осуществляя реализацию продукции под определенными наименованиями, не нарушает исключительных прав третьих лиц.

Также суд считает необходимым отметить, что решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-3288/2022 установлено, что ИП ФИО2 принадлежит сайт: https://rakhat-nsk.ru/.

Скриншоты с сайта https://web.archive.org/ содержат информацию о предложении к продаже продукции на сайте https://rakhat-nsk.ru/:

1. конфеты «Школьные» - в январе 2021 г.;

2. конфеты «Мишутка» - в июле 2021 г.;

3. конфеты «Со вкусом барбариса» - в сентябре 2019 г.;

4. конфеты «Маки Алатау» - в октябре 2020 г.

Таким образом, скриншоты с сайта подтверждают срок незаконного использования товарных знаков: «Школьные» по свидетельству № 156618; «Мишка косолапый» № 78644; общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству № 160; общеизвестного товарного знака «Барбариса» по свидетельству №116; «Маки» по свидетельству № 164784 более 1 года, обосновывая заявленный истцами размер компенсации.

Учитывая изложенные обстоятельства, положения о снижении компенсации в рассматриваемом случае не применимы.

Таким образом, характер совершенного ответчиком правонарушения является грубым, что исключает возможность удовлетворения заявления ответчика о снижении размера компенсации.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к убеждению о том, что заявленный истцами размер компенсации соответствует тяжести совершенного ответчиком правонарушения, степени его вины, в связи с чем, требования истцов подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьей 110,  частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, Новосибирская область, г. Черепаново (ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества  «РОТ ФРОНТ», г.Москва (ОГРН 

<

***>) 500000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству №137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 116, и 300000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Школьные» по свидетельству № 156618, всего: 800000 рублей, а также 19000 рублей расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, Новосибирская область, г. Черепаново (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Красный Октябрь», г.Москва (ОГРН1027700247618) 300000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «девочка в платочке» по свидетельству № 375587 и 500000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №78644 и общеизвестного товарного знака «Мишка косолапый» по свидетельству №160, всего: 800000 рублей, а также 19000 рублей расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, Новосибирская область, г. Черепаново (ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», г. Москва (ИНН 

<

***>) 300000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «МАКИ» по свидетельству № 164784, а также 9000 рублей расходов по оплате госпошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

ФИО1