Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26721/2024

02 октября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 сентября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  02 октября 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Лодиной Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пермяковой Г.Л. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО1 

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО2 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО3, доверенность от 01.11.2023.

- от ответчика: ФИО4, доверенность от 30.01.2024, 

 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – Нужная В.В,) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ФИО2) о взыскании 895 866 руб. компенсации за нарушение права в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Определением от 11.01.2024 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Свердловской области. 

Определением от 28.02.2024 дело передано на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2024 дело передано в производство судьи Лодиной Ю.А. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. Ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации. 

Изучив и оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака № 929704 «El Coco».

Сведения о зарегистрированных товарных знаках являются общедоступными и размещены на официальном сайте Роспатента - http://www1.fips.ru. 

В результате мониторинга сети «Интернет» правообладателем выявлен факт размещения ответчиком рекламы, а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя на маркетплейсе «WILDBERRIES», а именно:  

https://www.wildberries.ru/catalog/174896010/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174896011/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174893219/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174893220/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174896012/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174896015/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174893222/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174206186/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/160794995/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/175615421/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174896013/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/160794996/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174893223/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174891860/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174208879/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/174208877/detail.aspx

Как указывает истец, спорное обозначение используется ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу. Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца на товарный знак.

          10.11.2023 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в пятидневный срок прекратить дальнейшее незаконное использование товарного знака Истца, выплатить компенсацию за его незаконное использование.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, приходит к следующим выводам.

Предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Согласно представленному истцом в материалы дела заключению патентного поверенного обозначение, используемое ИП ФИО2, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 929704.

Представленными в материалы дела скриншотами сайта ответчика подтверждается использование товарного  знака истца  в тексте предложения этого товара к продаже.

Статья 1484 ГК РФ указывает, какими способами может быть осуществлено исключительное право на товарный знак. В рассматриваемом случае имеет место использование товарного знака, предусмотренное пп. 4-5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно: в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), в сети «Интернет» (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, законодательством не ограничено нарушение исключительного права на товарный знак только его незаконным использованием на товарах, этикетках, упаковке, как указывает ответчик в отзыве на исковое заявление. В связи с этим в расчет размера компенсации Истцом правомерно взята стоимость всех товаров, предложенных к продаже в магазине ответчика под наименованием «El Coco», - использование товарного знака в названии магазина, в том числе в сети «Интернет» также является способом нарушения исключительного права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

На основании подпункта  2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации в данном деле был заявлен истцом, исходя из двукратной стоимости реализованной ответчиком продукции на маркетплейсе «WILDBERRIES» под обозначением «El Coco», которое использовалось Ответчиком в наименовании интернет-магазина и в названии предлагаемого к продаже и проданного товара. Расчет компенсации произведен истцом исходя из 531 единиц продукции, размещенной в магазине ответчика под наименованием «El Coco».

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предполагает, в том числе взыскание компенсации в двукратном размере стоимости продукции, реализованной с использованием товарного знака в названии интернетмагазина на маркетплейсе Wildberries (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2024 по делу № А32-2363/2022).

Аналогичный подход применен в деле № А07-28870/2019, в котором компенсация на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК определена судами в двукратном размере выручки 3 ответчика, полученной от осуществления хозяйственной деятельности в торговых точках с наименованием, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Признавая расчет истца обоснованным, суд исходит из того, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о невозможности получения им выручки от продажи товаров в спорный период в размере, меньшем заявленной истцом суммы компенсации, равно как и доказательства иной стоимости экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Вместе с тем суд посчитал возможным применить в рассматриваемом случае правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, отраженную в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» от 24.07.2020 № 40-П и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», от 13.12.2016 № 28-П.

 

Так, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в Постановлении № 40-П, следует, что с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Снижая компенсацию по ходатайству ответчика до однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки истца, суд принял во внимание то, что ответчик добровольно прекратил использование товарных знаков и допустил нарушение исключительных прав впервые. Указанные обстоятельства свидетельствует о не грубом характере нарушения, совершенного ответчиком. Кроме того, суд принимает во внимание, что размер заявленной ко взысканию компенсации (895 866 руб.) несоразмерен причиненным истцу убыткам.

Между тем сумма в размере 447 933 руб. признана судом обоснованной, позволяющей восстановить имущественное положение истца, нарушенное действиями ответчика.

При этом суд принимает во внимание отсутствие оснований для дальнейшего снижения размера компенсации, поскольку ответчик не привел надлежащим образом мотивированных доводов в обоснование своей позиции.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, в размере, пропорциональном размеру обоснованно заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>) 447 933 руб. компенсации за нарушение исключительно права на товарный знак, 17 917 руб. 32 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 917 руб. государственной пошлины.  

Вещественные доказательства по делу возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 после вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

 

Судья                                                                            Лодина Ю.А.