Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело

№ А51-10470/2019

г. Владивосток

02 марта 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 02 марта 2020 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей Д.А. Глебова, С.М. Синицыной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2,

апелляционное производство № 05АП-650/2020 

на решение от 19.12.2019 

судьи О.В. Шипуновой

по делу № А51-10470/2019 Арбитражного суда Приморского края 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY 

о взыскании компенсации в сумме 3 882 291 рублей, расходы представителя в сумме 100 000 рублей, расходы на проведение экспертизы в сумме 63 000  рублей, 16 220 рублей услуги нотариуса, 15 386 рублей расход на покупку товара

при участии: от истца адвокат Радмаев С.В., по доверенности от 26.04.2019, сроком действия на 1 год, удостоверение адвоката;

от ответчика: представитель ФИО4, по доверенности от 19.12.2019, сроком действия на 3 года, копия диплома о высшем юридическом образовании №580398 от 28.07.1998,  паспорт;

от третьего лица: представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – ИП ФИО3, истец) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП Петров, ответчик) о взыскании компенсации в сумме 3 882 291 рублей, расходы представителя в сумме 100 000 рублей, расходы на проведение экспертизы в сумме 63 000 рублей, 16 220 рублей услуги нотариуса, 15 386 рублей расход на покупку товара, об изъятии из оборота и уничтожении за счет ИП Петрова контрафактный товар, реализуемый им, на котором размещен незаконно используемый товарный знак «NaMilux».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.12.2019 исковые требования удовлетворены частично, суд взыскал с ИП Петрова в пользу ИП ФИО3 1 463 167 рублей 80 копеек компенсацию, 23 744 рубля 70 копеек расходы за предоставленные заключения, 6 113 рублей 32 копейки услуги нотариуса, 5 798 рублей 98 копеек расходы на покупку товара, 24 875 рублей 40 копеек судебные расходы по оплате услуг представителя, 15 984 рубля 71 копейку судебные расходы по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ИП Петров обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Приморского края от 19.12.2019 отменить. В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что контракт с поставщиком – производителем VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY ответчиком заключен 02.05.2018, а товар был ввезен в июле 2018, в связи с чем, по мнению ответчика, использование товарного знака истца в период между датой подачи заявки (приоритета) и датой регистрации не является нарушением исключительного права на товарный знак 679022. Настаивал на необоснованности взыскания компенсации в размере стоимости товара, ввезенного по таможенной декларации, включавшей в том числе товар, не содержащий спорного товарного знака, при ином количестве спорного товара, реализованного на сайте ответчика, полагал действия истца отвечающими критериям злоупотребления правом, недобросовестной конкуренции на рынке. 

В судебном заседании представитель ИП Петрова поддержал доводы апелляционной жалобы, просил обжалуемое решение отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца по доводам апелляционной жалобы возразил, обжалуемое решение считает законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, жалобу – без удовлетворения.

VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY, извещенное надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечило. Руководствуясь частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд рассматривает апелляционную жалобу в отсутствие представителя третьего лица.

Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО3 является правообладателем товарного знака «NaMilux», зарегистрированного на территории Российской Федерации по свидетельству №679022, дата приоритета 22.02.2018 дата регистрации 30.10.2018.

Ранее в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12.12.2013 также был зарегистрирован товарный знак «NaMilux» по свидетельству №502033, дата приоритета 22.12.2010, сроком до 22.12.2020.

Между ИП ФИО3 (сторона Б) и АО «ВИ НА КИЧЕН ВЭА» (сторона А) заключен эксклюзивный договор от 11.07.2015 №VN-QAN/201901, согласно которому сторона А гарантирует, что на территории Российской Федерации ни один покупатель, кроме стороны Б, не может приобрести товар под торговой маркой «NaMilux».

Из пояснений истца следует, что при посещении сайта компании «МегаОптДВ», принадлежащей ИП Петрову, истцом установлено, что компания осуществляет продажу продукции «NaMilux», в частности портативных газовых плит и других товаров, содержащих товарный знак «NaMilux», а также плит с товарным знаком «NaMilux» с нанесенными на них товарным знаком «GREEN STAR».

Так, согласно информации, размещенной на сайте компании «МегаОптДВ», ответчиком осуществляется продажа следующих товаров с торговой маркой «NaMilux»:

1. Плита газовая 2-конф CI-610 ASM стоимостью 3238 рублей, количество 259 штук, на общую сумму 838 642 рублей. 

2. Плита газовая 2-конф CI-702 AFM стоимостью 3374 рублей, количество 253 штук, на общую сумму 853 622 рублей. 

3. Плита газовая 2-конф CI-703 ASM стоимостью 3483 рублей, количество 236 штук, на общую сумму 821 988 рублей. 

4. Плита газовая 1-конф CI-300 ASM стоимостью 1619 рублей, количество 237 штук, на общую сумму 454 803 рублей. 

5. Плита газовая 2-конф CI-601 AFM стоимостью 3047 рублей, количество 263 штук, на общую сумму 801 361 рублей. 

6. Лампа паяльная CI-176SP стоимостью 625 рублей, количество 179 штук, на общую сумму 111 875 рублей.

Общая стоимость предложенного к продаже товара с торговой маркой «NaMilux» составила 3 882 291 рублей.

Согласно заключению ООО «Патентное агентство» от 19.04.2019, целью экспертизы которого являлось установление сходства словесных обозначений «NaMilux», используемое ИП П-вым для продажи товаров «плиты газовые» на территории Российской Федерации, с товарным знаком ИП ФИО3 №679022, в результате которого установлено, что словесное обозначение «NaMilux», размещенное на газовых плитах, используемых ИП П-вым, является тождественным с обозначением ИП ФИО3, зарегистрированным в качестве товарного знака РФ по свидетельству 679022.

Третье лицо подтвердило, что в течении всего 2018 года не отгружало свою продукцию торговой марки «NaMilux» компаниям из России.

15.03.2019 истцом приобретен товар плита газ. 2-конф. под большой баллон «GREEN STAR» CI-610 ASM на сумму 3 238 рублей, что подтверждается товарным чеком №1974.

В дальнейшем 05.04.2019 истцом приобретен товар лампа паяльная под газ./баллон в коробке GREEN STAR» CI-176SP – 625 рублей, плита газ.                1-конф. под большой баллон «GREEN STAR» CI-300 ASM – 1 619 рублей, плита газ. 2- конф. под большой баллон «GREEN STAR» CI-601 AFM – 3047 рублей, плита газ. 2-конф. под большой баллон «GREEN STAR» CI-702 AFM – 3 374 рублей, плита газ. 2-конф. под большой баллон «GREEN STAR» CI-703 AFM – 33483 рублей, всего на сумму 12 148 рублей, согласно товарной накладной №2616, квитанции к приходному кассовому ордеру №996.

Согласно заключению ООО «Патентное агентство» от 05.11.2019, целью которого являлось установление сходства словесного обозначения «NaMilux», используемое ИП П-вым для продажи товаров «плиты газовые» на территории Российской Федерации, с товарным знаком ИП ФИО3 №502033, установлено, что словесное обозначение «NaMilux», размещенное на газовых плитах, используемых ИП П-вым, является сходным до степени смешения, с обозначением ИП ФИО3, зарегистрированным в качестве товарного знака РФ по свидетельству №50233.

Полагая, что действиями по ввозу на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателей, реализации товара с нанесенными охраняемыми товарными знаками ответчик нарушил исключительные права истца на использование охраняемого товарного знака, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев исковое заявление, суд первой инстанции счел требования истца обоснованными и удовлетворил их.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 настоящей статьи). Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006. по делу № 3691/06). 

Понятия тождественности и сходства определяются в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003. № 32. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

В тоже время перечень позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из положений статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, то есть не только несанкционированное изготовление этого знака, но и ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения владельца товарного знака.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

В соответствии со статьями 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил подачи и рассмотрения документов (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482; далее - Правила подачи и рассмотрения документов) составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил подачи и рассмотрения документов сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил подачи и рассмотрения документов, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом первой инстанции обосновано учтены разъяснения пункта 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее - Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122), по которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Факт ввоза на территорию Российской Федерации, предложения к продаже товаров, содержащих изображения, защищаемых истцом, ответчиком не оспаривался.

В материалах дела имеются заключения ООО «Патентное агентство» от 19.04.2019 в отношении товарного знака по свидетельству №679022 и от 05.11.2019 в отношении товарного знака по свидетельству №502033, которые подтверждают правовую позицию истца, в соответствии с которыми словесное обозначение «NaMilux», используемое ИП ФИО2 для продажи товаров «плиты газовые» на территории Российской Федерации является тождественным с товарным знаком по свидетельству №679022 и сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №502033, которые признаются судом иными документами в качестве допустимых письменных доказательств в порядке статей 71, 89 АПК РФ, которые подлежат оценке наравне с другими документами по делу.

Довод ответчика о том, что приобретенный и реализуемый ответчиком товар под товарным знаком Green Star произведен тем же производителем, что и продукция, реализуемая истцом, а использование второго товарного знака в рассматриваемом случае связано с политикой производителя, находит свое подтверждение в материалах дела. Вместе с тем, в своих пояснениях третье лицо указывает на то, что компания VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY является правообладателем в отношении товарных знаков «NaMilux» и «Green Star». Наличие на лицевой панели четырех товаров (а именно плит газовых CI-610 ASM, CI-702 AFM, CI-703 ASM, CI-601 AFM) логотипа «NaMilux» третье лицо обосновало несвоевременной заменой штамповочного оборудования на производственной линии. При этом VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY подтвердило, что ИП Петров приобрел товар у третьего лица как у правообладателя и производителя и товар не является контрафактным.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал обоснованный выводу о том, что на ввезенном ответчиком товаре имеются обозначения (маркировка) тождественные с товарным знаком по свидетельству № 679022 и сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №502033.

Между тем, право на использование указанных товарных знаков истец как правообладатель указанных товарных знаков на территории Российской Федерации и третье лицо ответчику не передавали, что подтверждается материалами настоящего дела, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, приведенной в пункте 4.2. Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», лицо, нарушившее исключительное право на объект интеллектуальной собственности при осуществлении предпринимательской деятельности, должно иметь возможность доказать, что им были предприняты все необходимые меры и проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу - правообладателю.

При этом ответчик указывает, что проявил разумную осмотрительность, приобретая имущество у производителя товара, являющегося правообладателем товарного знака.

Между тем, истцом не оспаривается тот факт, что ответчиком приобретен товар у правообладателя во Вьетнаме, вместе с тем, ответчиком не доказан тот факт, что им проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права. Так, при получении товара и обнаружении нанесенного на товар товарного знака «NaMilux», совместно с товарным знаком «Green Star», ответчик ввел указанный товар в оборот на территории Российской Федерации и осуществил продажу товара, в том числе и после получения претензии истца.

Кроме того, согласно пункту 3.5 контракта №250418 от 02.05.2018 между ИП ФИО2 (покупатель) и VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY (продавец) при возникновении претензий по качеству, ассортименту или количеству товара, покупатель должен обосновать должным образом свою претензию. Претензии должны предъявляться по взаимному согласию в отношении дефектов/недостатков.

Между тем, в письме VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY указывает на то, что ИП ФИО2 не уведомил производителя о наличии на лицевой панели товарного знака «NaMilux» на товарах с товарным знаком «Green Star».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГКРФ ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. При этом предполагается, что ответчик свободен при приобретении и реализации товаров в рассматриваемой сфере, в которых он является профессиональным участником, что следует из основного и дополнительных видов экономической деятельности, указанных в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

При этом, в рамках настоящего спора, ответчиком не представлены доказательств того, что им была снята с продажи спорная продукция до выяснения всех обстоятельств или были приняты иные меры, и тем самым проявлена должная степень заботливости и осмотрительность как добросовестного участника гражданских правоотношений.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушают исключительное право истца.

Определяя размер заявленной истцом ко взысканию суммы компенсации, суд верно исходил из следующего.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По смыслу положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, обусловленный стоимостью товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

Согласно абзацу 2 пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. 

Определяя размер компенсации в сумме 3 882 291 рубль, истец сослался в порядке ориентировочного определения размера таковой в пределах законодательно установленного диапазона размера компенсаций, на информацию, размещенную на интернет - сайте компании «МегаОптДВ» и зафиксированную в протоколе осмотра вещественных доказательств №25АА 2608740 №25АА 2608741 от 04.04.2019, согласно которому в разделе «наличии на складах» плита газовая 2-конф CI-610 ASM значится общее количество 259 штук, плита газовая 2-конф CI-702 AFM значится общее количество 253 штук, плита газовая 2-конф CI-703 ASM значится общее количество 236 штук, плита газовая 1-конф CI-300 ASM значится общее количество 237 штук, плита газовая 2-конф CI-601 AFM значится общее количество 263 штук, лампа паяльная CI-176SP значится общее количество 179 штук. 

При этом, как следует из пояснений ответчика, количество товара, отраженного на сайте, не совпадает с фактически имеющимися остатками, так как указанные сведения вносятся на сайт нерегулярно вручную после проведения сверки на складе. 

Положения пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в целях охраны исключительного права на товарный знак создают для правообладателя преимущества, освобождающие его от бремени доказывания размера причиненного ущерба и наличия вины нарушителя. 

Вместе с тем, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 №8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» (далее - Постановление КС РФ от 13.02.2018 №8-П) разъяснено, что это не освобождает суд, применяющий в конкретном деле нормы, которые ставят одну сторону (правообладателя) при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, от обязанности руководствоваться в рамках предоставленной ему дискреции правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Иное не согласовывалось бы ни с конституционными принципами справедливости и соразмерности, ни с общими началами частного права. 

Пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет в качестве контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

При этом, не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

Как у казано в Постановлении Конституционного суда РФ от 13.02.2018 №8-П, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Таким образом, Конституционный суд РФ в Постановлении от 13.02.2018 №8-П делает вывод о том, что в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Поскольку оригинальность товара, ввезенного ИП П-вым по ДТ№10702070/020718/0090223, подтверждается правообладателем – производителем данного товара VINA KITCHEN WARE JOINT STOCK COMPANY, с учетом подхода Конституционного Суда Российской Федерации, выраженного в постановлении №8-П от 13.02.2018, суд первой инстанции обоснованно определил размер, подлежащей выплате истцу компенсации, исходя из однократной стоимости товара, указанной в ДТ в размере 1 463 167 рублей 80 копеек.

При этом, суд исходил из данных о стоимости и количестве товара с учетом курса валют в рублевом эквиваленте, исходя из фактических данных указанных в декларации на товары.

В свою очередь, при определении размера компенсации указанным путем суд первой инстанции не связан безусловным образом необходимостью взыскания компенсации исключительно применительно к ценам на поименованный в декларации товар, содержащий спорный товарный знак непосредственно на корпусе или упаковке. Реализованная судом первой инстанции возможность судебного усмотрения при определении подлежащей взысканию компенсации путем учета итоговой стоимости товара по спорной декларации, в соотнесении с заявленным истцом размером компенсации, соответствует требованиям материального и процессуального права.

Оснований для обязательного снижения размера подлежащей взысканию с ответчика в качестве компенсации применительно к доводам жалобы суммы апелляционным судом с учетом изложенных выше обстоятельств и требований действующего законодательства в рассматриваемой сфере, не установлено.

Проверив выводы суда первой инстанции в части требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ИП Петрова контрафактного товара на котором размещен незаконно используемый товарный знак «NaMilux», апелляционная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции в силу следующего.

По смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда РФ, приведенных в Постановлении от 13.02.2018 №8-П, при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ отсутствуют конституционноправовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт).

Это означает, что товары, ввезенные на территорию России могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Между тем, материалами дела не подтверждается, что ввезенный ответчиком по ДТ№10702070/020718/0090223 товар, ненадлежащего качества или не отвечает требованиям безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

В тоже время, довод ответчика о том, что на газовой горелке CI-176 SP на общую сумму 875 рублей отсутствует товарный знак «NaMilux» опровергается пояснениями самого ответчика, который в судебном заседании указал, что товарный знак «NaMilux» расположен на коробке указанного товара. Поскольку товар продается совместно с упаковкой, суд делает вывод о том, что и в случае товара «газовая горелка CI-176 SP» ответчиком нарушено исключительное право на товарный знак истца по свидетельствам №679022 и №502033. 

Позиция ответчика о том, что поскольку товарный знак по свидетельству №679022 является новым самостоятельным объектом правовой охраны и имеет иное изобразительное обозначение по сравнению с товарным знаком по свидетельству №502033, следовательно, истребование защиты в отношении нового товарного знака со ссылкой на свидетельство №502033 имеющее иное изобразительное обозначение является злоупотреблением правом со стороны истца и не может подтверждать нарушение прав истца со стороны ФИО2, не находит подтверждение материалами дела.

Так, в заключении от 19.04.2019 указано, что товарный знак №679022 представляет собой словесный элемент «NaMilux». В экспертном заключении от 05.11.2019 указано, что товарный знак №502033 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NaMilux» и графический элемент в виде стилизованного изображения латинской буквы «N», над которой выполнена кривая линия в виде дыма. 

Материалами дела подтверждается, что товар, продаваемый ответчиком, является оригинальным товаром, а в заключении от 19.04.2019 сделан вывод о том, что товарный знак по свидетельству №679022 и товарный знак, размещенный на товаре являются тождественными. 

При этом в заключении от 05.11.2019 содержится сделан вывод о том, что товарный знак по свидетельству №502033 является сходным до степени смешения с товарным знаком, расположенным на товаре, продаваемом ответчиком. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарные знаки по свидетельствам №679022 и №502033 являются сходными до степени смешения. 

При этом, учитывается тот факт, что правообладателем обоих товарных знаков является ИП ФИО3 

С учетом изложенного, судом правомерно отклонен и довод ответчика о том, что введение ответчиком партии товара под товарным знаком Green Star в гражданский оборот в Российской Федерации в период подачи заявки 2018706807 от 22.02.2018 и до даты государственной регистрации 30.10.2018 товарного знака «NaMilux», не может считаться нарушением исключительного права истца на товарный знак.

Позиция ответчика о допущении злоупотребления правом истца, реализации им приемов недобросовестной конкуренции не может быть принята судебной коллегией в обоснование отмены судебного акта в силу  недоказанности, с учетом установленных обстоятельств поведения сторон спора. 

Доводы апелляционной жалобы ответчика фактически представляют собой ранее сформированную ответчиком позицию по делу, между тем все обстоятельства возникшего спора и доказательства в обоснование данной позиции были исследованы судом первой инстанции и получили правовую оценку, в связи с чем коллегией отклоняются.

В силу вышеизложенного, апелляционная коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования.

Также, материалами дела подтверждается факт несения истцом расходов по оплате за представленные в материалы настоящего дела заключения от 19.04.2019 в сумме 45 000, от 05.11.2019 в сумме 18 000 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 16 220 рублей, расходы на приобретение товара в размере 15 386 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000 рублей. 

Указанные расходы с учетом положений части 2 статьи 110 АПК РФ и Постановления Пленума ВС РФ №1 от 21.01.2016 о разумных пределах взыскиваемых расходов обоснованно признаны судом первой инстанции разумными в сумме 23 744 рубля 70 копеек расходы за предоставленные заключения, 6 113 рублей 32 копейки услуги нотариуса, 5 798 рублей 98 копеек расходы на покупку товара, 24 875 рублей 40 копеек судебные расходы по оплате услуг представителя.

Соответственно, исходя из оценки установленных обстоятельств настоящего спора, принимая во внимание объем и характер выполненных представителем работ, категорию спора, сложившуюся судебную практику, предъявленные ко взысканию судебные расходы на оплату услуг представителя правомерно отнесены судом первой инстанции на ответчиков  в указанном размере, о чем лицами, участвующими в деле, в суде апелляционной инстанции возражений не заявлено.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что рассматривая настоящий спор, суд первой инстанции полно и всестороннее исследовал все существенные обстоятельства дела и дал им надлежащую оценку, правильно применил нормы материального и процессуального права. Основания для отмены судебного акта не установлены, а доводы заявителя апелляционной жалобы не нашли своего объективного подтверждения.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Приморского края от 19.12.2019 по делу №  А51-10470/2019 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

Д.А. Глебов

С.М. Синицына