ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Хлыновская, д. 3, г. Киров, Кировская область, 610998

http://2aas.arbitr.ru, тел. 8 (8332) 519-109

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А17-9364/2023

г. Киров

11 ноября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 06 ноября 2024 года.    

Полный текст постановления изготовлен 11 ноября 2024 года

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Овечкиной Е.А.,

судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мещеряковой О.С.,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции:

представителя истца – ФИО1, действующего на основании доверенности от 01.01.2024 № Д-20/24,

представителя ответчиков – ФИО2, действующей на основании доверенностей от 13.08.2024,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО4

на решение Арбитражного суда Ивановской области от 17.07.2024 по делу № А17-9364/2023

по иску общества с ограниченной ответственностью «Флэш Энерджи» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о пресечении действий, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Флэш Энерджи» (далее – истец, правообладатель, Общество, ООО «Флэш Энерджи») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3, индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ответчики, заявители, податели жалоб, ИП ФИО3, ИП ФИО4, Предприниматели), изложив следующие требования:

 - пресечь действия ИП ФИО4, нарушающие исключительные права истца ООО «Флэш Энерджи» на товарный знак, зарегистрированный под номером 558859, связанные с незаконным использованием на территории АЗС ответчика, расположенной по адресу 

<

...>, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040:928:147, на территории автомойки ответчика, расположенной по адресу 

<

...>, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040:928:147, обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком под номером 558859, обязав ИП ФИО4 в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, удалить данные обозначения с материалов, которыми сопровождается осуществление предпринимательской деятельности ИП ФИО4, включая, но, не ограничиваясь: стелу АЗС, элементы фасада сооружения АЗС, автомойки, элементы внутренней отделки сооружения АЗС, автомойки (в том числе информационные стенды) и иные;

- взыскать с ИП ФИО4 в пользу истца судебную неустойку, рассчитываемую за период с даты истечения срока исполнения требований судебного решения, принятого по результатам рассмотрения настоящего искового заявления, о пресечении действий ИП ФИО4, связанных с незаконным использованием на территории АЗС ответчика, расположенной по адресу 

<

...>, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040:928:147, на территории автомойки ответчика, расположенной по адресу 

<

...>, на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040:928:147, обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком под номером 558859, по дату фактического исполнения судебного решения ответчиком в данной части в размере 2 500 рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки;

- взыскать с ИП ФИО4 2 500 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под номером 558859;

- взыскать с ИП ФИО4 в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами (далее – проценты) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), исчисляемые с даты истечения срока, установленного судебным актом, принятым по результатам рассмотрения настоящего иска, для оплаты ИП ФИО4 суммы взысканной компенсации за незаконное использование обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под номером 558859, по дату фактического исполнения решения суда в данной части, рассчитываемые от суммы взысканной компенсации;

- взыскать с ИП ФИО3 3 000 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под номером 558859;

- взыскать с ИП ФИО3 проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ, исчисляемые с даты истечения срока, установленного судебным актом, принятым по результатам рассмотрения настоящего иска, для оплаты ответчиком суммы взысканной компенсации за незаконное использование обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным под номером 558859, по дату фактического исполнения решения суда в данной части, рассчитываемые от суммы взысканной компенсации.

Исковые требования основаны на положениях статей 308.3, 395, 1229, 1252, 1477, 1479, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), разъяснениях пунктов 31, 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7), разъяснениях пунктов 57, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) и мотивированы незаконным использованием Предпринимателями обозначения, схожего с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат Обществу.

ООО «Флэш Энерджи» в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), отказалось от требований в части обязания прекратить нарушение исключительных прав и присуждения судебной неустойки.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 17.07.2024 в связи с отказом истца от иска в части, прекращено производство по делу в части требований о пресечении действий ИП ФИО4, нарушающих исключительные права на товарный знак, об обязании ИП ФИО4 в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу удалить данные обозначения, о взыскании с ИП ФИО4 неустойки, рассчитываемой за период с даты истечения срока исполнения требований судебного решения по дату фактического исполнения решения в размере 2 500 рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки.

Исковые требования в остальной части удовлетворены частично:

- с ИП ФИО3 в пользу ООО «Флэш Энерджи» взыскано 1 500 000 рублей 00 копеек компенсации, 12 625 рублей 00 копеек судебных расходов, присуждены проценты на случай неисполнения решения суда, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, начисленные на сумму компенсации за период с даты вступления решения арбитражного суда по настоящему делу в законную силу до фактического исполнения решения суда;

 – с ИП ФИО4 в пользу ООО «Флэш Энерджи» взыскано 1 250 000 рублей 00 копеек компенсации, 18 625 рублей 00 копеек судебных расходов, присуждены проценты на случай неисполнения решения суда, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, начисленные на сумму компенсации за период с даты вступления решения арбитражного суда по настоящему делу в законную силу до фактического исполнения решения суда.

Суд первой инстанции установил и из материалов дела следует, что ответчиками допущено незаконное использование товарного знака № 558859, правообладателем которого является истец. Предпринимателями доказательства передачи ему правообладателем исключительного права на использование и распространение товарного знака № 558859, состоящим из изобразительного и словесного элементов, не представлены. Арбитражный суд посчитал, что действия ответчика по использованию прав на товарный знак, зарегистрированный под № 558859, на территории автомобильной заправочной станции, и на территории автомойки, расположенной по адресу 

<

...> ответчиков являются нарушением исключительных прав истца. Довод ответчиков о том, что истец и ответчики находятся в разных регионах, что, по их мнению, исключает возможность введения потребителя в заблуждение судом первой инстанции не приняты в связи с тем, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. Нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не исключает возможность их смешения потребителями. Довод ответчика о том, что разрешение на строительство АЗС с утвержденным паспортом отделки фасадов, содержащим наименование «FLASH», было получено в 2011 году обществом с ограниченной ответственностью «Стройтекс» (далее – ООО «Стройтекс»), оформление фасада автозаправочного комплекса было разработано и согласовано с Администрацией города Иваново до регистрации товарного знака истцом судом первой инстанции также не приняты, поскольку ООО «Флэш Энерджи» предоставлена правовая охрана товарного знака № 558859 с установленным приоритетом с 13.06.2013.

При определении размера компенсации, взыскиваемой с ответчиков, суд первой инстанции учел характер и степень вины ответчиков, приняв во внимание доводы ответчиков о прекращении ими действий, приведших к нарушению прав истца, и посчитал разумным и справедливым уменьшить размер компенсации в два раза.

В части взыскания процентов суд первой инстанции исходил из положений статьи 395 ГК РФ, статьи 16 АПК РФ,  из разъяснений пункта 37 Постановления № 7.

ИП ФИО4 и ИП ФИО3 с принятым решением суда не согласны, обратились во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, просят отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Податели жалоб ссылаются на то, что судом первой инстанции не принят во внимание довод ответчиков о добросовестном использовании обозначения до даты подачи заявки истцом для его регистрации как товарного знака. Оформление фасада автозаправочного комплекса в городе Иваново было разработано, согласовано с Администрацией города Иванова и реализовано еще до регистрации спорного товарного знака за истцом. Суд первой инстанции не установил сходства товарного знака и обозначений ответчиков. Товарный знак № 558859 истцом не используется, им используется товарный знак № 646903, в котором изобразительная часть иная. По мнению Предпринимателей, сходство обозначений отсутствует, деятельность осуществляется на другой части страны, действия истца являются недобросовестными. Размер компенсации не обоснован истцом.

Общество представило возражения на апелляционные жалобы, ссылается на то, что дата приоритета товарного знака - 13.06.2013; ссылается на обстоятельства рассмотрения дела № А17-706/2023. ООО «Флэш Энерджи» указывает, что на момент ввода здания АЗС, расположенной по адресу 

<

...>, в эксплуатацию (11.09.2013) и начала осуществления в указанном здании коммерческой деятельности, правовая охрана данного товарного знака уже осуществлялась. Более ранний приоритет правовой охраны, коммерческого обозначения «FLASH» ответчиками не доказан. Ответчики не вправе включать в период использования обозначения «FLASH», необходимый для исчисления срока установления правовой охраны обозначения, срок, в течение которого данное обозначение использовалось ООО «Стройтекс», поскольку передача прав на коммерческое обозначение «FLASH» покупателям (ИП ФИО3 и ФИО5) условиями договора купли-продажи объектов недвижимости от 14.03.2016 (далее – договор, договор от 14.03.2016, ДКП) не предусмотрена. Данный договор не является договором купли-продажи предприятия. Соответственно, гипотетический срок правовой охраны, предоставленный ответчикам в отношении указанного обозначения, может начать исчисляться не ранее 14.03.2016. Общество отмечает, что факт неиспользования товарного знака при условии действия его правовой охраны не предоставляет права иным лицам осуществлять его использование. Истец считает, что товарный знак № 646903 также сходен с обозначением ответчиков. Общество обращает внимание, что географический критерий не является основанием для отказа в иске, указывает, что сервис «Яндекс карты» при просмотре объекта – АЗС ответчика автоматически предоставляет ссылку на сайт истца. На сайте сервиса «2ГИС» имеются негативные отзывы о заправке ответчиков, что наносит вред деловой репутации истца, создает предпосылки для отказа потенциальных покупателей от приобретения у истца, реализуемого топлива. Не соглашается с доводами о злоупотреблении Обществом своими правами.

Подробно позиции сторон изложены письменно.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 29.08.2024 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30.08.2024 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 01.10.2024 судебное разбирательство было отложено в соответствии со статьей 158 АПК РФ.

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 05.11.2024 на основании статьи 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи Горева Л.Н. в связи с нахождением в отпуске на судью Малых Е.Г. С учетом данного обстоятельства апелляционные жалобы рассматривались сначала. 

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель истца возразил на доводы ответчиков, просит решение Арбитражного суда Ивановской области оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Представители сторон обменялись репликами и комментариями, ответили на вопросы.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в обжалуемой ответчиками части  без возражений истца в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 558589, зарегистрированного в том числе в отношении класса 37 Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), к которому относятся также «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]», «мытье транспортных средств», «чистка транспортных средств».

Обществом было выявлено, что на здании автомобильной заправочной станции по адресу: 

<

...>, лит. Л, на здании автомойки и конструкциях, к ним относящимся, используются обозначения, сходные с товарным знаком № 558589.

Факт оказания услуг по указанному адресу Предпринимателями истец подтверждает кассовыми чеками.

Претензиями от 08.07.2022 ООО «Флэш Энерджи» потребовало выплатить компенсацию и прекратить использование обозначений.

Неисполнение требований претензий послужило основанием для обращения Общества с иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 ГК РФ императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Суд первой инстанции уклонился от оценки наличия или отсутствия сходства используемых ответчиками обозначений и товарного знака истца, ссылаясь на то, что решение Арбитражного суда Ивановской области от 27.05.2023 по делу № А17-706/2023 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, в отношении ИП ФИО4, имеет преюдициальное значение при разрешении настоящего спора.

Данный вывод сделан с нарушением норм процессуального закона.

Согласно части 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Названное решение принято не по гражданскому делу, а по делу об административном правонарушении, поэтому оно применительно к правилам статьи 69 АПК РФ не носит преюдициального характера, о чем высказался Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 01.06.2022 № 301-ЭС21-16516, поэтому оно применительно к правилам статьи 69 АПК РФ, не носит преюдициального характера. 

Между тем данный вывод не привел к принятию неправильного судебного акта.

Доводы сторон со ссылкой на решение № А17-706/2023 апелляционным судом не оцениваются с учетом вышеизложенного.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила № 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как предусмотрено в пункте 44 Правил № 482, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В материалы дела представлены фотографии объектов Предпринимателей, из которых следует, что спорное обозначение нанесено на разные объекты, используемые ответчиками при осуществлении предпринимательской деятельности.

Обозначение является комбинированным, равно как и товарный знак истца.

Товарный знак истца и обозначение ответчиков имеют одинаковый словесный элемент «FLASH», а также идентичный изобразительный элемент в виде размещенных на темном фоне двух окружностей разного диаметра с градиентной окраской бело-желто-красных оттенков, соединенных между собой линией.

Вывод об отсутствии смешения только лишь в виду различий по шрифту, графическому написанию, расположению букв, цветовому исполнению, в силу положений пункта 42 Правил № 482, разъяснений пункта 162 Постановления № 10, невозможен, поскольку не может быть признано отсутствие сходства обозначений при наличии полностью совпадающих словесных элементов.

По той же причине не может быть признан обоснованным довод ответчиков о том, что фактически обозначение Предпринимателей схоже с товарным знаком № 646903, а не с № 558859. Все обозначения имеют идентичный словесный элемент, который является доминирующим по отношению к графическим элементам, а графические элементы объединены общей тематикой «вспышки», выполнены в одной цветовой гамме, при этом для признания сходства обозначений достаточно уже опасности, а не реального смешения в глазах потребителей.

Апелляционный суд также учитывает, что товарному знаку истца предоставлена охрана в отношении услуг класса 37 МКТУ, в том числе  «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]», «мытье транспортных средств», «чистка транспортных средств», то есть ровно в той деятельности, в какой спорное обозначение используется ответчиками.

Отсутствие в обозначениях ответчика варианта транслитерации, который имеет место в товарном знаке, не влияет на общее впечатление.

ИП ФИО4 и ИП ФИО3 отметили, что истец фактически использовал товарный знак № 646903, а не тот, в защиту которого предъявлен иск по настоящему делу. 

Из заключения экспертов от 22.02.2022 № 1410-1/22, представленного истцом, с учетом доводом ответчиков, апелляционным судом установлено, что по сведениям открытого реестра товарных знаков Общество является правообладателем знака «» по свидетельству № 646903, зарегистрированного в том числе в отношении класса 37 МКТУ, а также товарного знака «» по свидетельству № 633013.

Согласно фотоматериалам, представленным истцом, при оформлении его автозаправочных станций действительно используется товарный знак № 646903.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 154 Постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (абзац четвертый пункта 154 Постановления № 10).

Общество обладает правами на два схожих товарных знака, правовая охрана которым предоставлена в отношении одинаковых товаров и услуг классов МКТУ.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений.

Ответчиками не представлены доказательства тому, что Общество, регистрируя товарный знак, действовало недобросовестно, потому само по себе неиспользование товарного знака истцом не лишает правообладателя права на защиту.

Предприниматели ссылаются на то, что суд первой инстанции не принял во внимание использование ими спорного обозначения до даты приоритета товарного знака.

Как разъяснено в пункте 155 Постановления № 10, положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак. Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

С учетом данных разъяснений довод ООО «Флэш Энерджи» о том, что в принципе нарушение началось с 13.06.2013, является неправильным.

Однако Общество полагает, что нарушение именно Предпринимателями началось ИП ФИО3 с 14.03.2016 (с заключения договора от 14.03.2016), ИП ФИО4 – с 2021 года (ввод в эксплуатацию мойки).

В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (разъяснения пункта 178 Постановления № 10).

Следовательно, ответчик должен доказать:

1) факт существования исключительного права на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления данного коммерческого обозначения на определенной территории);

2) факт его использования для индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия (в смысле статей 1538 - 1539 ГК РФ).

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

При этом, само по себе совершение лицом таких действий, как указание какого-либо обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, не может являться достаточным свидетельством того, что соответствующие действия лица были обусловлены наличием у него исключительного права на коммерческое обозначение.

В апелляционных жалобах Предприниматели указали, что разрешение на строительство автозаправочной станции с утвержденным в 2011 году на дату обращения в Администрацию города Иванова паспортом отделки фасадов, содержащим ее наименование FLASH, было получено только в 2012 году.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости здание автозаправочной станции введено в эксплуатацию в 2012 году, здание придорожного сервиса – в 2021 году.

Согласование облика здания с Администрацией города Иванова, строительство здания свидетельствуют лишь о существовании здания как такового, но не указывают на известность спорного обозначения до 03.12.2015 потребителю в качестве наименования конкретной автозаправочной станции в городе Иваново.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлен размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 500 000 рублей 00 копеек с ИП ФИО4, и в размере 3 000 000 рублей 00 копеек с ИП ФИО3

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование размера компенсации истец ссылается на следующие обстоятельства: ООО «Флэш Энерджи» является коммерческой организацией, осуществляющей деятельность по реализации топлива (бензин, дизельное топливо) посредством автоматических блочных автозаправочных станций (далее по тексту – АБАЗС), а также оказывающая услуги мойки автомобилей. На территории Российской Федерации функционируют 50 АБАЗС ООО «Флэш Энерджи», действующих в следующих субъектах Российской Федерации: республика Адыгея, Краснодарский край, Воронежская область, Ростовская область. На территории Ростовской области действует две автомобильные мойки ООО «Флэш Энерджи». Среднее количество покупателей топлива на АБАЗС, эксплуатируемых ООО «Флэш Энерджи», составляет порядка 7 000 человек в день. ООО «Флэш Энерджи» созданы аккаунты в социальных сетях, общая аудитория аккаунтов ООО «Флэш Энерджи» в которых превышает 6 000 подписчиков. Общий срок незаконного использования ответчиками обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, на дату подачи искового заявления составляет не менее семи лет для обозначения, используемого на АЗС ИП ФИО3, ИП ФИО4, и не менее двух лет для обозначения, используемого на автомойке ИП ФИО4 Анализ раздела «Отзывы» сайта сервиса «2ГИС», содержащего сведения об АЗС истца, позволяет сделать вывод о наличии большого количества негативных отзывов о качестве топлива, реализуемого на АЗС ИП ФИО4, качестве обслуживания клиентов со стороны персонала АЗС.

Размер компенсации, установленный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, не предполагает обязательного наличия математического расчета.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Учитывая характер и степень вины Предпринимателей, с учетом прекращения ими действий, приведших к нарушению прав истца, суд первой инстанции определил размер компенсации в суммах в два раза меньших, чем заявлено истцом.

Апелляционный суд не усматривает оснований не согласиться с таким мнением суда первой инстанции. Ответчики при планировании предпринимательской деятельности первоначально добросовестно разместили обозначение, осуществляют деятельность на иной территории Российской Федерации, прекратили использование обозначения после обращения к ним Общества.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Истец предлагал ответчикам заключить лицензионный договор, по которому сумма роялти составляла 100 000 рублей 00 копеек в месяц.

С учетом удовлетворенных исковых требований стоимость за прошедшие периоды использования обозначений составила 20 833 рубля 33 копейки в отношении ИП ФИО3, 32 894 рубля 73 копейки  в отношении ИП ФИО4 в месяц.

Испрашиваемые истцом суммы компенсации ответчиками надлежаще не оспорены; своего варианта расчета компенсации Предприниматели, не соглашаясь с иском, не представили.

Ответчики просили определить компенсацию в минимальном размере санкции, ссылаясь на недоказанность убытков и на злоупотребление истцом правами.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу вышеприведенных положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

Из материалов дела не следует, что действия Общества имеют признаки недобросовестного поведения. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, как и неиспользование товарного знака.

Доводы ответчиков о неподтвержденности истцом несения убытков признаются апелляционным судом необоснованными, поскольку, как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В части требований Общества о взыскании процентов апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. По правилу пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в  пункте 37 Постановления № 7, проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Согласно правовой позиции изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 № 18429/12, статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и частью 1 статьи 16 АПК РФ предусмотрено, что вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Поскольку обязательность исполнения судебных решений является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, неисполнение судебного акта или неправомерная задержка его исполнения не обеспечивают кредитору компенсации потерь вследствие неправомерного удержания чужих денежных средств должником, и в свою очередь должник, обязанный уплатить денежные средства, необоснованно извлекает выгоду от неисполнения обязательства, что очевидно входит в противоречие с основными задачами судебной защиты.

Таким образом, неисполнение обязательства, предусмотренного судебным решением, выраженного в денежной форме, влечет невозможность использования взыскателем присужденных в его пользу денежных средств и, как следствие, несение им финансовых потерь, компенсирование которых неисполняемым или не полностью исполняемым судебным актом не предусмотрено.

В случае ненадлежащего исполнения должником судебного решения, возлагающего на него обязанность по выполнению денежного обязательства, взыскатель с целью компенсации вызванных действиями должника финансовых потерь вправе использовать меры судебной защиты путем обращения с иском о взыскании с должника в соответствии со статьей 395 ГК РФ процентов, начисленными на сумму неисполненного обязательства.

Обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником (разъяснения пункта 57 Постановления № 7).

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции в данном случае не находит основании для удовлетворения апелляционных жалоб ответчиков по приведенным в них основаниям.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционным жалобам относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 258, 268–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 17.07.2024 по делу № А17-9364/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО3, индивидуального предпринимателя ФИО4 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1–291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

Е.А. Овечкина

Судьи             

Е.Г. Малых

А.Б. Савельев