ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-16789/2020

г. Челябинск

03 марта 2021 года

Дело № А34-12908/2020 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Арямова А.А., рассмотрел без вызова сторон апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Курганской области от  17.12.2020 по делу №А34-12908/2020, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Компания РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД (ROI VISUAL Co., LTD) (Республика Корея) (далее – истец, РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД) обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, ИП ФИО1, предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в общей сумме 70000 руб., в том числе: 10000 руб. – за нарушение исключительного права на средство индивидуализации – товарный знак №1213307; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI (POLI) (Робокар Поли (Поли)»; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI (ROY) (Робокар Поли (Рой)»; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI (HELLY) (Робокар Поли (Хэлли)»; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI  (AMBER) Робокар Поли (Эмбер)»; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI  (BUCKY) (Робокар Поли (Баки)»; 10000 руб. – за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – изображение персонажа «ROBOCAR POLI  (MARK) (Робокар Поли (Марк)», а также о взыскании судебных издержек на приобретение спорного товара в размере 399 руб., почтовых расходов – в размере 237,04 руб. и госпошлины в размере 2800 руб.

Исковое заявление принято судом к производству с назначением рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда Курганской области от 17.12.2020 (резолютивная часть решения объявлена 09.12.2020) исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взысканы компенсация за нарушение исключительных прав в общей сумме 70000 руб., а также государственная пошлина в сумме 2800 руб., расходы на приобретение вещественного доказательства – 399 руб. и судебные расходы на почтовые отправления – 237,04 руб. Также судом указано на уничтожение вещественного доказательства после вступления решения суда в законную силу.

ИП ФИО1 не согласилась с указанным решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, снизив размер компенсации до 7000 руб., то есть до 1000 руб. за каждое допущенное нарушение.

Податель апелляционной жалобы указывает на наличие оснований для снижения размера компенсации. Оспаривает вывод суда о неоднократности допущенных ответчиком нарушений, ссылаясь на то, что об этом обстоятельстве истец не заявлял, по трем указанным судом делам закупка  производилась в незначительный промежуток времени в той же торговой точке ответчика, и о нарушениях ответчик узнал только после получения претензий. По мнению подателя жалобы, размер взыскиваемой компенсации является неразумным и должен быть снижен до 1000 руб. за каждое нарушение, но в любом случае, не должен превышать 5000 руб. за каждый факт нарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 2721 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии апелляционной жалобы к производству суда апелляционной инстанции.

Истцом отзыв на апелляционную жалобу ответчика не представлен. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов,  РОИ ВИЖУАЛ Ко., ЛТД зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Республика Корея 22.05.2004, имеет идентификационный номер налогоплательщика 211-87-50168 (что подтверждается апостилированным свидетельством о регистрации компании №9231-907-9221-469) и является правообладателем: 1) товарного знака №1213307 в виде смешанного словесного и графического изображения «ROBOCAR POLI», что подтверждается выпиской из международного реестра товарных знаков. Дата регистрации исключительного права 26.04.2013. Товарный знак зарегистрирован на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ на основании международной регистрации №1 213 307 от 26.04.2013 во Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности; 2) изображений персонажей: «РОБОКАР ПОЛИ (Поли)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13997, «РОБОКАР ПОЛИ (Рой)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13995, «РОБОКАР ПОЛИ (Эмбер)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13996, «РОБОКАР ПОЛИ (Хелли)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13994, «РОБОКАР ПОЛИ (Баки)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13992 и «РОБОКАР ПОЛИ (Марк)» по свидетельству о регистрации авторского права №2019-13993.

Как указывает истец, его представителем 10.03.2020 осуществлена закупка в торговой точке ИП ФИО1 (расположенной вблизи адреса: 

<

...>) товара –  игрушки «Робокар Поли» (интерактивный телефон), упаковка которой содержит изображения указанных товарного знака и персонажей, что подтверждено видеозаписью покупки, вещественным доказательством и чеком от 10.03.2020 на сумму 399 руб., содержащим в том числе сведения о продавце товара – ИП ФИО1

Поскольку истцом не передавались ответчику права на использование указанных товарного знака и изображений персонажей, претензией от 28.08.2020 истец предложил ответчику уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав истца. Претензия истца оставлена ответчиком без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истцом в суд с рассматриваемым иском о взыскании с ответчика компенсации.

Рассмотрев спор по существу в порядке упрощенного производства, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. При этом, суд руководствовался выводами о доказанности материалами дела фактов нарушений исключительных прав истца на товарный знак и произведения изобразительного искусства – изображения персонажей, а также об отсутствии оснований для снижения заявленного ко взысканию размера компенсации.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Авторские права распространяются в том числе на часть произведения, его название и персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом труда автора и отвечают требованиям, установленным пункту 3 статьи 1259 ГК РФ (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Согласно статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (пункт 3).

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (статья 1301 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

По смыслу статьи 1515 ГК РФ, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59). Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61). Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62). Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно (пункт 63).  Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права на: несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений). Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение). Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации (пункт 64). Авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности: такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом; такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме. К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры), подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. При этом совместное использование нескольких частей одного произведения образует один факт использования (пункт 81). С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункты 157, 162).

Исследованием материалов дела установлено, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак №1213307 в виде смешанного словесного и графического изображения «ROBOCAR POLI», помещенного внутри круга, имеющего стилизованные крылья по бокам (что подтверждается выпиской из международного реестра товарных знаков), а также исключительных имущественных прав на произведения изобразительного искусства – изображения персонажей «Поли», «Рой», «Эмбер», «Хелли», «Баки» и «Марк», что подтверждается свидетельствами о регистрации прав на интеллектуальную собственность.  Подтверждающие исключительные права истца документы, соответствующие требованиям Гаагской конвенции 1961 года, представлены в материалы дела в виде надлежащим образом заверенных копий, что соответствует требованиям части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. О фальсификации этих документов ответчиком не заявлено. Факт наличия у истца исключительных прав на указанные объекты интеллектуальной деятельности ответчиком не оспаривается.

Доказательств утраты истцом исключительных прав материалы дела не содержат.

10.03.2020 представителем истца в порядке самозащиты прав истца (статьи 12 и 14 ГК РФ) осуществлена закупка в торговой точке ИП ФИО1 (торговая точка вблизи адреса: 

<

...>) товара – игрушки «Робокар Поли» (интерактивный телефон), упаковка которой содержит изображение схожее до степени смешения с товарным знаком истца (ввиду полного совпадения с товарным знаком) и переработанные изображения персонажей, исключительные права на которые принадлежат истцу. Это обстоятельство подтверждено видеозаписью покупки, вещественным доказательством и чеком от 10.03.2020 на сумму 399 руб., содержащим в том числе сведения о продавце товара – ИП ФИО1 

Факт реализации контрафактного товара в указанной торговой точке предпринимателем не оспаривается.

Сходство нанесенных на спорный товар изображений с товарным знаком №1213307 до степени смешения, а также факт отнесения таких изображений к переработанным произведениям изобразительного искусства – изображения персонажей «Поли», «Рой», «Эмбер», «Хелли», «Баки», «Марк» установлены судом первой инстанции путем сравнения изображений с указанными объектами интеллектуальной деятельности с точки зрения обычного потребителя.

В целях разрешения вопроса о сходстве обозначения с зарегистрированным товарным знаком можно руководствоваться положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,  утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила №482) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее - Методические рекомендации №197), в соответствии с которыми при определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 41 Правил №482 и пункт 3 Методических рекомендаций №197).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил №482).

В соответствии с пунктом 42 Правил №482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Использованное ответчиком смешанного словесного и графического изображения «ROBOCAR POLI» имеет полное сходство с товарным знаком истца по свидетельству №1213307 по смысловым (симантическим), звуковым (фонетическим) и графическим (визуальным) признакам, а также связано с однородными товарами, в отношении которых товарный знак зарегистрирован (макаронные изделия), то есть, является сходным с товарным знаком истца до степени смешения. При этом такое использование товарного знака произведено в отсутствии согласия правообладателя. 

В отношении сходства размещенных на упаковке спорного товара изображений персонажей с произведениями изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат истцу, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено наряду с личным неимущественным правом на неприкосновенность произведения (статья 1266) право на переработку произведения, являющуюся одним из способов использования произведения, - одним из правомочий в составе исключительного права (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270). Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего. Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения, который вправе перерабатывать произведение и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения.

В настоящем случае материалами дела подтвержден факт реализации ответчиком товара, на упаковке которого нанесены изображения, представляющие собой переработку произведений изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат истцу (указанный вывод следует из сравнительного анализа изображений). 

Поскольку переработка произведения относится к охраняемым исключительным правам, действия ответчика по реализации товара, содержащего изображения, представляющие собой переработку охраняемых произведений, без согласия обладателя исключительных прав на эти произведения является нарушением исключительных прав правообладателя и свидетельствует о наличии оснований для применения предусмотренных законом мер защиты, включая право требования компенсации.

Поскольку представленными доказательствами подтвержден факт реализации в торговой точке ответчика товара, содержащего нанесенные на него изображения, представляющие собой переработку указанных выше произведений изобразительного искусства, а также изображение, схожее до степени смешения с товарным знаком, и доказательств осуществления такой реализации с согласия правообладателя материалы дела не содержат, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации в пользу истца за нарушение его исключительных.

Размер компенсации определен истцом в твердой сумме в порядке пункта 1 статьи 1301 ГК РФ (за каждое нарушение исключительных прав – по 10000 руб.). Общая сумма компенсации составила 100000 руб.

Учитывая, что компенсация за нарушение исключительных прав на каждое произведение определена истцом в размере, соответствующем минимальному размеру компенсации, определенному  пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ, истец освобождается от обоснования такого размера компенсации (пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как указано выше, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, размер взыскиваемой судом компенсации определяется с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом, в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В силу разъяснений, приведенных в пункте 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения этой нормы в части уменьшения заявленного ко взысканию размера компенсации применяются только в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

В настоящем случае ответчиком заявлено о необходимости применения предусмотренного абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ порядка снижения размера компенсации.

Оценив доводы ответчика в этой части, суд первой инстанции нашел их несостоятельными, указав на неоднократность допущенных ответчиком нарушений исключительных прав: дело №А34-10783/2020 о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав ООО «Ноль Плюс Медиа» на произведения изобразительного искусства – логотипа «Сказочный патруль» и персонажей «Аленка», «Варя», «Маша» и «Снежка» (решением суда первой инстанции от 06.11.2020 исковые требования удовлетворены частично); дело №А34-12221/2020 о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав ООО «Ноль Плюс Медиа» на произведения изобразительного искусства «Кеша», «Тучка», «Лисичка», «Цыпа» (решением суда первой инстанции от 07.12.2020, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 12.02.2021, исковые требования удовлетворены в полном объеме); дело №А34-12252/2020 о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав АО «Сеть Телевизионных Станций» на товарные знаки №707374, №707375, №709911, №720365 и №713288, а также на произведения изобразительного искусства «Нудик», «Лапочка», «Гоня», «Сажик», «Горчица», «Шуруп», «Бантик» и «Изюм» (решением суда первой инстанции от 08.12.2020 исковые требования удовлетворены).

То обстоятельство, что приведенные выше нарушения выявлены в одной торговой точке ответчика в течение незначительного времени – в марте 2020 года (на что ссылается податель апелляционной жалобы), не опровергает вывод суд первой инстанции о неоднократности допущенных ответчиком нарушений, свидетельствующей об общем небрежном отношении ответчика при осуществлении предпринимательской деятельности к соблюдению прав на объекты интеллектуальной собственности.

Указанные обстоятельства совершения правонарушения послужили основанием для признания судом первой инстанции невозможным применение в настоящем случае положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и снижения заявленной ко взысканию компенсации до размера ниже нижнего придела, установленного ГК РФ.

Учитывая, что возможность применения положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ отнесена к судейскому усмотрению, выводы суда в этой части основаны на внутреннем убеждении, должным образом мотивированы и соответствует материалам дела, оснований для их переоценки у суда апелляционной инстанции не имеется. Приведенные в апелляционной жалобе возражения в этой части подлежат отклонению.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При обращении в суд истцом уплачена госпошлина в общей сумме 2800 руб.

В связи с обоснованностью иска в полном объеме, в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, суд правомерно возместил истцу за счет ответчика госпошлину в указанном размере.

Понесенные истцом расходы на приобретение контрафактного товара в размере 399 руб., а также почтовые расходы, в сумме 237,04 руб. понесенные истцом в связи с направлением ответчику претензии и копии искового заявления, подтверждены материалами дела, в связи с чем на основании статьи 110 АПК РФ также правомерно отнесены судом первой инстанции на ответчика. 

Частью 2 статьи 168 АПК РФ установлено, что при принятии решения суд устанавливает дальнейшую судьбу вещественных доказательств, представленных в материалы дела.

Представленное истцом в материалы дела вещественное доказательство (игрушка в количестве одной единицы), является контрафактным товаром (что установлено исследованием представленных в материалы дела доказательств), а потому в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правомерно признано судом первой инстанции подлежащим изъятию из оборота и уничтожению. Оснований для переоценки позиции суда первой инстанции в этой части не имеется.

Принимая во внимание необоснованность апелляционной жалобы, уплаченная ответчиком при подаче жалобы госпошлина в размере 3000 руб. возмещению не подлежит  (часть 1 статьи 110 АПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд,     

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Курганской области от 17.12.2020 по делу №А34-12908/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

СудьяА.А. Арямов