ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-8572/2021-ГК

Дело № А40-265693/19

г. Москва

02 апреля 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 02 апреля 2021 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына, 

судей О.Г. Головкиной, Е.Б. Расторгуева, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед» на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020 по делу № А40-265693/19, принятое судьёй ФИО1, по иску компании «Форианелли Трэйдиенг Лимитед» к ООО «Головалов», ООО «Аптека от склада – Урал», третьи лица – ООО «Компания Фарманалитик», ООО «Йодные технологии и маркетинг», внешний управляющий ООО «Йодные технологии и маркетинг» ФИО2, о взыскании 2 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО3 (доверенность от 09.12.2020),

от ответчиков – от ООО «Аптека от склада – Урал» - ФИО4 (доверенность от 28.10.2019), от ООО «Годовалов» - ФИО5 (доверенность от 20.01.2020),

от третьих лиц – извещены, представители не явились, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен компанией "Форианелли Трэйдинг Лимитед" (далее – истец) к ООО «Аптека от склада – Урал» (далее – Ответчик 1), ООО «Годовалов» (далее – Ответчик 2), с учетом уточнения исковых требований, о солидарном взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 527696.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020 иск удовлетворен частично: взыскано 20 000 рублей компенсации; в остальной части в иске отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что ответчики совместными действиями осуществляли реализацию контрафактной продукции, произведенной ООО «Йодные технологии и маркетинг» (далее – ООО «ЙТМК»), под товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу, без согласия последнего. Имущественная сфера истца восстановлена в полном объеме не только за счет производителя товара ООО «ЙТМК» путем взыскания с него двукратной оптовой стоимости контрафактного товара, но и за счет ответчиков путем взыскания с них частичной разницы между оптовой и розничной стоимостью товара по другим делам; применительно к спорной партии товара № 1 общий размер удовлетворенных требований превышает 14 000 000 рублей при стоимости все партии контрафактного товара 4 344 192 рубля. Исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения суд уменьшил размер компенсации до 20 000 рублей.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт изменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на отсутствие правовых и фактических оснований для снижения размера компенсации.

В отзыве Ответчика 1 на апелляционную жалобу содержатся возражения на доводы жалобы. 

Отзывы на апелляционную жалобу другими лицами, участвующими в деле, не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции изменить, иск удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчиков возражали по доводам, изложенным в жалобе, просили решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020 не подлежит изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 527696 «Баю-Бай».

 

 

В мотивировочной части решения суд первой инстанции изложил следующие фактические обстоятельства, не оспариваемые лицами, участвующими в деле.

ООО «ЙТМК» произведена партия контрафакта №1 от 19.02.2015 по паспорту качества № 92 (биологически активной добавки к пище (БАД) «Капли «Колыбельные»). ООО «Аптека от склада - Урал» 20.10.2016 реализовывалась с приложением документов: кассовый - товарный чек; заказ № 12275114; паспорт качества № 92; свидетельство о государственной регистрации БАД «Капли «Колыбельные», путем розничной продажи партия контрафакта № 1 от 19.02.2015 по паспорту качества №92 через аптеку, расположенную по адресу: 

<

...>, что подтверждается в прайс-листах, размещенных ООО «ЙТМК» в период с марта 2015 года по март 2017 года на профессиональном интернет-сайте, принадлежащем ООО «Компания ФармАналитик», который используется, как «торговая площадка» для производителей и дистрибуторов БАД, а также в прайс-листах от 01.03.2016, 01.12.2016, 27.07.2016, 17.03.2017 ООО «ЙТМК» в наименовании БАД вместо «Капли «Колыбельные» указывал «Баю-Бай. Капли Колыбельные». 

Таким образом, ООО «ЙТМК» в рекламных целях, для предложения к продаже и в сети Интернет использовал обозначение «Баю-Бай», которое сходно с товарным знаком № 527696, правообладателем которого является истец, что подтверждается следующими доказательствами: прайс-лист ООО «ЙТМК» от 01.12.2016; протокол обеспечения доказательств от 27.07.2016 (нотариальный обзор интернет-сайта ООО «Компания ФармАналитик»), содержащий прайс-лист ООО «ЙТМК»; письмо от ООО «Компания ФармАналитик» от 17.04.2017 с указанием на размещения прайс-листов ответчика на их сайте; прайс-лист ООО «ЙТМК» от 01.03.2016, получен от ООО «Компания ФармАналитик» 21.03.2016; скриншот сайта компании «Фарманалитик» от 17.03.2017, содержащий прайс-лист ООО «ЙТМК» на 17.03.2017.

Судебными актами по делу № А40-36719/2017 установлено, что ответчики имели намерение распространить и распространяли одну и ту же партию контрафактного товара, при этом производитель ООО «ЙТМК» -способом производства и оптовой продажи, а ответчик ООО «Аптека от склада - Урал» - способом розничной продажи.

ООО «Аптека от склада – Урал» и ООО «Годовалов» являются аффилированными организациями, учредителями которых являются только два собственника: ФИО6 (50%) и ФИО7 (50%), что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ. При этом, ООО «Аптека от склада - Урал» входит в аптечную сеть интернет - аптек «Аптека от склада», организованную 20 лет назад партнерами ФИО6 и ФИО7, о чем свидетельствует информация в разделе «О нас» сайта www.apteka-ot-sklada.ru. На указанном интернет ресурсе также указано, что: «Деятельность осуществляет ООО «Годовалов» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, юр. адрес 121352 

<

...>».

Домен apteka-ot-sklada.ru принадлежит ООО «Годовалов», о чем свидетельствует информация на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RUCENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»).

Также сайт Аптека от склада www.apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена также указан соответчик по настоящему делу - ООО «Годовалов».

ООО «Аптека от склада – Урал» является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО «Годовалов», что прямо отражено на названном интернет ресурсе ответчика, а именно заказ продукции осуществляется на сайте «Аптека от склада» по адресу: https://apteka-ot-sklada.ru. После этого покупателю приходит смс-сообщение с информацией об адресе ближайшей аптеки в его городе - пункте выдачи товара, заказанного на сайте.

Аналогичным образом осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище), что подтверждается нотариальным протоколом обзора интернет-сайта Аптека от Склада (www.apteka-ot-sklada.ru) представленным в материалы дела.

Поставщиком продукции для ответчика ООО «Аптека от склада - Урал» является ООО «Годовалов», в том числе и контрафактной продукции БАД «Морфей. «Капли «Колыбельные», произведенных ООО «ЙТМК» 19.02.2015 по паспорту качества № 92 стоимость которой составила 4 344 192 руб., с нарушением исключительного права на произведение дизайна упаковки Истца.

ООО «Годовалов» не отрицает, что приобретало у ООО «ЙТМК» спорные контрафактные товары. Кроме того, ООО «Годовалов» в отзыве прямо указывает, что получало доходы непосредственно от неправомерного размещения материала, предоставив доступ к Веб- интерфейсу для размещения ООО «Аптека от Склада - Урал» материалов на своем информационном ресурсе на основании договора оказания услуг от 28.12.2015. При этом то обстоятельство, что в соответствии с условиями договора ООО «Годовалов» не несет ответственности за нарушение исключительных прав при размещении информации на сайте заказчиком, не освобождает ООО «Годовалов» от ответственности, поскольку касается лишь распределения ответственности между сторонами договора и не ограничивает его деликтоспособности в отношении истца, не являющегося стороной указанного договора (пункт 3 статьи 308 ГК РФ), а в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

Истец указывает на то, что ООО «Годовалов» и ООО «Аптека от склада -Урал» неоднократно нарушали исключительные права истца, что установлено, в частности, судебными актами по делам №№ А40-280003/19, А40-272940/19, А40-268595/2019, А40-276149/2019, А40-265771/19, А40-271511/19, А40-264192/19, А40-269662/19, А40-275159/19, А40-52425/20, А40-278848/19, А40-55469/20, А40-263652/19.

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что действия ответчиков ООО «Аптека от склада - Урал» и ООО «Годовалов» носили совместный характер, в связи с чем имеются основания для привлечения ответчиков к солидарной ответственности.

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

         Суд первой инстанции, приняв во внимание все фактические обстоятельства спора, уменьшил размер компенсации до 20 000 рублей.

         Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению ввиду следующего.

         Вопреки доводам истца, им было заявлено требование на основании подпункта 1 пункта4 статьи 1515 ГК РФ о взыскании компенсации в размере, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, что прямо следует из текста искового заявления и ходатайства об уточнении исковых требований. Требование о взыскании двукратной стоимости контрафактного товара (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Кодекса) истцом не заявлялось.

Из системного анализа судебных актов по делам, перечисленным выше, и требований по настоящему делу следует, что истец просит восстановить в полном объеме его права, нарушенные незаконным изготовлением и вводом в гражданский оборот Обществом «ЙТМК» партии продукции № 1 по паспорту качества № 92 в количестве 57 600 штук с незаконным использованием ответчиками разных результатов интеллектуальной деятельности (товарный знак, произведение дизайна). Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что действия ответчиков по настоящему делу, направленные на реализацию контрафактной партии товара № 1, являлись одним действием, нарушающим права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, поскольку охватывались единством намерений правонарушителей.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В обоснование заявленного им ко взысканию размера компенсации истец указал, что вероятные имущественные потери правообладателя составили 45,6 млн. руб., в том числе, 15 млн. руб. в виде упущенной выгоды, 27 млн. руб. – расходы, связанные с восстановлением стоимости спорного товарного знака, и 2,6 млн. руб. – ущерб деловой репутации.

Требования неимущественного характера, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации для восстановления иных прав правообладателя, истцом в настоящем деле не заявлены.

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, неоднократное заявление требований о взыскании компенсации в отношении товара из той же партии не допускается.

Истец реализовал свое право на взыскание компенсации по делу № А40-367719 к аффилированному к обоим ответчикам лицу – ООО «Аптека от склада – Запад» и к тому же солидарному ответчику – ООО «Годовалов».

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума от 27.04.2019 № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом приняты во внимание разъяснения высшей судебной инстанции, содержащиеся в пункте 65 постановления Пленума от 27.04.2019 № 10, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных товаров), при этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок, при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации; в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

В данном случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров.

Предъявление исковых требований о взыскании компенсации по той же партии товара не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ). Тем не менее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для прекращения производства по делу, поскольку иск по настоящему делу не направлен на пересмотр сделанных по ранее рассмотренным делам и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

Наличие или отсутствие обстоятельств, перечисленных в пункте 62 постановления Пленума от 27.04.2019 № 10, не препятствует уменьшению судом размера компенсации по собственному мотивированному усмотрению, за исключением уменьшения компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Суд апелляционной инстанции, с учетом изложенных выше обстоятельств, соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что разумной, справедливой и соразмерной последствиям допущенного нарушения является компенсация в размере 20 000 рублей, не выходящим за пределы, установленные законом, и не превышающим размер, заявленный истцом. 

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, не имеется.

         На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2020 по делу № А40-265693/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

         Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

 

Председательствующий судья:                                            А.И. Трубицын 

Судьи:                                                                                   О.Г. Головкина 

                                                                                               Е.Б. Расторгуев 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.