АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-20577/2015

г. Новосибирск

25 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тимошиной А.А., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск 

к ФИО2, г. Новосибирск

третье лицо: 1) закрытое акционерное общество «Регистратор Р01»; 2) общество с ограниченной ответственностью «Сапфира»; 3) общество с ограниченной ответственностью «Мобильные бани»; 4) общество с ограниченной ответственностью «Терма»

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации в размере 

10 000 000 рублей 

при участии в  судебном заседании представителей:

от истца: ФИО3, по доверенности от 25.03.2015 (срок доверенности 3 года), паспорт

от ответчика: ФИО4, по доверенности от 29.11.2016, паспорт, ФИО5, по доверенности от 25.07.2016 (срок доверенности 3 года), паспорт, ФИО6, по доверенности от 01.02.2017, паспорт, ФИО2, паспорт

от третьих лиц: 1) не явился, извещен; 2) не явился, извещен,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ФИО2) о запрете ответчику использовать в доменных именах mobibaforum.ru, mobiba.info обозначение «Mobiba», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, а также обязании ответчика удалить из базы данных закрытого акционерного общества «Регистратор Р01» (далее – ЗАО «Регистратор Р01») домены mobiba-forum.ru, mobiba.info, о взыскании 10 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (с учетом уточнения заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

На основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ЗАО «Регистратор Р01», общество с ограниченной ответственностью «Сапфира» (далее – ООО «Сапфира»), общество с ограниченной ответственностью «Мобильные бани» (далее – ООО «Мобиба»), общество с ограниченной ответственностью «Терма» (далее – ООО «Терма»).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.03.2016 ФИО2 запрещено использовать в доменных именах mobiba-forum, mobiba.info обозначение, сходное до степени смешения со словесным элементом «Mobiba» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 332445, права на который принадлежат предпринимателю ФИО1; суд обязал  ФИО2 удалить из базы данных имен общества «Регистратор Р01»домен mobiba-forum.ru, из базы данных имен OnlineNic домен mobiba.info; с  ФИО2 в пользу ИП ФИО1 взыскано 5 000 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 48 500 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине; в остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2016 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, производство по делу прекращено.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 № 304-ЭС16-17998 постановление Суда по интеллектуальным правам отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам, поскольку согласно выписке из ЕГРИП, представленной в Верховный Суд Российской Федерации, на момент подачи искового заявления (01.10.2015), а также на момент вынесения Арбитражным судом Новосибирской области решения (30.03.2016) ответчик являлся индивидуальным предпринимателем, в связи с чем оснований для прекращения производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду по его субъектному составу не имелось.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 отменено решение Арбитражного суда Новосибирской области от 30.03.2016, дело направлено на новое рассмотрение по существу заявленных требований.

При новом рассмотрении дела ИП ФИО1 отказалась от требований о запрете ответчику использовать в доменных именах mobibaforum.ru, mobiba.info обозначение «Mobiba», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, а также обязании ответчика удалить из базы данных закрытого акционерного общества «Регистратор Р01» (далее – ЗАО «Регистратор Р01») домены mobiba-forum.ru, mobiba.info.

При этом в части требования о запрете ответчику использовать в доменных именах mobibaforum.ru, mobiba.info обозначение «Mobiba», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, стороны заключили мировое соглашение о том, что ФИО2 в рамках заявленного ИП ФИО1 требования о запрете использовать в доменных именах «mobiba-forum.ru», «mobiba.info» обозначения «Моbiba», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, обязуется в будущем не использовать товарный знак истца в доменном имени «mobiba-forum.ru»; ФИО2 подтверждает, что в настоящее время не является администратором сайта «mobiba.info» и не может влиять на его содержимое, в настоящее время данное доменное имя администрируется третьим лицом, которое не является аффилированным лицом ответчика и отношения к нему не имеет; ИП ФИО1 отказывается на будущее от взыскания судебных расходов в отношении требования о запрете использования в доменных именах «mobiba-forum.ru», «mobiba.info» обозначения «Моbiba», сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

На требовании о взыскании с ФИО2 компенсации за допущенное им нарушение прав истца, как правообладателя товарного знака со словесным элементом «Мобиба» истец настаивает. С учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, истец просит размер компенсации определить в сумме 10 000 000 рублей.

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака со словесным элементом «Мобиба» по свидетельству Российской Федерации № 332445 с датой приоритета от 03.05.2006.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров  6, 11, 19, 22-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (22 класс - брезент; веревки; гамаки; ПАЛАТКИ; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов) (т. 1 л.д. 22, 129).

Именно под товарным знаком «Мобиба» производятся и продаются товары - палатки «Мобиба».

ООО «Мобиба» (ОГРН 

<

***>) в период своей деятельности использовало названный товарный знак на основании лицензионного договора с ИП ФИО1

ФИО2 с 01.08.2009 занимал должность исполнительного директора в обществе с ООО «Мобиба», с 30.09.2014 был уволен по собственному желанию (т. 1 л.д. 66-67).

В период работы в ООО «Мобиба» 07.04.2012 и 19.10.2012 ФИО2 зарегистрировал на свое имя доменные имена mobiba-forum.ru, mobiba.info, длительное время является их администратором, используя указанные доменные имена в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца, являясь при этом участником конкурирующих с истцом ООО «Мобиба» и ООО «Терма».

Также истец указывает, что на официальном сайте общества «Терма» (mobiba-forum.ru) размещалась негативная информация о качестве товара, производимого обществом с ограниченной ответственностью «Мобиба» под товарным знаком «Mobiba», что является недобросовестной конкуренцией. Данная информация негативно сказалась на репутации данного  общества, вследствие чего оно понесло значительные убытки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 данной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

ФИО2 является администратором доменных имен «mobiba-forum.ru» с 18.11.2011 и «mobiba.info» с 19.10.2012, содержащих обозначение «mobiba», сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

Указанный факт подтверждается письменными пояснениям ООО «Регистратор Р01»  от 20.09.2017, из которых следует, что ФИО2 с 18.11.2011 и по настоящее время является администратором доменного имени mobiba-forum.ru. Кроме того из данного письма следует, что согласно информации о доменных именах Whois администратором доменного имени mobiba. info до настоящее время также является ФИО2 (т.  7 л.д. 86-87)

Аналогичные ответы в ходе рассмотрения настоящего дела на обращения арбитражного суда были получены от ООО «Регистратор Р01» и ранее (т. 1 л.д. 102-104, т. 3 л.д. 65).

Истец указывает, что данные доменные имена используются ответчиком в сети «Интернет» для адресации на сайты, предлагающие к продаже однородный товар - палатки, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак истца.

Так, при вводе в адресную строку Интернет браузера mobiba-info, открывается официальный сайт одноименной компании ООО «Мобильные бани», сокращенное название ООО «Мобиба», учредителем и генеральным директором которой в настоящее время является ФИО2 (т. 1 л.д. 128), которая занимается производством и реализацией аналогичного товара; при вводе в адресную строку Интернет браузера mobiba-forum.ru, открывается официальный сайт  «TERMAFORUM» компании ООО «TERMA», учредителем и генеральным директором которой является ФИО2 (т. 2 л.д. 130-131), которая также является конкурирующей с истцом компанией, занимающейся производством и реализацией аналогичного товара; на официальном сайте «TERMAFORUM» размещена негативная информация о качестве товара, производимого ООО «Мобиба» под товарным знаком «Mobiba».

Данные обстоятельства зафиксированы протоколом осмотра доказательств, заверенным нотариусом от 07.04.2015, из которого следует, что при вводе в адресную строку Интернет браузера mobiba-forum.ru открывается официальный сайт «TERMAFORUM» с переадресацией на сайт http//:www.TERMA.camp., с которого реализуется товар - палатки, бани (22- МКТУ). 

Довод ответчика о том, что сайт «mobiba-forum.ru» не используется в отношении однородных товаров, а используется как форум для обсуждения, что является услугой, несостоятелен ввиду того, что именно с данного форума происходит адресация на сайт, торгующий однородным товаром. В итоге, используя форум, потребитель попадает именно к однородным товарам. Соответственно одной из целей использования доменного имени является продажа однородного товара.

Таким образом, доменное имя mobiba-forum.ru,, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, использовалось в отношении товаров, однородных тем, в отношении которого представлена правовая охрана этому товарному знаку.

Также из протокола осмотра доказательств, заверенного нотариусом  17.03.2015, следует, что при вводе в адресную строку Интернет браузера mobiba.info, открывается официальный сайт одноименной конкурирующей компании ООО «Мобиба», с которого реализуются палатки и мобильные бани, являющиеся однородным товаром (22-МКТУ).

Доменное имя mobiba.info, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, адресует потребителя к товарам, однородным тем, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца.

Согласно Правилам регистрации доменных имен .RU под администрированием домена понимается определение пользователем порядка использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течении срока действия регистрации и ответственность за размещение сведений на сайте в сети Интернет под определенным доменным именем несет именно администратор доменного имени.

Ответчик (администратор доменных имен) использует вышеуказанные доменные имена в отношении товаров, однородных товарам, которым предоставлена правовая охрана товарного знака.

Исходя из того, что реализация права администрирования домена зависит только от волеизъявления ответчика, то действия ответчика по использованию в доменных именах «mobiba-forum.ru», « mobiba.info» обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, свидетельствует о нарушении исключительных прав истца и является актом недобросовестной конкуренции по статье 10. bis Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (УФАС по НСО)  16.12.2016 по делу 06-01-03-14-16 вынесло решение, которым признало, что использование доменного имени mobiba.info, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, является актом недобросовестной конкуренции, данное решение вступило в законную силу (т. 7 л.д. 1-30).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 08.12.2009 № 9833/09, от 11.11.2008 № 560/08 действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Анализ фактических обстоятельств дела показал, что визуальные и словесные отличия охраняемого товарного знака № 332445 и обозначения, используемые в доменах mobiba.info, mobiba-forum, позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения (т. 1 л.д. 50-57).

Ответчиком не оспаривается, что при регистрации доменов «mobiba -forum.ru», «mobiba.info», использовано обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком № 332445 «mobiba», принадлежащим истцу.

В Российской зоне сети Интернет доменные имена «mobiba-forum.ru» , «mobiba.info» администрированы ответчиком - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.

Истец не передавал ФИО2 каких-либо прав на использование товарного знака, соответственно, доказательств наличия у ответчика права на использование товарного знака, при регистрации доменных имен «mobiba-forum.ru» , «mobiba.info», принадлежности ему каких-либо объектов интеллектуальной деятельности, включающие словесные обозначения сходные до степени смешения либо тождественные словесным обозначениям «Мобиба» либо «Мобиба» ответчиком суду не представлено.

Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Протоколами осмотра доказательств от 18.09.2015 (т.1 л.д. 39-48) , 18.09.2015 (т.2 л.д. 85-94) и 14.10.2015 (т. 2 л.д. 95-110) подтверждено, что доменное имя mobiba.info являлось адресацией к официальному сайту компании ООО «Терма», на котором была размещена информация, не соответствующая действительности о том, что продукция под товарным знаком «Моbiba», якобы, изготовлена из самого дешевого сырья плохого качества, а производственные цеха ООО «Мобиба» завалены химикатами, реактивами и оборудованием для опытов вследствие чего, все ткани палаток (товаров) насквозь пропитаны ядерной химией и ртутью. ФИО2 размещает на сайте своей компании ООО «Мобильные бани» (ООО «Мобиба») (через адресацию доменного имени mobiba.info) информацию, не соответствующую действительности, с предупреждением о том, что это и есть единственный официальный сайт ООО «Мобиба», а все остальные компании, предлагающие приобрести продукцию под товарным знаком «Мобиба» являются мошенниками.

Таким образом, на протяжении всего времени существования компаний по производству аналогичного товара, учредителем и генеральным директором которых является ФИО2, им нарушались авторские права на товарный знак истца.

Действия ответчика по использованию в доменных именах «mobiba -forum.ru» , «mobiba.info» обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком № 332445 «Мобиба», принадлежащим истцу, подлежит квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствие для размещения информации о товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени. При этом во всех случаях незаконного использования товарного знака присутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство товарного знака истца и обозначения в доменных именах ответчика, что позволяет установить существующую угрозу смешения обозначения, используемого ответчиком с товарным знаком истца.

Таким образом, ответчик создает препятствия для регистрации истцом домена, воспроизводящего принадлежащий ему товарный знак, что не позволяет реализовать его законные права на товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Действия ответчика по регистрации на свое имя доменных имен «mobiba-forum.ru», «mobiba.info» нарушают исключительное право истца на вышеуказанное средство индивидуализации, поскольку используется доменное имя для адресации в сети Интернет к однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, что одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

Приложенные ответчиком к отзыву на исковое заявление (в электронном виде - т. 6 л.д. 13, копии на л.д. 144-146, т. 6) скриншоты переписки между ответчиком и ФИО7, который не является участником настоящего дела, не соответствуют ст. ст. 67-68 АПК РФ о допустимости и относимости доказательств и не могут быть приняты судом в качестве таковых.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом правом со ссылкой на пункт 1.4 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4) признается судом необоснованным.

Так, в частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

Истец  является правообладателем товарного знак со словесным элементом «Мобиба» по свидетельству Российской Федерации № 332445 с датой приоритета от 03.05.2006.

Ответчик является администратором доменных имен «mobiba-forum.ru» с 18.11.2011 и «mobiba.info» с 19.10.2012.

Указанные обстоятельства свидетельствует о том, что ответчик зарегистрировал доменные имена сходные до степени смешения с товарным знаком истца после того, как данный товарный знак был зарегистрирован за истцом и товары, содержащие указанный товарный знак, стали востребованы на рынке однородных товаров.

Обращение ИП ФИО1 в суд с исками к ООО «Сибирский Экстрим», ООО «Мобильные бани» не может являться злоупотреблением права, так как данные действия являются способом правовой защитой ее исключительного права на товарный знак, предусмотренным статье 1252 ГК РФ, согласно которой защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

Согласно п. 43.3, 43.4 Постановления пленума ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. В соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Обратившись в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак, охраняемый свидетельством № 332445, истец просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за его правомерное использование.

В подтверждение суммы компенсации истцом представлен лицензионный договор на использование товарного знака (знака обслуживания) от 29.05.2015, заключенный им с ООО «Сапфира» (лицензиат) на предоставление неисключительной лицензии на право использования товарного знака (знака обслуживания), с регистрационным номером №332445, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.08.2015 № РД 0180186 согласно уведомлению о государственной регистрации (т. 1 л.д. 20-21).

Согласно приложению № 1 к лицензионному договору размер лицензионного вознаграждения за использование товарного знака составляет 5 000 000 рублей (т. 1 л.д. 141).

Сумма лицензионного вознаграждения по данному договору выплачена полностью, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (т. 1 л.д. 144-150, т. 2 л.д.1-7).

Указанная сумма лицензионного вознаграждения была определена лицензиаром исходя из суммы вознаграждения, полученной от лицензионного договора, заключенного с ИП ФИО8 и ООО «Мобиба» на право исключительного использования товарного знака «Моbiba» от 05.07.2010 (т. 2 л.д. 8-9, 10).

Так, ИП ФИО8 предоставив право по лицензионному договору (исключительная лицензия) ООО «Мобиба» использовать товарный знак «Мобиба» № 332445, установила сумму договора 10% от годовой выручки, полученной компанией в результате реализации продукции, на которой размещен товарный знак.

Согласно декларациям, представленным ООО «Мобиба» в налоговый орган за 2011 год выручка компании составила 40 658 830 рублей, за 2012 год - 52 682 513 рублей, за 2013 год - 59 716 534 рублей, за 2014 - 51 498 608 рублей (т. 2 л.д. 12-28).

Истец получала вознаграждение по лицензионному договору (исключительная лицензия) от ООО «Мобиба» ежегодно на протяжении четырех лет от 4 000 000 до 6 000 000 рублей (за 2011 год - 4 065 883 рублей, за 2012 год - 5 268 251 рублей, за 2013 - 5 971 653 рублей, за 2014 год -5 149 860 рублей), получив в рамках данного договора вознаграждение в размере 20 455 647 рублей.

Передавая права использования товарного знака по лицензионному договору (простой неисключительной лицензии) ООО «Сапфире», истец установила сумму договора в размере 5 000 0000 рублей, которая выплачивалась ей однократно и поэтапно.

Более того, на момент совершения правонарушения действовал еще один простой (неисключительный) лицензионный договор на использование товарного знака с сумой вознаграждения 5 000 000 рублей, заключенный между ИП ФИО1 и ООО «Тенткон» (т. 6 л.д. 36-38). Данный договор также зарегистрирован Роспатентом (т. 6 оборот л.д. 33, л.д. 34-35) и полностью исполнен сторонами (т. 6 л.д. 39-53).

Согласно п. 3.2 Постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016  № 28-П в исключение из общего правила, согласно которому предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, предусмотренные пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и, соответственно, его статьями 1301 и 1311, а также пунктом 4 статьи 1515, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если только он не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 1250 ГК Российской Федерации).

Из приведенной правовой позиции следует, что если использование индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Согласно решению УФАС по НСО от 16.12.2016  информация, которая была размещена на сайте ответчиком с доменного имени « mobiba.info», является ложной, неточной, искажающей сведения об ООО «Сапфира» и ООО «Мобиба» и их товаре.

Следовательно, при распространении ложной, искаженной, недостоверной информации происходит уменьшение стоимости бизнеса заявителей за счет недополученной прибыли, на которую она вправе рассчитывать при добросовестном использовании своего товарного знака. Таким образом, указанные действия ответчика противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и способны причинить убытки хозяйствующим субъектам-конкурентам.

Таким образом, ответчик не только незаконно использовал товарный знак истца в доменных именах, но и распространял с доменного имени «mobiba.info» ложную, искаженную, недостоверную информацию в отношении производимых товаров под товарным знаком «Мобиба».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, истец полагает, что ответчик не заслуживает уменьшения суммы компенсации и настаивает на взыскании компенсации в размере 10 000 000 рублей.

Ответчик, указывая на отсутствие в действиях ФИО2 злостного умысла причинить убытки истцу своими действиями по использованию в доменных именах обозначения, сходного до степени смешения в товарным знаком истца, ссылаясь на то, что в настоящее время ФИО2 не осуществляет администрирование доменных имен «mobiba-forum.ru» и «mobiba.info», лично ФИО2 и от его имени товары не реализовывались, период администрирования составлял менее одного года, вероятные убытки правообладателем не доказаны, а также на то, что истец при определении размера компенсации не вправе исходить из деятельности ООО «Мобиба» и ООО «Терма» и ссылаться исключительно на стоимость вознаграждения по лицензионному договору (исключительная лицензия), полагает разумным размер компенсации в сумме 50 000 рублей, однако, данный размер просит снизить до минимального размера компенсации, предусмотренной за нарушения исключительных прав, т.е. до 10 000 рублей.

Рассмотрев доводы истца и возражения ответчика, арбитражный суд при определении размера компенсации, подлежащей взысканию в рамках настоящего дела, суд исходит из следующего. 

Согласно п. 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ №3, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 23.06.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 № 16449 разъяснил, что поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12. 2016 №28-П  "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Арбитражный суд учитывает, что ФИО2  в период с 30.01.2014 по 25.05.2016 и, в том числе на момент обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд, являлся индивидуальным предпринимателем. Статус индивидуального предпринимателя был прекращен ФИО2 уже после вынесения судом решения при первоначальном рассмотрении дела.

ФИО2, указывает на то, что он в настоящее время является физическим лицом, его совокупный доход в период с апреля 2015 по февраль 2016 года составил 110 000 рублей, деятельностью по администрированию доменных имен он в спорный период занимался по поручению самого истца, в настоящий момент этой деятельностью он не занимается, нарушение прав истца носило непродолжительный и не злостный характер, следовательно, размер компенсации не должен превысить 10 000 рублей.

Вместе с тем, материалами дела не подтверждается довод ФИО2 о том, что он занимался администрированием доменных имен по поручению ИП ФИО1, напротив, согласно протоколам нотариального осмотра, ФИО2 использовал спорные доменные имена не для продвижения товаров истца, а для продвижения товаров компании, в которой он является учредителем и генеральным директором,

ООО «Терма», собственником и генеральным директором которой является ФИО2, Новосибирским УФАС России выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, путем удаления в срок до 24.01.2016 с сайтов mobiba.info и нераспространении ложных сведений в адрес контрагентов ООО «Сапфира» и ООО «Мобиба», а также о товаре, реализуемом указанными лицами под товарным знаком «Моbiba» (т. 3 л.д. 39-43).

Ответчиком было проигнорировано решение антимонопольной службы.

Решением УФАС по НСО от 16.12.2016 (т. 7 л.д. 1-30) установлено, что деятельность ФИО2 при  администрировании доменного имени «mobiba.info» использовалась для продвижения и реализации аналогичных товаров в целях осуществления деятельности ООО «Мобильные бани» и ООО «Терма», при этом ФИО2 распространял с использованием спорного доменного имени ложную, неточную, искажающую информацию о товарах  ООО «Сапфира» и ООО «Мобиба», в результате этого деятельность ФИО2 в составе указанной группы лиц признана недобросовестной конкуренцией, нарушающей права ИП ФИО9, как правообладателя товарного знака «Мобиба».

Учитывая длительность правонарушения, неоднократность нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, злостный характер данного правонарушения, у суда отсутствуют основания для снижения компенсации до минимального размера.

Вместе с этим,  исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П, а также системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, исходя из срока и характера использования товарного знака, необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, и одновременной необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, арбитражный суд полагает возможным определить компенсацию в размере 250 000 рублей.

В отношении заявления ФИО2 от 24.10.2016 о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя, поданного в арбитражный суд после вынесения Судом по интеллектуальным правам 14.09.2016 постановления о прекращении производства по делу, и оставленного к рассмотрению до момента разрешения судом настоящего иска по существу заявленных требований, суд учитывает заявление представителя ФИО2, поддержанного самим ФИО2, о том, что ответчик просит не рассматривать вопрос о возмещении указанных расходов одновременно с принятием  судом настоящего итогового судебного акта.

В этой связи заявление ФИО2 от 24.10.2016 о взыскании судебных расходов об оплате услуг представителя по существу судом не рассматривается.

Судебные расходы по государственной пошлине иску подлежат отнесению на ответчика по правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным исковым требованиям (2190,00 – госпошлина по иску, 3000,00 – по принятым судом определением от 12.10.2015 обеспечительным мерам, 3000,00 – по кассационной жалобе в Верховный Суд РФ).

Руководствуясь ст. 110, 140-141, ч.1 п.4 ст. 150, 151, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Утвердить между сторонами мировое соглашение в следующей части исковых требований по делу:

Настоящее мировое соглашение заключено между ФИО2 в лице ФИО5, действующей по доверенности от 25.07.2016 (ответчик) с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО1 в лице ФИО3, действующей по доверенности от 25.03.2015 (истец) с другой стороны о нижеследующем:

1). ФИО2 в рамках заявленного ИП ФИО1 требования о запрете использовать в доменных именах «mobiba-forum.ru», «mobiba.info» обозначения «Моbiba», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, обязуется в будущем не использовать товарный знак истца в доменном имени «mobiba-forum.ru».

2). ФИО2 подтверждает, что в настоящее время не является администратором сайта «mobiba.info» и не может влиять на его содержимое, в настоящее время данное доменное имя администрируется третьим лицом, которое не является аффилированным лицом ответчика и отношения к нему не имеет.

3). Индивидуальный предприниматель ФИО1 отказывается от взыскания судебных расходов в отношении требования о запрете использования в доменных именах «mobiba-forum.ru», «mobiba.info» обозначения «Моbiba», сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

2. В части требований об обязании ФИО2 удалить из базы данных имен закрытого акционерного общества «Регистратор Р01» домена «mobiba-forum.ru», из базы данных Onlain Nic домена «mobiba. info», а также о запрете ФИО2 использовать в доменных именах «mobiba-forum.ru» и «mobiba. info» обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца со словесным элементом «Mobiba» по свидетельству №332445, производство по делу прекратить.

3. Взыскать с ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРНИП 304540310700049, ИНН 

<

***>) 250 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также  8 190 рублей 00 копеек  расходов по государственной пошлине.

В остальной части этого требования в иске отказать.

4. Выдать индивидуальному предпринимателю  ФИО1 справку на возврат уплаченной по иску государственной пошлины в сумме 12 000 рублей 00 копеек (платежные поручения №121 от 05.10.2015, №122 от 07.10.2015). 

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (634050, 

<

...> Ушайки, 24).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам (127254, 

<

...>. ipc.arbitr.ru).

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                  И.В. Лузарева