ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А55-29671/2020

г. Самара

12 июля 2021 г.

резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2021 года

полный текст постановления изготовлен 12 июля 2021 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе  председательствующего судьи Дегтярева Д.А., судей: Коршиковой Е.В., Ануфриевой А.Э., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 08 июля 2021 года в зале № 6 помещения суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" на решение Арбитражного суда Самарской области от 22 апреля 2021 года по делу № А55-29671/2020 (судья Шаруева Н.В.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр"

к обществу с ограниченной ответственностью Самарская Строительная Компания "Монолит"

о защите исключительных прав на товарный знак,

третье лицо - Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 28.09.2020;

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 26.11.2020;

от третьего лица – не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Мастерфайбр» (далее - ООО «Мастерфайбр», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Самарская строительная компания «Монолит» (далее - ООО ССК «Монолит», ответчик) о запрете ООО ССК «Монолит» использования товарного знака «Мастерфайбр» для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Мастерфайбр» (свидетельство на товарный знак № 296527) и взыскании компенсации в размере за незаконное использование товарного знака в размере 3 342 223 руб. 52 коп. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.04.21г., принятым по настоящему делу, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в арбитражный суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленного иска.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021г. назначено рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании на 08.07.2021 года. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание явились представители истца и ответчика, третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом. В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не явка лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Истец поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, т.к. содержащиеся в  нем выводы не соответствуют обстоятельствам дела, решение принято с нарушением норм материального права, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик возражал против апелляционной жалобы, представлен отзыв, просил в удовлетворении жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены/изменения судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом первой инстанции,  истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «Мастерфайбр» в отношении товаров и услуг 07, 27, 35, 37, 42 классов МКТУ, среди которых поименованы – покрытия для детских площадок (класс 27) с датой приоритета 07.04.2004 и сроком действия до 07.04.2024, о чем истцу Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано свидетельство № 296527.

Истцу стало известно из свободных источников о факте заключения между Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и ответчиком Муниципального контракта № 315от 11.06.2019 на работы по благоустройству дворовых территорий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также о подписании сторонами Дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту №315 от 11.11.2019.

В рамках муниципального контракта № 315 от 11.07.2019 года ответчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной программы Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, расположенных в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара по адресам в соответствии с требованиями:  ул. Гая, 36;  ул. Ново - Садовая, 275;  пр. Карла Маркса, 181.

Согласно Разделу 3.Устройство резинового покрытия, Ведомости объемов работ (дефектная ведомость) по ул. Гая, д.36 Приложение №1 к Муниципальному контракту№315 позиция 34 - Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок цветное в один цвет, толщиной 10 мм 480 кв.м.

Согласно Разделу 3. Устройство резинового покрытия, Ведомости объемов работ (дефектная ведомость) по ул. Ново-Садовая 275, Приложение №1 к Муниципальному контракту №315 позиция 31 - Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок цветное в один цвет, толщиной 10 мм 99 кв. м.

Согласно Разделу 3. Устройство резинового покрытия, Ведомости объемов работ (дефектная ведомость) по ул. Карла Маркса, 181 Приложение №1 к Муниципальному контракту№315 позиция 20 - Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок цветное в один цвет, толщиной 10 мм 120 кв. м.

Ответчик выполнил взятые на себя обязательства по Муниципальному контракту №315 и 30.08.2019, составил Акты о приемке выполненных работ по объектам г. Самара:

- ул. Гая, 36 Акт №1 от 30.08.2019, где согласно Разделу 3. Устройство резинового покрытия указывает о работах по устройству Покрытия бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10мм 202,8 кв.м. на сумму 332 811 руб. 02 коп. строка 42, а также по строке 62 указано о работах по устройству Покрытия бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10мм 464 кв. м. на сумму 761 461,12 руб. 12 коп.;

- ул. Ново-Садовая, 275 Акт №5 от 30.08.2019, где согласно Разделу 3. Устройство резинового покрытия указано о работах по устройству Покрытия бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10мм 175 кв. м. на сумму 287 189 руб. 00 коп.  строка 39, а также по строке 59 указано о работах по устройству Покрытия бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10мм 76,5 кв. м. на сумму 125 545 руб. 62 коп.;

- ул. Карла-Маркса, 181, Акт №3 от 30.08.2019, где согласно Разделу 3. Устройство резинового покрытия указано о работах по устройству Покрытия бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10мм 100 кв.м. на сумму 164 108 руб. 00 коп. 

Истец указал, что не передавал ответчику права на использование словесного товарного знака «Мастерфайбр», в связи с чем полагает, что имеется факт нарушения ответчиком исключительного права ООО «Мастерфайбр» в результате выполнения работ с использованием принадлежащего истцу товарного знака без согласия правообладателя, что привело к нарушению исключительного права истца на товарный знак. Вышеуказанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) К РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив приведенные лицами, участвующими в деле доводы в обоснование своих требований и возражений, заслушав соответствующие пояснения представителей сторон, арбитражный суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения иска по следующим основаниям. 

Порядок заключения и исполнения контракта регулируется нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 34 Закона №44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Контракт по своей структуре, составу и содержанию соответствует проекту контракта, размещенному на официальном сайте торговой площадки в составе аукционной документации, заключен сторонами после внесения заказчиком в проект контракта ценового предложения победителя закупки (ответчика).

Спорный Контракт представлен 13 разделами и четырьмя приложениями: Приложение № 1 «Описание объекта закупки», Приложение № 2 «Расчет цены Контракта» и Приложения №№ 3,4 с формами, подлежащими заполнению в рамках гарантийных обязательств.

Из пункта 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ следует обязанность заказчика при описании в документации о закупке объекта закупки указывать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

В силу пункта 3 статьи 709 (далее ГК РФ) цена работы может быть определена путем составления сметы.

Определение цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, предметом которых является строительство, осуществляется в порядке, установленном ФЗ №44-ФЗ, исходя из сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, определенной с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов (ч. 9, 9.2,  ст. 22 ФЗ №44-ФЗ и ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 части 9 и частью 9.1 статьи 22 Закона №44-ФЗ установлено, что при определении начальной (максимальной) пены контракта (НМЦК) па выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений применяется проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В разделе 3 ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) (далее - Ведомости) Приложения №1 «Описание объекта закупки», являющегося неотъемлемой частью контракта, предусмотрены работы по устройству резинового покрытия бесшовного пористого водопроницаемого цветного в один цвет, толщиной 10 мм, на дворовых территориях, расположенных по адресам жилых домов: ул. Гая, 36 (п.п.22,34), ул. Ново - Садовая, 275 (п.п. 19,29), пр. Карла Маркса, 181 (п. 19).

Приложение №2 «Расчет цены контракта», являющееся неотъемлемой частью контракта, содержит локальные ресурсные сметные расчеты (ЛРСР) №№1-3.

ЛРСР разработаны заказчиком в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (далее - Методика), утвержденной постановлением от 05.03.2004 №15/1 Госстроя России на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2001.

Федеральные единичные расценки на строительные работы согласно Методике предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительства, а также для расчетов за выполненные строительные работы.

Сборники ФЕР-2001 разработаны в уровне цен для региона на основе: Государственных элементных сметных норм на строительные работы, средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, эксплуатации строительных машин и механизмов и уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов. В отдельных расценках в прямые затраты не включена стоимость строительных материалов, изделий и конструкций. Такие материалы приводятся отдельной строкой с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки.

Расценка ФБР 11-01-023-01 принята заказчиком для расчета сметной стоимости работ по устройству бесшовного пористого водопроницаемого цветного (в один цвет) покрытия. Указанная расценка не включает цену материала покрытия, поэтому цена материала взята из ценника ФССЦ 81-01-2001 на федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, по шифру норматива и коду ресурса ФССЦ-01.6.03.02-0003 – «покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок «Мастерфайбр» цветное в один цвет, толщиной 10 мм».

Норматив ФССЦ-01.6.03.02-0003 разработан и утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

Способ расчета сметной стоимости работ, включая цену материала на основании норматива ФССЦ-01.6.03.02-0003, избран заказчиком. Цена выбрана заказчиком из шести возможных цен покрытий, представленных в Группе 01.6.03.02: «Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые». Подрядчик использует расчет стоимости работ, как он указан в аукционной документации и проекте контракта, полномочиями изменять порядок расчета сметной стоимости и/или цены за единицу элемента сметной стоимости работ законом и/или контрактом подрядчик не наделен.

Таким образом, использование в актах выполненных работ по форме КС-2 норматива цены покрытия ФССЦ-01.6.03.02-0003 обусловлено ценообразованием, следующим из норм Закона №44-ФЗ, Методики и условий контракта.

Расчет цены контракта (Приложение №2 к контракту) состоит из смет. Сметы составлены муниципальным заказчиком на основании федеральных сметных нормативов. Работы, подлежащие выполнению подрядчиком, указаны в адресных Ведомостях объемов работ (дефектных ведомостях). Каждой позиции Ведомостей соответствует позиция сметы. 

Федеральная сметная расценка ФССЦ 01.6.03.02-0003 стоимости материала покрытия принята заказчиком в расчете цены контракта по федеральному сборнику сметных цен строительных ресурсов ФССЦ 81-01-2001. как соответствующая нижней отметке цены аналогичных покрытий на территории Российской Федерации.

Данное значение указано в государственных сметных нормативах ФССЦ 81-01-2001 (Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, книга 1-4). Данные нормы утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1039/пр.

В указанном сборнике цены указаны с наименованием: «Мастерпол», «Сендвич-Гумибо», «Мастерфайбр»,  «Масиипур». 

Кроме того, положения статьи Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ императивно не запрещает заказчику при описании в документации о закупке объекта указывать сведения в отношении товарных знаков и знаков обслуживания. 

Кроме того в силу вышеприведенных положений статей 1229 и 1484 ГК РФ именно поставщик обязан соблюдать исключительные права обладателей товарных знаков, указанных в описании. Ответственность ООО СК «Монолит» за незаконное использование товарного знака истца законодателем не ставится в зависимость от действий третьего лица при проведении аукциона, а носит самостоятельный характер.

Между тем, материалами дела подтверждается, что в рамках муниципального контракта было поставлено иное покрытие – «Покрытие из резиновой крошки и полимерного связующего серии «ПОЛИМЕРСПОРТ»,  а не покрытие под товарным знаком «Мастерфайбр», что подтверждается представленными третьим  сертификатами соответствия (исполнительная документация).

Кроме того,  по смыслу положений ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака в бухгалтерских (первичных документах) не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика. 

Вопреки мнению апеллянта, арбитражный суд в процессе рассмотрения дела установил, что ответчиком спорный товарный знак в ходе его хозяйственно-финансовой деятельности не использовался. Указанное обозначение было внесено в муниципальный контракт и первичную документацию третьим лицом и исключительно в целях определения вида работ и характеристик покрытия. Третье лицо знало, что резиновое покрытие не является покрытием «Мастерфайбр» и название в тексте  документации использовано для понимания сторонами этого договора его предмета.

Из нормативных документов в области сметного нормирования не следует обязанность лиц, использующих при расчете смет и определении цены материала расценку ФССЦ-01.6.03.02-0003, содержащую слово "Мастерфайбр", применять указанный в ней материал. Как установил арбитражный суд и  доказательства обратного истцом не представлены ответчик использовал при выполнении работ водонепроницаемое покрытие серии "Полимерспорт", заказчик результат работ согласно исполнительным документам (сертификаты на материал) подрядчика принял как соответствующий условиям контракта.

Таким образом, позиция заявителя жалобы ошибочна, в актах выполненных работ КС-2 подрядчиком указан не материал, используемый при выполнении работ, а цена материала, как она указана в расценке ФССЦ-01.6.03.02-0003 разработчиком норматива и в Смете, составленной заказчиком. Иначе говоря, в п.поз. 42,62 КС-2 №Акт-1 от 30.08.19г. по адресу Гая, 36 (как пример один из адресов выполнения работ) "покрытие бесшовное пористое водопроницаемое "Мастерфайбр" указано условно, название используется в соответствии с порядком применения сметных норм, установленных законом и контрактом.

Довод апеллянта о том, что приложенные к материалам дела сертификаты на материал иного материала «Полимерспорт» не подтверждают, что фактически использовался именно данный материал, во внимание не принимается, т.к. этот довод вопреки ст.65 АПК РФ не основан на доказательствах.

По сути, доводы апелляционной жалобы повторяют доводы искового заявления, сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, они были предметом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую оценку.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции. Следовательно, несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

При обращении с апелляционной жалобой истцом оплачено 3000 рублей государственной пошлины платежным поручением от 21.05.21г. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

руководствуясь статьями 110,266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области  от 22 апреля 2021 года по делу №А55-29671/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный  срок в Суд по интеллектуальным правам.

ПредседательствующийД.А. Дегтярев

судьи:Е.В. Коршикова

А.Э. Ануфриева