РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 

г.Москва

 

24.10 .2024                                                                     Дело № А40- 97834/24-110-773

Резолютивная часть решения объявлена 11.10.2024

Решение в полном объеме изготовлено 24.10.2024

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску   Федерального государственного бюджетного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"(121059, Г.МОСКВА, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 30, К. 1, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"(432008, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д.94,, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 1 215 995,14 руб.,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (121059, Г.МОСКВА, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 30, К. 1, ОГРН: 

<

***>)

 

при участии:

от истца – ФИО1 по дов.  от 29.01.2024,

от ответчика- ФИО2 по дв.  от  29.12.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" обратилось с иском к акционерному обществу "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" о взыскании 350 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение лицензионного договора №1-01-10-00599 от 11.11.2010, об обязании предоставить отчетную документацию за 13 отчетных периодов – за 2й квартал 2013 года, за период с 4-го квартала 2020 года по 4-й квартал 2023 включительно.

Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

 Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Истец, Лицензиар), и АО «Ульяновский механический завод» (далее - Ответчик, Предприятие, Лицензиат) заключен лицензионный договор от 11.11.2010 № 1-01-10-00599 о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно п. 9.1 Лицензионного договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается:

-          отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 лицензионного договора;

-          выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии;

-          копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту;

-          копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту;

-          копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия лицензионного договора.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Истец ссылается на тот факт, что Ответчиком ненадлежащим образом исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации, а именно не предоставлены отчеты за 14 (четырнадцать) отчетных периодов: за 2й квартал 2013 года и за период с 4го квартала 2020 по 4й квартал 2023 года включительно.

При этом, своевременное предоставление отчетной документации необходимо   для   правильного   исчисления   лицензионного   платежа   и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору-непредоставление отчетной документации.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно за непредоставление Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Ответчиком ненадлежащим образом исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за 13 отчетных периодов, нарушен п. 9.1 лицензионного договора и положения п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Следовательно, ответчик обязан оплатить штраф в размере 350 000 рублей.

Кроме того, ст. 12 ГК РФ предусмотрен один из способов защиты гражданских прав - присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно приложению 7 к Федеральному закону от 06.12.2021 №390-Ф3 «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» лицензионные  платежи  по  Договору  в  соответствии  с  предписаниями вышеперечисленных актов, а также кодом бюджетной классификации, являются доходами федерального бюджета Российской Федерации.

В соответствии с абз. 13 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» к основным принципам государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами относятся принципы приоритетности интересов Российской Федерации при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также охрана и защита прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности.

Управление федеральной интеллектуальной собственностью возложено на Правительство Российской Федерации ст. 14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», которое в соответствии с п. 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» (в редакции от 24 сентября 2001 года) в лице ФГБУ «ФАПРИД» совместно с государственным заказчиком осуществляет полномочия по управлению правами на РИД военного, специального и двойного назначения.

Согласно п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 года № 1132 права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу названного постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также, если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

В соответствии с п. 1.1 и п. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения», утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05 сентября 2013 года № 109, ФГБУ «ФАПРИД» является правопреемником государственного учреждения Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации, образованного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 года №1132 и учрежденного Министерством юстиции Российской Федерации (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 08 октября 1998 года № 139); Федерального государственного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при Министерстве юстиции Российской Федерации (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 247, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 января 2006 года, регистрационный № 7406); федерального бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при Министерстве юстиции Российской Федерации (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 400, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 декабря 2009 года, регистрационный № 15337, в редакции приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17 июня 2011 года № 244, регистрационный № 21238).

Вместе с тем, согласно пункту 5.1 Договора АО «УМЗ» обязуется использовать результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения вышеуказанного договора на обучение специалистов инозаказчика.

Согласно пункту 13.1 Договор действует до подписания сторонами акта выполненных работ.

При этом,  все обязательства по обучению специалистов инозаказчика в рамках Дополнения №676002130027-912326 от 24.06.2009г. к Договору комиссии №Р/676002130027-613140 от 30.06.2006г. и Контракта №Р/67600213 0027 от 22.04.2007г., в целях исполнения которых Ответчику предоставлены права на использование РИД, АО «УМЗ» выполнило в 2011 году и прекратило использование РИД, о чем ФГБУ «ФАПРИД» было поставлено в известность в ходе судебного разбирательства по делу №А40-234645/20-5-1662/в момент получения отзыва №1900/835 от 23.12.2020г. на исковое заявление о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации по Лицензионному договору №1-01-10-00599 от 11.11.2010г. за I квартал 2020 года.

Также, в материалы дела №А40-234645/20-5-1662 Ответчиком были представлены акты оказания услуг от 26.04.2011г., от 24.05.2011г., от 14.08.2011г., подтверждающие, что услуги по обучению специалистов Инозаказчика 760 фактически оказаны в период с 15.08.2009г. по 26.04.2011г.

Кроме того, из условий разделов 1, 2, пунктов 5.1, 9.1 Лицензионного договора №1-01-10-00599 от 11.11.2010г. следует, что обязанность по представлению отчетов обусловлена исключительно фактом использования РИД для исполнения обязательств Ответчика по Дополнению №676002130027-912326 от 24.06.2009г. к Договору комиссии №Р/676002130027-613140 от 30.06.2006г. на обучение специалистов инозаказчика в рамках Контракта №Р/676002130027 от 22.04.2007г., заключенного ФГУП «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Сирийской Арабской Республики

Документы о поступлении денежных средств по Дополнению №676002130027-912326 от 24.06.2009г. к Договору комиссии №Р/676002130027-613140 от 30.06.2006г. АО «УМЗ» предоставило ФГБУ «ФАПРИД» в составе отчетных документов по исполнению Лицензионного договора №1-01-10-00599 от 11.11.2010г. за I квартал 2011 года (исх.№01/06-147 от 27.04.2011г.). Предоплата произведена 28.10.2009г.

30.03.2022г. АО «УМЗ» повторно уведомило Истца о прекращении использования РИД и направило в адрес ФГБУ «ФАПРИД» подписанный со своей стороны Акт об использовании прав на РИД (исх.№01/06-2036-106).

С 29.04.2022г. между сторонами ведется переписка по вопросу о согласовании размера лицензионного платежа в соответствии с пунктом 7.2 Лицензионного договора №1-01-10-00599 от 11.11.2010г. в редакции Протокола разногласий с целью исполнения обязательств по взаиморасчетам (письма №01/06-3066-138 от 29.04.2022г., №108кф от 07.11.2022г., №01/06-3528-133 от 05.05.2023г., №128/2.1-СФ от 07.02.2024г.).

Таким образом, поскольку исполнение по Дополнению №676002130027-912326 от 24.06.2009г. к Договору комиссии №Р/676002130027-613140 от 30.06.2006г. на обучение специалистов инозаказчика в рамках Контракта №Р/676002130027 от 22.04.2007г. фактически прекратилось надлежащим исполнением в 2011 году (тринадцать лет назад); в 2020 году Истец был поставлен в известность о том, что обязательства по обучению специалистов инозаказчика выполнены в полном объеме; с 2011 года услуги, подпадающие под действие лицензионного договора, не оказываются и оказываться не будут, у ФГБУ «ФАПРИД» отсутствуют правовые основания для обращения с требованием об обязании АО «УМЗ» предоставить отчеты за спорный период и для взыскания штрафа за не предоставление отчетной документации.

К тому же "нулевой" отчет за II квартал 2013 года направлен Истцу 31.07.2013г. с исх.№01/06-3435-259.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное.

Одновременно пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ установлен запрет на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору,

На основании пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с пунктом 13.1 данный Договор действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств, т.е. заключен на неопределенный срок.

Пунктом 4 статьи 1235 ГК РФ установлено, что в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Следовательно, срок действия спорного Договора истек 11.11.2016г. и с указанной даты обязательства сторон по договору, за исключением обязательств по платежам, прекращены.

Кроме того, по правилам пункта 3 статьи 1, пункта 3 статьи 307 ГК РФ при осуществлении и защите гражданских прав, при исполнении гражданских обязанностей, а также при исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства.

 В любом случае с декабря 2020 года Истцу известно о том, что Ответчик прекратил использование РИД в 2011 году, вся информация о выручке, поступившей по дополнению к договору комиссии, с подтверждающими документами у Истца имеется, "нулевой" отчет за II квартал 2013 года Истцом получен.

Кроме того, самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в части, касающейся II квартала 2013 года и IV квартала 2020 года, является истечение срока исковой давности (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 №43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 ГК РФ).

По правилам пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Срок исковой давности по требованию, относящемуся ко II кварталу 2013 года истек 31.07.2016г., к IV кварталу 2020 года - 01.02.2024г.

При указанных обстоятельствах, иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-170 АПК РФ 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:                                                                                                  А.В.Мищенко