ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-3485/2018

г. Киров

05 марта 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 марта 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Поляковой С.Г.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

без участия представителей сторон, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 27.09.2018 по делу № А82-3485/2018, принятое судом в составе судьи Шадриновой Л.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО4,

о взыскании 200 000 руб., 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – истец, заявитель, Общество) обратилось с иском в Арбитражный суд Ярославской области к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, Предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 473042 в размере 200 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 27.09.2018 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 1 050 руб. компенсации, 571 руб. судебных издержек, 7 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Общество с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции подлежит отмене, поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца доказан, при этом истцом при предъявлении требований о взыскании компенсации представлены доказательства в обоснование размера компенсации, при этом ответчик не доказал неумышленность своих действий. Суд первой инстанции вопреки требованиям истца самостоятельно определил размер компенсации за нарушение исключительных прав, необоснованно снизив его, а также изменив вид компенсации. При этом выводы суда об аффилированности истца с лицензиатом не могут влиять на размер компенсации, определенной ценой лицензионного соглашения.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, полагает ее подлежащей оставлению без удовлетворения, поскольку доказательств реального исполнения лицензионного договора истцом не представлено, а в силу аффилированности сторон указанного договора суд первой инстанции обоснованно отказал в принятии его как относимого и допустимого доказательства установленной цены права использования товарного знака. Суд принял во внимание мотивированное заявление ответчика о наличии оснований для снижения компенсации ниже предела, установленного законом, взыскав с ответчика компенсацию в минимальном размере (двойная стоимость спорного товара).

Определением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 судебное разбирательство откладывалось, суд предложил ответчику представить контррасчет стоимости права использования спорного товарного знака и соответствующие доказательства в подтверждение иной стоимости. 

От ответчика поступили письменные пояснения, Предприниматель указывает, что представить запрашиваемый контррасчет ответчик не имеет возможности, поскольку не обладает какой-либо объективной информацией о действительной рыночной стоимости использования спорного товарного знака. Такие доказательства отсутствуют и у самого истца. В связи с указанными обстоятельствами ответчик полагает, что поскольку истцом экономически обоснованный размер компенсации не доказан, истец не подтвердил соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии, учитывая обстоятельства нарушения (ответчик реализовал одну единицу контрафактного товара незначительной стоимости, изготовителем его не является), компенсация обоснованно снижена судом первой инстанции. 

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ответчик заявил ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака «РУСМАШ» № 473042 (Класс МКТУ 12), что подтверждается свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на указанный товарный знак.

14.09.2016 года в магазине «Колесо», расположенном по адресу: 

<

...>, Предпринимателем продан товар – автоматический натяжитель цепи «Пилот» для автомобилей ВАЗ, на упаковке которого имеется словестно-графическое обозначение «РУСМАШ».

В подтверждение факта продажи в материалы дела представлен товарный чек от 14.09.2016. 

Общество, указывая на то, что не передавало Предпринимателю право на использование средства индивидуализации – товарного знака по свидетельству № 473042, обратилось в суд с настоящим иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя вышеуказанного товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю ФИО5 лицензию на использование товарного знака с размером вознаграждения 100 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права общества на товарный знак по свидетельству № 473042. При этом, снижая размер подлежащей взысканию компенсации до 1050 рублей, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом обоснованности требований в размере 200 000 рублей (двукратная стоимость права пользования товарным знаком). Для определения цены использования права на товарный знак суд первой инстанции не принял во внимание представленный истцом лицензионный договор, как не подтверждающий реальную рыночную стоимость права  использования товарного знака, в связи чем исходил из двукратного размера стоимости товара по  подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042 подтвержден материалами дела.

Кроме того, судом первой инстанции достоверно установлено и сторонами не оспаривается, что действиями ответчика по реализации спорного товара нарушены исключительные права истца на товарный знак.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию заявителя с порядком определения и размером компенсации, определенной судом первой инстанции.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так частью 4 указанной статьи предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042, судом первой инстанции не учтено следующее.

Из материалов дела следует, что требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак рассчитаны на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака). Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака представлен лицензионный договор от 01.03.2016 № 2.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Между тем, при рассмотрении по существу исковых требований Общества суд первой инстанции, критически оценив лицензионный договор от 01.03.2016 № 2, пришел к выводу о том, что данный договор не является надлежащим доказательством стоимости права использования упомянутого товарного знака ввиду того, что заключен между аффилированными лицами, в связи с чем самостоятельно, то есть без соответствующего заявления истца, изменил порядок определения размера компенсации за допущенное нарушение с компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, на компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. 

Следовательно, вопреки разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора от 23.09.2015, суд первой инстанции в отсутствие заявления Общества изменил вид компенсации по собственной инициативе, что противоречит установленным нормам материального права и влечет отмену судебного акта суда первой инстанции и необходимость повторного рассмотрения заявленных истцом требований по существу.

При избранном истцом виде компенсации, учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел помимо самого факта нарушения входит также вопрос установления цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. 

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие, но не могут быть основаны на требовании изменении вида компенсации.

Учитывая особенности доказывания применительно к виду компенсации, заявленному истцом, суд апелляционной инстанции определением от 28.01.2019 предложил ответчику представить контррасчет стоимости права использования спорного товарного знака и соответствующие доказательства в подтверждение иной стоимости.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8, статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку соответствующих доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, рассчитанной исходя их двукратной стоимости права использования товарного знака, ответчиком не представлено (лицензионные договоры и иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), механизмами доказывания, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака, принадлежащего истцу), исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере, судебная коллегия приходит к выводу, что исковые требования Общества подлежат удовлетворению в полном объеме.

При этом апелляционный суд принимает во внимание, что доводы об афиллированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком.

Ответчик в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ходатайствовал перед судом о снижении размера компенсации, ссылаясь на положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, при этом указав, что при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, судом должны быть приняты во внимание следующие обстоятельства: нарушение совершено ответчиком впервые, ответчик не знал о контрафактности товара, единичная продажа не причинила истцу никаких убытков, продажа рассматриваемой группы товаров не является для ответчика существенной частью его деятельности, стоимость самого товара является незначительной.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

С учетом изложенного правового регулирования судебная коллегия приходит к выводу, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку в рамках настоящего дело истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042.

При этом суд определяет размер компенсации не произвольно, что свидетельствуют о том, что, снижая размер компенсации, суд обязан оценить представленные доказательства в их совокупности.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Заявляя о необходимости снижения размера компенсации, ответчик сослался на однократность нарушения, указав при этом, что получил товар под реализацию, реализация такого контрафактного товара не являлась существенной частью его предпринимательской деятельности, не нанесла значительных убытков истцу. 

Однако указанные ответчиком обстоятельства не являются достаточными для удовлетворения ходатайства о снижении размера компенсации с учетом того факта, что спорный товар содержит одно охраняемое обозначение, а не несколько. В силу совокупности вышеизложенного, заявленная истцом компенсация подлежи взысканию с ответчика в полном размере.

Обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене как принятое при неправильном применении норм материального права с вынесением по делу нового судебного акта об удовлетворении требований истца в полном объеме (пункт 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом полного удовлетворения исковых требований и в соответствии с положениями статей 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию расходы, произведенные истцом на приобретение вещественного доказательства в размере 525 рублей, а также почтовые расходы в размере 46 рублей.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом, в размере 7 000 рублей по иску и 3 000 рублей по апелляционной жалобе также подлежат отнесению на ответчика и с учетом оплаты истцом указанных сумм в бюджет взыскиваются с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 27.09.2018 по делу № А82-3485/2018 отменить в части и принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 200 000 рублей компенсации, 571 рубль судебных издержек, 10 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

С.Г. Полякова

Судьи             

ФИО6

А.В. Тетервак