АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-1020/2019

г. Белгород

21 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 21 июля 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Мироненко К. В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АкадемПродукт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "Ваш хлеб" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака и неосновательное обогащение

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены, ходатайство,

от ответчика: ФИО2 представитель по доверенности от 05.09.2019г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АкадемПродукт» (далее - ООО «АкадемПродукт», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ваш хлеб» (далее - ООО «Ваш хлеб», ответчик) о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака «ТОНУС» в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака на основании части второй пп.2 п.4 cт.1515 ГК РФ за период нарушения в четыре года с даты 05 февраля 2015 по 06 февраля 2019 г. в размере 8632738 руб., взыскании с ответчика стоимости неосновательного обогащения за присвоение оборудования в размере 767000 руб., всего 9399738 руб. (93999738 =  8632738 руб.+ 767000 руб.) (c учетом уточнений). 

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, через канцелярию суда от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя. Суд, на основании пункта 3 статьи 156 АПК РФ, судебное заседание проводит в отсутствие представителя истца.

 Представитель ответчика в судебном заседании требования истца не признала, полагает ООО «Ваш хлеб» не нарушало исключительные права истца на товарные знаки, указало на истечение срока исковой давности, пояснила, что истцом не доказано нахождение у ООО «Ваш хлеб» имущества, принадлежащего истцу.   

Исходя из материалов дела, ООО «АкадемПродукт» является правообладателем товарных знаков «Тонус» по свидетельству Российской Федерации NN 114434, 582798, зарегистрированных, в том числе для товаров 30 класса по МКТУ: «хлеб», «кондитерские изделия». 

03.04.2015 истцом в адрес ООО «Ваш хлеб» направлено претензионное письмо от 02.04.2015 N 67, в котором сообщил, что на предприятии ответчика находится принадлежащее ООО «АкадемПродукт» оборудование для производства хлеба «ТОНУС» в составе машина шелушильная ЛЗ - 1 шт.; машина диспергирующая ЛЗ - 1 шт., специальная дежа  330 - 3 шт., камнеотборник - 1шт (далее - оборудование). Данное оборудование было предано в аренду ООО Белгородский Хлебокомбинат «Золотой Колос»  по договору аренды от 31.05.2013 №71. После приобретения ответчиком ООО Белгородский Хлебокомбинат «Золотой Колос»  как имущественного комплекса данное оборудование находится в эксплуатации ответчика. Истец просил прекратить эксплуатацию указанного оборудования и передать оборудование истцу, либо оплатить его стоимость.      

В ответ на претензионное письмо  истца от 02.04.2015 года N 67  ответчик сообщил, что  не находит оснований для удовлетворений требований истца, пояснил, что   16 декабря 2013 года  ООО «Ваш хлеб»   на торгах приобрело имущественный комплекс «Хлебозавод «Золотой Колос». Перечисленное   истцом  оборудование  не отражено ни договоре    купли-продажи от 16.12.2013 года,  ни в приложении    к  указанному договору и на балансе ООО «Ваш хлеб» не значится.

10.11.2017 истцом в адрес ООО «Ваш хлеб» направлена претензия №19-1 об уплате компенсации за неправомерное использование товарного знака «ТОНУС» в размере 5139258,00 руб., а также возмещении стоимости оборудования в сумме 767000 руб.

Поскольку претензия  ООО «АкадемПродукт» ответчиком оставлена без рассмотрения, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле, суд приходит к следующему.  

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный правовой подход закреплен в пункте 75 постановления  Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», согласно которому вопрос об оценке сходства до степени смешения товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 №10.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2019 N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом удалить ссылку Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действовавшим на момент рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано в пункте 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как отмечает Роспатент в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знака от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), к характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Вхождение одного сравниваемого обозначения (словесного элемента "ТОНУС", присутствующего в защищаемом товарном знаке истца) в другое, используемое ответчиком, или наоборот исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Сходство товарных знаков "Тонус" (свидетельство N 114434, N 582198) и сравниваемого обозначения Хлеб ТОНУС до степени смешения обусловлено звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) сходством, вследствие чего сравниваемое обозначение "Хлеб Тонус" не обладает различительной способностью с товарным знаком "Тонус".

Анализ сравниваемого знака свидетельствует о том, что доминирующее положение в нем занимает словесный элемент "Хлеб ТОНУС" в силу своего расположения, размера и вида шрифта.

В противопоставленном знаке доминирующее положение также занимает словесный элемент "Тонус".

При этом в словесном элементе "Хлеб ТОНУС" в качестве сильного может рассматриваться элемент "ТОНУС", определяющий название элемента "Хлеб".

Наличие семантического сходства между словесными элементами "Тонус" и " ТОНУС" следует из сходства заложенных в них значений.

Словесный элемент товарных знаков истца имеет доминирующее значение для потребителя при восприятии обозначения, индивидуализирующего определенный класс товара, в данном случае хлеба, имеющихся на товарном рынке в большом разнообразии.

Слово "Тонус" в сравниваемом обозначении  "Хлеб ТОНУС" выполнено крупными буквами либо с заглавной буквы, слово "Хлеб" может восприниматься как общее понятие, , конкретизированное названием "Тонус", т.е. слово "Хлеб" является определяемым по отношению к слову "Тонус", в связи чем слово "Тонус" - безусловно, более сильный и элемент преобладающий в словесном обозначении "Хлеб ТОНУС". Наличие в сравниваемых обозначениях солодовый бездрожжевой формовой нерезанный часть изделия, а также пшеничный формовой нерезанный часть изделий относится к характеристикам товара, и не занимают доминирующее положение, в связи с этим при сравнении спорного обозначения и товарного знака истца не имеют различительной способностью.    

Кроме того, суд учитывает степень внимательности потребителей при приобретении хлебобулочных изделий (хлеба). 

Доводы ответчика об отсутствии у товарного знака различительной способности, так как охраняемое им обозначение представляет собой общепринятый термин, суд полагает несостоятельным по следующим основаниям.

В ходе экспертизы заявленного обозначения для последующей регистрации его в качестве товарного знака Роспатентом оценивались признаки охраноспособности спорного обозначения: не относится ли заявленное обозначение к объекту, не обладающим различительной способностью или состоящему только из элемента, являющегося ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя; не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не являлось ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятым термином.

Таким образом, основания для признания обозначения «Тонус», вошедшего во всеобщее употребление для обозначения спорного товара, общепринятым термином либо способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товара для которых зарегистрирован товарный знак, не установлено.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. N 26 "О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков", которыми правомерно руководствовался суд первой инстанции, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, особенно сильно эта тенденция проявляется при восприятии этикеток. Этикетка, как правило, содержит в своем составе оригинальное индивидуальное название товара. Изобразительная часть этикетки в большинстве случаев служит фоном для словесного элемента, либо указывает на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, способ применения и т.п. Таким образом, индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу этикетки.

Таким образом, указанное свидетельствует о высокой степени звукового и смыслового сходства, что при отсутствии графической оригинальности приводит к сходству до степени смешения обоих знаков, соответствует установленным по делу обстоятельствам и сделан им на основе полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемый товарный знак с товаром, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение.

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как следует из материалов дела, правовая охрана товарным знакам истца предоставлена, в том числе  в отношении товаров 30 класса по МКТУ: «хлеб», «кондитерские изделия». Ответчиком сравниваемое обозначение также используется при реализации товара - хлеба.    

В торговой сети г. Белгорода присутствует в продаже хлеб под торговым наименованием «ТОНУС», производимый на предприятии ответчика, что подтверждается фактом покупки указанного продукта и документами, в том числе товарным чеком  магазина ЗАО «Корпорация Гринн» Гипермаркет «Линия-1» 

<

...> от 10.02.2015 на покупку хлеба «ТОНУС» в составе набора продуктов на сумму 112 руб. 59 коп.; кассовым чеком  магазина ЗАО «Корпорация Гринн» Гипермаркет «Линия-1» 

<

...> от 10.02.2015 на покупку хлеба «ТОНУС» в составе набора продуктов на сумму 112 руб. 59 коп.; товарным чеком магазина ИП ФИО3 г.Белгород, от 05.02.2015 на покупку хлеба «ТОНУС» в составе набора продуктов на сумму 510 руб. 38 коп.; кассовым чеком от магазина ИП ФИО3 г.Белгород, от 05.02.2015 на покупку хлеба «ТОНУС» в составе набора продуктов на сумму 510 руб. 38 коп. Местонахождение ИП ФИО3 в г.Белгород подтверждается ИНН, который начинается с кода 31 (регион Белгородская область);  упаковкой хлеба «ТОНУС» с датой производства 05.02.2015г. на которой  указано торговое наименование продукта «ТОНУС» и указан производитель продукта: ООО «Ваш хлеб», 309290, 

<

...>.

Факт продажи хлеба «ТОНУС» в 2017 году подтверждается кассовым чеком на покупку хлеба «ТОНУС» в ООО «Ирга», г.Белгород; упаковкой продукта с датой производства продукта (клипса) 01.06.2016,  покупками в магазинах г.Белгорода 20 сентября 2017г. проведенными в рамках оценки объема продаж хлеба «ТОНУС» в г.Белгород ООО «Центр Независимой Оценки». 

Ответчик также рекламирует хлеб ТОНУС на своем сайте в сети Интернет http://вашхлеб.рф/ Распечатки страниц указанного сайта,  а именно:  страницы «Контакты», где указан адрес ответчика и адрес производства и страницы «Продукция», где присутствует Хлеб «ТОНУС» двух видов. Все страницы сайта под логотипом «Ваш Хлеб». Использование товарного знака в сети Интернет для обозначения выпускаемой продукции без разрешения правообладателя является незаконным использованием товарного знака в соответствии с Постановлением ВАС РФ N 3602/11.

Таким образом,  товарные знаки истца и сравниваемые обозначение ответчика  являются сходными до степени  смешения, в связи с чем  степени сходства затрудняет их индивидуализацию  при реализации однородных товаров при участии  в гражданском обороте.

Получение ответчиком требования ООО "Академпродукт" от 10.11.2017 N 19-1 доказывает, что ответчик знал о нарушении чужих интеллектуальных прав.

В случае и с момента получения ответчиком от истца такого требования, подтвержденного документально, ответчик, продолжающий осуществлять действия по использованию чужой интеллектуальной собственности, действует виновно.

Ответчик отсутствие вины в своих действиях в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Деятельность ответчика является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих.

При этом ответчик имел возможность для соблюдения требований законодательства о защите интеллектуальной собственности, мог принять все зависящие от него меры по соблюдению таких требований, но не сделал этого, несмотря на то, что знал о незаконном использовании в своей предпринимательской деятельности чужого товарного знака.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в период после 10.11.2017 ответчик предпринимал какие-либо действия по заключению лицензионного договора с истцом или получению согласия правообладателя на использование товарного знака "ТОНУС" под его контролем, что свидетельствует о недобросовестности ответчика и его виновном поведении.

Довод ответчика о том, что злоупотребление правом со стороны истца выражается в неиспользовании товарных знаков N N 114434, 582798, судом отклоняется по следующим основаниям.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В силу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации ис-пользованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, правообладатель вправе использовать зарегистрированный товарный знак самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

Исходя из представленных истцом лицензионных договоров, доказательств их исполнения, указанные товарные знаки используются истцом с привлечением третьих лиц. Ответчиком обратное не доказано.

При таких обстоятельствах обращение истца в суд с рассматриваемыми исковыми требованиями является правомерным действием истца, направленным на защиту нарушенного права избранным истцом способом. Оснований для применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется, ввиду отсутствия надлежащих доказательств злоупотребления истцом правом.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях (п.60 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления от 23.04.2019 N 10.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, истцом в обоснование размера заявленных требований представлены лицензионные договора на предоставление права использования вышеуказанных товарных знаков, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из расчета истца, сумма компенсации составит 8632738 руб., при определении суммы компенсации истец исходит из следующего расчета - средняя величина двукратного размера стоимости права использования товарного знака «ТОНУС» за период нарушения (4 года), рассчитанная по трем договорам (с ДОО «Жито Центар», ДОО «ТРИВИТ» и ОАО «Самарский хлебозавод №5»): (6 852 344 + 13 192 230 + 5 853 640) / 3 = 8 632 738 рубля.

Вместе с тем доказательств, что указанная сумма являлась ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал  ответчик, из материалов не следует.

При таких обстоятельствах, а также учитывая ходатайство  ответчика о снижении суммы компенсации, суд полагает возможным при определении  размера компенсации учесть лицензионный договор между истцом и ООО «Самарский хлебозавод №5», а также  оплату ООО «Самарский хлебозавод №5»  по указанному  договору.

Оплата от ОАО «Самарский хлебозавод №5» за 2017-2018г., периоды 2017 год:  октябрь - 48336 руб. 52 коп., ноябрь - 47959 руб. 37 коп, декабрь - 53605 руб. 92 коп.; 2018 год:  январь - 50376 руб. 30 коп., февраль - 52413 руб. 73 коп., март - 65148 руб.  95 коп.. апрель - 67444 руб. 33 коп., май - 69289 руб. 86 коп., июнь - 69289 руб. 86 коп., июль  - 66798 руб. 60 коп., август - 68106 руб. 78 коп., сентябрь - 63720 руб. 45 коп., октябрь - 66178 руб. 86 коп. ноябрь - 65315 руб. 33 коп.

Итого за период 2017-2018г. 14 месяцев: 853656 руб.77 коп.

Среднемесячный платеж: 853656-77 руб./14 = 60975 руб. 48коп.

Годовой платеж: 60975руб. 48 коп. х 12 = 731705 руб.80 коп.

Таким образом, двукратный размер стоимости права использования товарного знака «ТОНУС» за период нарушения (4 года), рассчитанный по аналогии с договором Истца с ОАО «Самарский хлебозавод №5» составит:

731705 руб. х  4 х 2 = 5853640 руб.

Статьями 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Специальный срок исковой давности не установлен.

Допущенное ответчиком нарушение прав истца являлось длящимся нарушением и не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности, что соответствует правовой позиции содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 15187/12.

При изложенных обстоятельств, размер компенсации в виде двукратной стоимости по лицензионному договору за период с 13.02.2016г. (с учетом направления иска в суд 13.02.2019) по  06.02.2019г. (определена истцом в иске) составляет 4358010 руб.= 5853640 - 1495930 (121950,8 руб. х12 мес.+ 4065руб. х 8 дней).

Поскольку установлено неправомерное использование фирменного наименования без получения на то разрешения истца, размер компенсации установлен с учетом срока исковой давности и подтвержден материалами дела, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Истец также просит взыскать с ответчика стоимость неосновательного обогащения за присвоение оборудования в размере 767000 руб.

В соответствии со статьями 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.

Анализ изложенных норм позволяет сделать вывод, что для удовлетворения иска о взыскании неосновательного обогащения необходимо установить одновременно наличие следующих обстоятельств: возникновение на стороне ответчика имущества (в форме приобретения или сбережения), отсутствие для этого правовых оснований, уменьшение имущества истца, причинная связь между первым и последним обстоятельствами.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к настоящему спору указанное правило означает, что истец должен доказать факт обогащения ответчика за счет истца и его размер, ответчику надлежит доказывать наличие законных оснований для приобретения (сбережения) имущества.

Вместе с тем, истцом не предоставлено относимых, допустимых и достаточных доказательств, которые бы объективно и всесторонне подтверждали факт нахождения у ООО «ВАШ ХЛЕБ» имущества, принадлежащего истцу.

Согласно ст. 195 и 196 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Следовательно, истечение срока исковой давности по требованию о взыскании неосновательного обогащения, о котором истцу стало известно еще 09.09.2014 (дата претензии о возврате оборудования), приходилось на 10.09.2017. Исковое заявление подано истцом в арбитражный суд в феврале 2019, т.е. уже за пределами срока исковой давности.

Исходя из положений  ст. 205 ГК РФ, п.3 ст. 23 ГК РФ, ип. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин пропуска такого срока.

Доказательств приостановления или прерывания срока исковой давности истцом не предоставлено.

Cогласно п.2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Согласно ст.110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторон пропорционально удовлетворённым требованиям,  в связи с чем  госпошлина  в размере 32200 руб. относится на ответчика, оставшаяся сумма госпошлины относится на истца.   

При таких обстоятельствах, суд полагает требования истца подлежащими удовлетворению в части взыскания с ООО "Ваш хлеб"  в пользу ООО "АкадемПродукт" компенсации за незаконное использование товарного знака «ТОНУС» в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за период нарушения с 13.02.2016 г. по 06.02.2019 г. в размере 4358010 руб., государственной пошлины в размере 32200 руб. В остальной части отказать.    

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "АкадемПродукт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Ваш хлеб" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "АкадемПродукт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака «ТОНУС» в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за период нарушения с 13.02.2016 г. по 06.02.2019 г. в размере 4358010 руб., государственную пошлину в размере 32200 руб. В остальной части отказать.    

В соответствии со статьей 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

                                 Мироненко К. В.