АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань

                                                                                                                           Дело №А65-9408/2021 

Дата принятия решения – 25 мая 2022 года 

Дата объявления резолютивной части – 18 мая 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Б.Ф. Мугинова, при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Вахитовой К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Тамбовской области дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс", г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить продажу контрафактного товара,

с участием:

представителя истца – ФИО2 по доверенности от 19.12.2021,

представителя ответчика – ФИО3 по доверенности 22.07.2021,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 21.04.2021 поступило исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс", г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить продажу контрафактного товара.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.04.2021 исковое заявление оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.05.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.07.2021 дата судебного заседания изменена. 

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.07.2021, от 17.08.2021 предварительное судебное заседание отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.09.2021 дело назначено к судебному разбирательству.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.10.2021, от 22.11.2021, от 14.12.2021, от 18.01.2022, от 21.02.2022, от 17.03.2022, от 31.03.2022, от 12.04.2022 судебное разбирательство отложено.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования, заявила ходатайство об уточнении второго пункта исковых требований, просила обязать ответчика прекратить продажу контрафактного товара, а именно пылесборника TNL Expert SHP 65.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение принято, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, о чем вынесено и оглашено протокольное определение.

Представитель ответчика возражала по существу иска и размера компенсации.

Представитель истца дала пояснения по существу исковых требований.

В порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 16 час. 15 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем исключительного права на промышленный образец №116580 от 15.09.2020 – пылесос для маникюра и педикюра.

В обоснование исковых требований истцом указано, что на сайте http://tnlpro.com обнаружен факт предложения к продаже пылесборника TNL Expert SHP 65, внешний вид которого имеет сходство до степени смешения с промышленным образцом истца.

Считая, что действиями ответчика нарушено исключительное право истца на промышленный образей, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить реализацию товара и добровольно оплатить сумму компенсации.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, промышленные образцы.

В силу ст.1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п.2 ст.1352 ГК РФ).

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. (п.2 ст.1352 ГК РФ).

В силу п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. 

В силу п.1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно п.3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу ст.1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. 

Материалами дела, в том числе свидетельством №116580, подтверждается, что истец обладает исключительным правом на промышленный образец – пылесос для маникюра и педикюра.

Согласно представленным истцом скриншотам по состоянию на 01.12.2020 на сайте http://tnlpro.com обнаружен факт предложения к продаже ответчиком пылесборника TNL Expert SHP 65, что признано им в отзыве на иск.

Как разъяснено в п.123 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации",  промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Внешний вид пылесборника TNL Expert SHP 65 производит на потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец истца, при этом пылесборник используется по тому же назначению в процедурах маникюра и педикюра.

Так, вопреки позиции ответчика внешняя решетка вентилятора как основной отличительный признак в товаре ответчика и в промышленном образец истца одинаковую специфичную форму, форму отверстий (ячеек в виде сот), при этом более крупные или мелкие отверстия в решетке, равно как и различия в цвете и фактуре пластика, на которые ссылается ответчик, не имеют решающего значения при восприятии их потребителем. 

Отличия в технических характеристиках (напряжение, мощность, скорость вращения вентилятора, уровень шума), изложенные в отзыве ответчика, не могут быть приняты во внимание, поскольку признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца в силу п.1 ст.1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд считает, что истец доказал факт нарушения его исключительного права на промышленный образец действиями ответчика по размещению информации на сайте о предложении к продаже товара, в котором использована совокупность существенных признаков промышленного образца. Иное ответчиком не доказано (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

Доводы ответчика, изложенные в отзыве относительно товарного знака MAX, судом отклоняются, поскольку исковые требования предъявлены в защиту исключительного права на промышленный образец, а не на товарный знак.

Как следует из материалов дела, истцом выбран способ расчета компенсации, предусматривающий определение ее от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Согласно исковым требованиям истец полагает разумным взыскание компенсации в максимальном размере – 5 000 000 руб.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, изложенным в п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации свыше минимального размера  истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. 

При этом как неоднократно разъяснялось высшей судебной инстанцией и специализированным судом, в случае непредставления истцом доказательств соразмерности требуемой им суммы компенсации, заявленной свыше минимального размера, допущенному нарушению для снижения компенсации до минимального размера не требуется ходатайство ответчика. Оно требуется лишь для снижения компенсации ниже минимального размера, установленного законом. 

На это, в частности, указано в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2021 N 303-ЭС21-9375 по делу N А73-8672/2020: суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Истцом в обоснование размера компенсации указано, что согласно справке-расчету было произведено 45 880 корпусов, рыночная стоимость каждого из которых составляет 4 990 руб., в связи с чем потенциальный доход от продажи готовых изделий составляет 228 941 200 руб. Исходя из этой суммы истец полагает возможным определить стоимость права использования в размере 10% от такой выручки, приводя в качестве аналогии договор авторского заказа от 01.01.2017 с ФИО4, которому согласно договору причитается 10% от дохода с продаж.

Между тем, справка-расчет сама по себе не является надлежащим и достоверным доказательством, при этом, несмотря на неоднократные предложения суда, истцом не раскрыты доказательства, подтверждающие продажу модели пылесборника по промышленному образцу №116580 в указанных им объемах.

Также истцом не представлены какие-либо достоверные и относимые доказательства изготовления модели пылесборника по промышленному образцу №116580 в указанных им объемах. Так, в договоре подряда №6/19 от 23.09.2019 не указаны к какой модели пылесборника изготавливались пластмассовые изделия (корпус+прижим, решетка, накладка, кольцо), к договору отсутствует приложение в виде технического задания или иного документа, позволяющего идентифицировать изготавливаемые изделия и установить их относиммость к промышленному образцу, в защиту которого предъявлен иск. В технических заданиях к договору №1/20 на изготовление пресс-формы от 27.01.2020, договору №4/20 на изготовление пресс-формы от 07.10.2020 имеются ссылки на математическую модель и чертеж изделия (корпус-6, решетка-6), которые истцом не раскрыты. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении счетов на оплату, платежных поручений, не содержащих какую-либо конкретизацию.

Из данных бухгалтерского баланса истца за 2018-2020 гг. также невозможно определить сумму потенциального дохода от использования промышленного образца №116580, поскольку отчетность содержит в себе лишь общую характеристику деятельности истца с использованием различных промышленных образцов.

Таким образом, истцом, располагающим всеми документами по изготовлению и продаже своего товара, в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано, что от использования промышленного образца №116580 им извлекалась какая-либо прибыль, соотносимая с размером требуемой компенсации.

При этом ответчиком приведены доводы о том, что модель MAX Ultimate 4 по промышленному образцу №116580 не реализуется с октября 2020 года, поскольку вместо нее используется модель MAX Ultimate 6 по промышленному образцу №125862, в связи с чем на момент фиксации предложения к продаже истец не мог извлекать выгоду от промышленного образца №116580. Истцом данные сведения не опровергнуты, разумные сомнения в относимости договоров к иной (обновленной) модели, нежели та, в которой использован спорный промышленный образец, не развеяны. 

Также определением от 31.03.2022 истцу было предложено раскрыть доказательства в обоснование соразмерности компенсации нарушению, в частности, в обоснование изложенного в возражениях на отзыв довода о соотносимости потенциального дохода истца от использования патента с доходом ФИО4 по договору авторского заказа (документально подтвержденный расчет вознаграждения, причитающегося ему за создание дизайна корпуса пылесоса, предложение к продаже которого вменяется ответчику; доказательства выплаты вознаграждения и т.п.), однако такие доказательства истцом в обоснование своего довода также не представлены.

Поскольку истцом в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, превышающей минимальный размер компенсации не доказана, компенсация подлежит взысканию в минимальном размере (10 000 руб.).

Истцом также заявлено требование об обязании ответчика прекратить продажу контрафактного товара, а именно пылесборника TNL Expert SHP 65.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлены доказательства прекращения действий, направленных на продажу пылесборника TNL Expert SHP 65, в том числе не раскрыты сведения  о количестве приобретенных/изготовленных единиц товара, об уничтожении имеющихся единиц товара или доказательства отсутствия таковых в наличии; само по себе удаление информации с сайта, произведенное по утверждению ответчика, которое может быть осуществлено временно, не может являться достаточным основанием для отказа в данной части исковых требований.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

По смыслу норм статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении (п.18 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах").

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение требования о взыскании компенсации подлежат возложению на ответчика и взысканию с него в пользу истца пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере 96 руб.

Также с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб. за рассмотрение самостоятельного неимущественного требования об обязании прекратить продажу товара, которая не была уплачена при подаче иска.

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс", г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 10 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 96 руб.

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить продажу товара, в котором использован промышленный образец №116580, а именно пылесборника TNL Expert SHP 65.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                                                                 Б.Ф. Мугинов