АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-3284/2021

30 сентября 2021 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2021 года, полный текст решения изготовлен 30 сентября 2021 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании суда дело по иску открытого акционерного общества "Рот Фронт" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>); публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 11 502 265 руб. 42 коп.

при участии в судебном заседании: 

от ОАО «РОТ ФРОНТ» - ФИО3 по доверенности от 19.05.2021; (посредством онлайн-соединения)от ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" - ФИО3 по доверенности от 20.05.2021; (посредством онлайн-соединения)

от ответчика - ФИО4, ФИО5 по доверенности от 13.02.2020;

У С Т А Н О В И Л :

открытое акционерное общество "Рот Фронт" обратилось в суд с иском (с учетом уточнений иска, принятых судом) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 8 582 171 руб. 32 коп., так же  публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" обратилось в суд с иском (с учетом уточнений иска, принятых судом) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 2 351 299 руб. 50 коп.

Представитель истцов исковые требования поддержал, ответчик иск не признал и ходатайствовал о снижении размера компенсации. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее:

- ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарных знаков: "Барбарис" по свидетельству Российской Федерации N 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" N 116; «Лакомка» по свидетельству № 126784;

- ПАО "Красный октябрь" является правообладателем товарных знаков: "Взлет" по свидетельствам№ 156221 и N 698190;  словесного товарного знака "МИШКА MISHKA" по свидетельству N 197294. 

Правовая охрана всем вышеуказанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Истец указывает, что в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции по делу № А46-24819/2019 от Управления Федеральной налоговой службы по Омской области предоставлены копии приложений к заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ИП Запорожец А.А. в отношении кондитерских изделий производства АО «Рахат» и ТОО «Алматинский продукт» за период с 25.12.2016 по 25.12.2019 г.

По мнению истца, данные заявления содержат информацию о ввозе на территорию Российской Федерации кондитерской продукции с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО «РОТ ФРОНТ» и ПАО «Красный Октябрь», а именно:

Карамель «Со вкусом барбариса», производства АО «РАХАТ» (вес нетто 60 852 кг., общей стоимостью 4 056 138,26 руб.) 

Печенье «Лакомка» производства ТОО «Алматинский продукт»; (вес нетто 3 820 кг., общей стоимостью 234 947,40 руб.) 

Карамель «Взлетная», производства АО «РАХАТ»; (вес нетто 11 726 кг., общей стоимостью 779 180,21 руб.) 

Мармелад «Мишутка», производства АО «РАХАТ». (вес нетто 3 592 кг., общей стоимостью 396 469,54 руб.) 

Вышеуказанные кондитерские изделия являются сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истцов.

Истцом произведен расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки:    

 - незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству №137558, общеизвестного товарного знака № 116 «Барбарис», правообладателем которых является ОАО «РОТ ФРОНТ»: 4 056 138,26 (руб.) X 2 = 8 112 276,52 (руб.) - компенсация за использование товарного знака за 2017-2019 годы, рассчитанная в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

- незаконное использование товарного знака «Лакомка» № 126784,правообладателем которого является ОАО «РОТ ФРОНТ»:

234 947,4 (руб.) X 2 = 469 894,8 (руб.) - компенсация за использование товарных знаков в 2019 году, рассчитанная в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

- незаконное использование товарных знаков «Взлет» по свидетельствам№№156221 и 698190, правообладателем которых является ПАО «Красный Октябрь»: 779 180,21 (руб.) X 2 = 1 558 360,42 (руб.) - компенсация за использование товарного знака в 2019 году, рассчитанная в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

- незаконное использование товарного знака «Мишка» по свидетельству№197294, правообладателем которого является ПАО «Красный Октябрь»:396 469,54 (руб.) X 2 = 792 939,08 (руб.) - компенсация за использование товарного знака в 2019 году, рассчитанная в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Материалами дела установлено, что ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарных знаков: "Барбарис" по свидетельству Российской Федерации N 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" N 116; «Лакомка» по свидетельству № 126784;

- ПАО "Красный октябрь" является правообладателем товарных знаков: "Взлет" по свидетельствам№ 156221 и N 698190;  словесного товарного знака "МИШКА MISHKA" по свидетельству N 197294. 

Факт поставки ответчиком на территорию РФ контрафактного товара подтверждается копиями приложений к заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов.

Исходя из представленных данных, истцы рассчитали двукратный размер стоимости товаров, поставленной ответчиком, содержащими товарные знаки правообладателей и просили взыскать компенсацию исходя из двукратного размера стоимости товаров.

Обозначение карамели "Со вкусом барбариса" производства АО "РАХАТ" сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО "РОТ ФРОНТ" словесным товарным знаком "БАРБАРИС" по свидетельству N 137558 и общеизвестным товарным знаком "БАРБАРИС" N 116, поскольку данная упаковка конфет включает словесное обозначение "Барбариса", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "БАРБАРИС" (сходство близкое к тождеству), занимая при этом доминирующее положение в упаковке (в силу пространственного положения элемента "Барбарис" в упаковке (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов (выполнен наиболее крупным шрифтом из всех словесных элементов на упаковке). Вероятность смешения товарного знака "БАРБАРИС" по свидетельствам N 137558 и N 116, и упаковок карамели "Со вкусом БАРБАРИСА" дополнительно усиливается тем, что словесный товарный знак "БАРБАРИС" по свидетельству N 116 является общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих лет словесным товарным знаком "БАРБАРИС" карамелью "БАРБАРИС" производства ОАО "РОТ ФРОНТ".

Обозначение "Взлетная", нанесенное на этикет конфет, производства АО "Рахат" (Казахстан), реализацию которых осуществляло ООО "РАХАТ-СИБИРЬ", сходно до степени смешения с принадлежащим ПАО "Красный Октябрь" словесным товарным знаком "Взлет" по свидетельству N 698190, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение "Взлетная", которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком "Взлет", близкое к тождеству, занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете). Обозначение "Взлетная" является прилагательным, образованным от существительно "Взлет", являющимся зарегистрированным товарным знаков ПАО "Красный Октябрь", что указывает на их семантическое тождество, графическое (полное вхождение, разница в окончании) и звуковое (полное вхождение, совпадение по большинству звуков) сходство.

Так же и товарные знаки «Лакомка» и «Мишка» сходны до степени смешения с этикетками «Лакомка» производства ТОО «Алматинский продукт» и мармелад «Мишутка», производства АО «РАХАТ», соответственно, и могут вызвать смешение в глазах потребителя.

Сторонами представлены заключения специалистов содержащие противоположные выводы о смешении товарных знаков, и упаковки товаров, поставленной ответчиком.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд полагает, что товарные знаки, правообладателями которых являются истцы и упаковка товаров, поставленной ответчиком, сходны до степени смешения.

Доказательств наличия у ответчика права использования спорных товарных знаков в материалы дела не представлено, что свидетельствует о нарушении со стороны ответчика исключительных прав истцов.

Проверив обоснованность довода ответчика о чрезмерности взысканной компенсации, суд отмечает следующее.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обоснованно обстоятельствами, предусмотренными Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации N 40-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление КС РФ N 40-П) сформулированные в постановлении КС РФ N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. 

Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил применение правовых позиций, изложенных в постановлении N 28-П в отношении компенсации, испрашиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации, содержащихся в постановлении N 28-П, отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в постановлении КС РФ N 28-П, надлежит доказать наличие не одного из этих критериев, а их совокупность, поскольку каждый из них в отдельности не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного действующим гражданским законодательством.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств судом установлено, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии всей совокупности условий, необходимых для применения судом положений постановления КС РФ N 28-П. 

При этом сами по себе доводы о необходимости снижения размера компенсации, а также сведения о финансовом положении ответчика не являются достаточными доказательствами, свидетельствующими о наличии оснований для снижения компенсации, исчисленной истцами исходя из двукратного размера стоимости товаров, поставленного ответчиком.

Ответчик не исполнил возложенную на него обязанность и не предоставил доказательств многократного превышения размера компенсации над причиненными правообладателю убытками.

Применительно к обстоятельствам данного дела суд исследовал имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с требованиями, установленными статьями 65 и 71 АПК РФ, и приходит к выводу о недоказанности обстоятельств, являющихся основаниями для снижения размера компенсации.

Учитывая, что при разрешения вопроса о возможности снижения компенсации в соответствии с постановлением КС РФ N 28-П доказыванию подлежат иные обстоятельства, а не сложное имущественное положение ответчика, суд считает, что ответчиком не доказана вся совокупность критериев для снижения заявленного размера компенсации, указанных в постановлении КС РФ N 28-П, в связи с чем суда отсутствуют основания для снижения размера компенсации, испрашиваемой истцами, что является основанием для полного удовлетворения исковых требований. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу открытого акционерного общества "Рот Фронт" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 8 582 171 руб. 32 коп.; а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 65 911 руб. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 2 351 299 руб. 50 коп.; а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 757 руб.

Возвратить открытому акционерному обществу "Рот Фронт" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 468 руб., платежное поручение № 985 от 19.02.2021 г.

Возвратить публичному акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 233 руб., платежное поручение № 798 от 18.02.2021 г.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья                                                                                                В.А. Баландин