ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-25161/2021

15 декабря 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     07 декабря 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 декабря 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  О. В. Горбачевой, Л. П. Загараевой

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания       ФИО1

рассмотрев по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, иск ООО «Грузовое такси «ФИО5»

к 1) ООО «АТГ»; 2) ООО «Круиз»; 3) ООО «Спутник Авто»

3-е лицо:  ООО «Яндекс»

о признании незаконным использования товарного знака, взыскании

при участии:

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: 1, 3) не явились (извещены); 2) ФИО2 (доверенность от 07.02.2022)

от 3-го лица: ФИО3 (доверенность от  16.04.2022)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое такси «ФИО5» (далее – ООО «Грузовое такси «ФИО5», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АТГ» (далее – ООО «АТГ»), обществу с ограниченной ответственностью «Спутник-Авто» (далее – ООО «Спутник-Авто»), обществу с ограниченной ответственностью «Грузовичкоф-Центр» (далее – ООО «Грузовичкоф-Центр»), в котором просило:

- признать незаконным использование ответчиками товарного знака «ФИО5», принадлежащего ООО «Грузовое такси «ФИО5»;

- взыскать с  ООО «АТГ» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации;

- взыскать с  ООО «Спутник-Авто» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации;

- взыскать с  ООО «Грузовичкоф-Центр» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Круиз», ООО «Яндекс».

Согласно аудиозаписи судебного заседания, состоявшегося 31.05.2022, суд огласил резолютивную часть решения следующего содержания:

Признать незаконным использование ООО «АТГ» товарного знака «ФИО5», принадлежащего ООО «Грузовое такси «ФИО5», путем размещение в сети Интернет контекстной рекламы.

Взыскать с  ООО «АТГ» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 300 000 руб. компенсации.

В отношении ООО «Грузовичкоф-Центр» производство по делу прекратить.

В иске к ООО «Спутник Авто»  отказать.

Согласно резолютивной части решения от 31.05.2022 и резолютивной части полного текста решения от 03.06.2022 по делу №А56-25161/2021, имеющихся в материалах дела и  размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/, суд прекратил производство по делу в отношении ООО «Грузовичкоф-Центр», в удовлетворении иска к ООО «АТГ» и ООО «Спутник Авто» отказал.

Установив, что резолютивная часть решения, оглашенная в судебном заседании, состоявшемся 31.05.2022  не соответствует резолютивной части решения от 31.05.2022 и резолютивной части полного текста решения от 03.06.2022 по делу №А56-25161/2021, имеющимся в материалах дела и  размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/, определением от 10.08.2022 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  исходя из норм части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ), с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», перешел к рассмотрению дела в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, и предложил истцу уточнить предмет иска, направить уточнение сторонам и в суд, обеспечив поступление в канцелярию суда в срок до 21.09.2022.

В соответствии со статьей 46 АПК РФ апелляционный суд привлек ООО «Круиз» к участию в деле в качестве надлежащего ответчика.

В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило уточненное исковое заявление, в котором ООО «Грузовое такси «ФИО5» просит:

- признать незаконным использование ООО «АТГ», ООО «Спутник-Авто», ООО «Круиз»  товарного знака «ФИО5», принадлежащего ООО «Грузовое такси «ФИО5»;

- взыскать с  ООО «АТГ» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации;

- взыскать с  ООО «Спутник-Авто» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации;

- взыскать с  ООО «Круиз» в пользу ООО «Грузовое такси «ФИО5» 1 000 000 руб. компенсации.

Учитывая изложенное, производство по делу в отношении ООО «Грузовичкоф-Центр» (ОГРН 

<

***>) подлежит прекращению.

Представители ООО «Грузовое такси «ФИО5»,  ООО «АТГ» и ООО «Спутник Авто», извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы сторонами не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания стороны не обращались. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ООО «Грузовое такси «ФИО5»,  ООО «АТГ» и ООО «Спутник Авто», поскольку они извещены надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без их участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

В судебном заседании представители ООО «Круиз» и ООО «Яндекс» возражали против удовлетворения иска.

В обоснование иска ООО «Грузовое такси «ФИО5» указало, что истец является правообладателем исключительного права на товарный знак «ФИО5» (Свидетельство №582170 ФИПС). 

Товарный знак используется истцом в своей деятельности, при оказании услуг гражданам и юридическим лицам, связанных с осуществлением грузовых перевозок автотранспортом ООО «Грузовое такси «ФИО5» и доставкой грузов по 39 классу МКТУ.

Ответчиками неоднократно и продолжительное время без законного основания использовалось словесное обозначение товарного знака истца - «ФИО5» - в виде его применения в качестве ключевого слова при размещении своей рекламы на поисковом сервисе  Yandex. 

Так, 03.12.2020 вышеуказанное нарушение права на товарный знак истца было осмотрено и зафиксировано ВРИО нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга ФИО4 в протоколе осмотра доказательств на бланке серии 78 АБ №9607491 от 03.12.2020. 

Как указывает истец, в сети Интернет при адресации спорного товарного знака появляется контекстная реклама системы Яндекс-Директ на сайтах gruzovichkof.ru и msk.gruzovichkof.ru от имени ответчиков, реквизиты которых представлены на сайтах  как исполнителей услуг, аналогичных оказываемым истцом.

По мнению истца, незаконное использование ответчиками товарного знака «ФИО5» при размещении рекламных объявлений своих услуг, а именно в «ключевых словах» в поисковой системе ООО «ЯНДЕКС», произошло в результате действий ответчиков. 

Назначение системы Яндекс-директ - проведение рекламных кампаний; работа системы Яндекс-директ основана на использовании ключевых слов, которые адресуют потребителя к рекламному объявлению; под ключевым словом в системе Яндекс-директ понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление. 

Составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы Яндекс-директ.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ООО «Грузовое такси «ФИО5» в суд с иском.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 172 Постановления № 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).

Установление факта недобросовестной конкуренции может служить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Федерального закона «О защите конкуренции» лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

Для взыскания же компенсации на основании положений статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поэтому возможное указание ответчиками товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.

По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.

Для установления нарушения исключительных прав истца и применения мер гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ выяснению подлежали обстоятельства, связанные с тем, выполняет ли спорное обозначение индивидуализирующую функцию.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008, от 10.02.2014 № ВАС-1320/14 по делу № А40-19907/2013, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 № 305-КГ18-22963 по делу № А40-200682/2017.

Как указывает истец, ответчиками используется словесное обозначение товарного знака  «ФИО5»  в виде его применения в качестве ключевого слова при размещении своей рекламы на поисковом сервисе Yandex.

В подтверждение данного обстоятельства истцом в материалы дела представлен протокол осмотра письменного доказательства 78 АБ 9607491.

Вместе с тем, протокол осмотра от 03.12.2020 не содержит подтверждения использования ответчиками товарного знака №582170.

Протокол осмотра описывает последовательность действий пользователя: «...в поисковой строке вводим ФИО5, нажимаем найти... выбираем из результатов поиска ГрузовичкоФ...». Очевидно, что переход на сайт ГрузовичкоФ осуществляется не по активной ссылке ФИО5, а выбирается сознательно пользователем. 

Словесное обозначение товарного знака ФИО5 является производным от потребительского обозначения малотоннажного грузового автомобиля Газель, в связи с чем объяснимо появление в таком результате выдачи ссылки на сайт Грузовичкоф, поскольку  использование автомобилей Газ (Газель) является основой деятельности перевозчиков под товарным знаком Грузовичкоф.

Протокол осмотра содержит единственное упоминание о Грузовичкоф во вкладке «похожие места».

Материалами дела не подтверждено, что ООО «АТГ», ООО «Спутник-Авто» и ООО «Круиз» совершали действий по индивидуализации своих товаров (услуг) с использованием товарного знака истца.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 57 Постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Нарушение интеллектуальных прав возможно в случае, если в результате действий предполагаемого нарушителя по использованию спорных обозначений в качестве ключевых слов в контекстной рекламе происходит изменение в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на продукцию (услуги) недобросовестного лица. Это дает такому хозяйствующему субъекту возможность увеличить объем реализации такой продукции и, соответственно, увеличить получаемую прибыль.

Поэтому сам факт использования лицом обозначения, совпадающего со средством индивидуализации, принадлежащим иному лицу, при размещении рекламы в интернете, хотя и оказывает влияние на результаты поисковой выдачи путем демонстрации пользователю рекламных объявлений лиц, не имеющих отношения к первоначальному правообладателю, не обязательно может приводить к смешению на рынке, а, следовательно, и к перераспределению спроса в пользу предполагаемого нарушителя.

Для выявления признаков смешения необходимо располагать доказательствами того, что принадлежащее правообладателю обозначение приобрело известность на какой-либо территории как обозначение товаров (услуг), которые реализует (оказывает) именно правообладатель, с целью установления того факта, что действия лица, использующего спорное обозначение, направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Подтверждением данного обстоятельства могут служить документально подтвержденные сведения о фактах осуществления правообладателем мероприятий, направленных на продвижение своего товара (услуг) под указанным обозначением (реклама, акции или иное).

Данное обстоятельство также подтверждают доказательства известности используемого заявителем обозначения потребителю как связанного именно с принадлежащим ему предприятием или выпускаемым им товаром, а также возникновения у потребителей впечатления, что рекламируемые с использованием спорных обозначений в качестве ключевых слов товары/услуги связаны с правообладателем.

Данные обстоятельства могут устанавливаться социологическими и маркетинговыми исследованиями, а также подтверждаться фактами обращений потребителей к правообладателю с вопросами или претензиями по поводу товаров (услуг) предполагаемого нарушителя.

В случае, если в результате использования в качестве ключевых слов товарных знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, помимо сайта правообладателя, пользователю демонстрируются ссылки контекстной рекламы, прямо указывающие на то, что объектом рекламирования являются товары/услуги иного лица, нежели правообладатель обозначения, введенного пользователем в строку поиска, и указанная ссылка ведет на сайт иного хозяйствующего субъекта-конкурента данного правообладателя, такие действия не влекут смешения указанных лиц либо их товаров.

Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

Таких доказательств в подтверждение своей правовой позиции по делу истец в соответствии со статьей 65 АПК РФ не представил.

Следовательно, учитывая, что применение мер ответственности, возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае не установлено, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь статьями 150, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 03.06.2022 по делу №  А56-25161/2021  отменить.

Производство по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью «Грузовичкоф-Центр» (ОГРН 

<

***>) прекратить.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

О.В. Горбачева

 Л.П. Загараева