АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-5561/2022

г. Новосибирск

28 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2022 года

         Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Претор», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***> 

к обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***>

об обязании удалить товарный знак и взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: ФИО1 по доверенности № 209 П от  10.01.2022, диплом ВСГ 5192230 от 30.06.2010,  паспорт,

от ответчика: ФИО2, по доверенности от  11.03.2022, диплом 107032 0001168 от 17.07.2020, паспорт, 

                                                            у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Претор» (общество «Претор») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (общество «Эдельвейс «) об обязании удалить товарный знак с материалов, используемых при  оказании услуг, а также  взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек.

В обоснование предъявленного иска общество «Претор» ссылается на следующие обстоятельства.

ООО «Претор» является правообладателем товарного знака «Ваше-здоровье - наша забота» согласно свидетельству №634690, который зарегистрирован 02.11.2017 с приоритетом от 18.01.2016 года в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее по тексту- МКТУ), который включает фармацевтические и прочие препараты для медицинских или ветеринарных целей и 44 класса МКТУ, который включает медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики, оказываемые лицами или учреждениями людям и животным.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Истец оказывает медицинские услуги согласно выданной ему лицензии.

Истцом обнаружено, что в сети интернет на сайте  общества ООО «Эдельвейс» https://edelweis54.ru/kontakty/ размещен рекламный слоган: «Ваше здоровье - наша забота Медицинский центр Эдельвейс».

Из содержания сайта ответчика усматривается, что  общество «Эдельвейс» занимается медицинской деятельностью, что также подтверждается лицензией, размещенной на указанном сайте.

Словесное обозначение «Ваше здоровье - наша забота», используемое при оформлении сайта Медицинский центр «Эдельвейс» является тождественным с товарным знаком компании ООО «Претор», зарегистрированным свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №634690.

При визуальном восприятии обозначений, используемых при оформлении предприятия Медицинский центр «Эдельвейс» у потребителей с высокой степенью вероятности формируется представление о принадлежности данного заведения к компании ООО «Претор».

 Указанный рекламный слоган нарушает исключительное право на товарный знак, принадлежащий обществу «Претор».

В соответствии со ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)         в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)         в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из длительности периода, в течение которого ответчик незаконно использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 634690, истец определил компенсацию за выявленное им нарушение в размере  5 000 000 рублей.

Требование (претензию) истца от 27.01.2022  о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при выполнении оказании услуг и об удалении товарного знака с материалов, используемых при оказании услуг, ответчик добровольно не удовлетворил.

С целью осмотра сайта ответчика, истец обратился к нотариусу. Согласно протоколу 54АА 4283723 был осмотрен сайт и установлена информация о размещении на сайте ответчика изображения товарного знака истца. 

Стоимость составления протокола составила 11 924 рублей, что подтверждается квитанцией. 

Основываясь на данных обстоятельствах, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском            об обязании ответчика удалить товарный знак «Ваше здоровье - наша забота» с сайта https://edelweis54.ru/kontakty/, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок, взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей за нарушение исключительного права истца на товарный знак, а также судебных издержек.

Ответчик не согласился с предъявленными к нему требованиями, поскольку, по его мнению, истцом не доказан факт использования ответчиком спорного обозначения до даты регистрации товарного знака, недоказанность периода размещения на сайте ответчика спорного слогана, а также на недоказанность вывода о  формировании у потребителей представления о принадлежности спорного слогана, размещенного на сайте ответчика, к деятельности истца. Кроме того, ответчик заявил о чрезмерности требуемого истцом размера компенсации.

Истец, напротив, настаивал на том, что спорное правонарушение было допущено ответчиком в период с 2016 по 2022 год, что является существенным нарушение прав истца на зарегистрированный товарный знак, в подтверждение чего представил  информацию с сайта:

http://web^rchive.or^web/20190218161300/http://edelweis54.ro:80/.

Согласно ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. 

Согласно статье 64 АПК РФ заключения экспертов относятся к доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу статьи 65 АПК РФ заключение экспертизы является средством доказывания обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора.

В целях полного и всестороннего исследования фактических обстоятельств дела, связанных с размещением и удалением товарного знака «Ваше здоровье-наша забота» с сайта ответчика, а также с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг ответчика, в том числе  с документации, рекламы, вывесок, арбитражный суд усмотрел необходимость в назначении по делу судебной экспертизы с поручением проведения ее эксперту общества с ограниченной ответственностью «МБЭКС» ФИО3, имеющему необходимую квалификацию и опыт работы по специальности.

Перед экспертом  был поставлен следующий вопрос:

- установить дату размещения и удаления информации по слогану «Ваше здоровье-наша забота» на сайте htth://edelweis54.ru/?

В материалы дела поступило экспертное заключение ООО «МБЭКС» со следующими выводами:

        -дата размещения информации по слогану «Ваше здоровье-наша забота» на логотипе: 30.09.2015, дата удаления информации по слогану «Ваше здоровье-наша забота» на логотипе: 15.03.2022;

          -дата размещения информации по слогану «Ваше здоровье-наша забота» на подарочном сертификате: 18.02.2019, дата удаления информации по слогану «Ваше здоровье-наша забота» на подарочном сертификате: 15.03.2022.

Заключение экспертов является одним из доказательств по делу и исследуется наряду с другими доказательствами (ст. 64, 82, 86 АПК РФ).

В рамках данного дела судебная экспертиза проведена в порядке, предусмотренном ст. 82 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 АПК РФ на основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его.

Требования к заключению экспертов предусмотрены ч. 2 ст. 86 АПК РФ.

Заключение № Т40-05/22, выполненное экспертом ФИО3 оформлено в соответствии с требованиями ст. 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В экспертном заключении содержатся ответы на поставленные судом вопросы, заключение мотивировано, является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют. 

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально ответчиком не опровергнуты,  о его недостоверности ответчик не заявил (ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, по делу документально подтвержден период  использования ответчиком спорного обозначения: с 30.09.2015 по 15.03.2022.

Использование ответчиком до даты регистрации и после даты регистрации товарного знака, является нарушением исключительного права, так как в соответствии с п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки признается нарушением его исключительного права. 

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения предлагаемого ответчиком к продаже товара с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по 2 отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При имеющихся по делу обстоятельствах арбитражный суд посредством проведения сравнительного анализа товарного знака № 634690 и спорного обозначения, приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются тождественными до степени смешения.

Учитывая осуществления деятельности истцом и ответчиком в одной сфере - медицинской, что подтверждается лицензиями истца и ответчика, использование слогана «Ваше здоровье наша забота» на сайте истца, на всей рекламной продукции, вывесках свидетельствует об использовании истцом товарного знака в полном объеме, что в свою очередь указывает на возможность смешения товарного знака и спорного обозначения, использованного ответчиком и однородность услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

        Как отмечено в пункте 59 постановления № 10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных названным законом, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

       Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

 Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика, в свою очередь, входит доказывание законности использования спорного обозначения.

Материалами дела подтверждается факт допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на товарный знак № 634690.

Согласно п.п. 59, 61, 62, 71 постановления № 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд вправе снизить размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, при условии надлежащего обоснования такого снижения и только при наличии соответствующего мотивированного заявления ответчика. 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, при взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект интеллектуальной собственности защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, - т.е. так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота (постановления от 13.12.2016 N 28-П и от 13.02.2018 N 8-П; определения от 26.11.2018 N 2999-О, от 28.11.2019 N 3035-О и др.). 

Суд, установив на основании исследования фактических обстоятельств дела, что определяемый по правилам статей 1301, 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации не соответствует требованиям справедливости и соразмерности санкции допущенному нарушению, вправе по заявлению ответчика снизить ее размер ниже установленного законом низшего предела в случае, если обстоятельства дела соответствуют следующим условиям: 1) наличие у ответчика статуса индивидуального предпринимателя; 2) правонарушение совершено ответчиком впервые; 3) размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности); 4) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 65 постановления № 10, суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом.

Принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности, предполагающий восстановление нарушенного права, но не обогащение в результате защиты нарушенного (оспоренного) права (пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 10 ГК РФ), является элементом публичного порядка Российской Федерации.

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью компенсации последствиям нарушения предполагается выплата лицу, чье исключительное право нарушено, такой компенсации, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним.

В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 №8953/12, размер компенсации должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Компенсация не может иметь карательный, отягощающий» характер. 

Компенсация служит именно восстановлению имущественной сферы пострадавшей стороны. Правовая природа компенсации – возмещение ущерба, нанесенного правообладателю нарушением его права. 

При определении справедливого и соразмерного допущенному ответчиком нарушения размера компенсации арбитражный суд учитывает, что ответчик ранее не привлекался к ответственности за нарушение  интеллектуальных прав.

Нарушение прав истца ответчиком прекращено 15.03.2022.

 В материалы дела не представлены доказательства того, что в результате допущенного ответчиками правонарушения у истца уменьшились объемы продаж на территории, где допущено использование товарного знака истца, уменьшилась в этой связи значительная часть потребителей, объем использования товарных знаков, допущено снижение рыночной стоимости товарного знака либо имели место иные негативные для истца последствия.

При таких обстоятельствах заявленные истцом требования о взыскании с ответчика компенсации в общем размере 5 000 000 рублей не отвечают принципу разумного, справедливого подхода к определению размера компенсации и носят избыточный характер.

Учитывая, что компенсация не должна носить карательный характер, определяемый без учета всех обстоятельств дела и степени вины ответчика, в рассматриваемом случае, соразмерной последствиям нарушения и соответствующей принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств является размер компенсации в сумме 1 000 000 рублей.

Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) возможные убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему товарного знака при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Таким образом, требование истца о взыскании компенсации подлежит частичному удовлетворению в размере 1 000 000 рублей, являющейся при имеющихся обстоятельствах разумной и справедливой.

Судебные расходы по делу, включая расходы по судебной экспертизы и расходы по услугам нотариуса, подлежат пропорциональному распределению между сторонами в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

В части требования об обязании общества «Эдельвейс» удалить  товарный знак с сайта истец заявил отказ, принятый судом в порядке ч. 2 ст. 49 АПК РФ, что влечет прекращение производства по делу в указанной части.

Руководствуясь ст. 110, 150, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Претор» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере 1 000 000 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 15 600 рублей 00 копеек, 2 384 рублей 80 копеек расходов за услуги нотариуса, 7 250 рублей 00 копеек расходов по судебной экспертизе.

В части требования об обязании общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удалить  товарный знак с сайта, производство по делу прекратить.

Судебные расходы по данному требованию отнести на общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Новосибирской области на счет общества с ограниченной ответственностью «МБЭКС» 36 250 рублей 00 копеек денежных средств за проведенную по делу судебную экспертизу.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                         И.В. Лузарева