РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 

г.Москва

 

09.10.2024                                                                     Дело № А40-37302/24-110-295 

Резолютивная часть решения объявлена 27.09.2024

Решение в полном объеме изготовлено 09.10.2024

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "СТАМО ТУЛС" (192236, РОССИЯ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, ФИО1, Д. 12, К. 4, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 11, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "ЧИП И ДИП" (129110, 

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 1 016 666,66 руб.

Третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "А.П.Р." (109428, Г.МОСКВА, УЛ. ЗАРАЙСКАЯ, Д. 21, КОМ. 306, ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" (109451, Г.МОСКВА, УЛ. БРАТИСЛАВСКАЯ, Д.16, К.1, ПОМ.3, ОГРН: 

<

***>),

 

при участии:

от истца – ФИО2 по дв.  от  23.08.2023,

от ответчика – ФИО3 по дов. от 20.05.2023, ФИО4 по дов.  от  20.03.2024, ФИО5 по дов.  от  25.09.2024,

от третьих лиц-не явились,  

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СТАМО ТУЛС" обратилось с иском к акционерному обществу "ЧИП И ДИП"  о запрете использовать словесное товарного знака «STAMO» по свидетельству № 575499 на интернет-сайте https://www.chipdip.ru/, о взыскании 1 016 666 руб. 66 коп. компенсации за нарушение исключительных прав,  40 000 руб. судебной неустойки за неисполнения решения суда в части прекращения использования товарного знака по свидетельству № 575499 за каждый календарный день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

            Истцом, в порядке ст. 49 АПК РФ, заявлен отказ от требований в части запрета использовать словесный товарный знак «STAMO» по свидетельству № 575499 на интернет-сайте https://www.chipdip.ru/, взыскании судебной неустойки.

            Судом, в порядке ст. 51 АПК РФ, к участию в деле привлечены общество с ограниченной ответственностью "А.П.Р.", общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ".

            Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в отзыве.

            Заслушав представителей сторон,  исследовав и оценив доказательства,  суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака «STAMO» по свидетельству № 575499, зарегистрированного в том числе в отношении товаров 6-го класса МКТУ (пружины и др.).

20.01.2022 г. истцу стало известно, что АО «ЧИП И ДИП» (далее - ответчик) незаконно использует в своей предпринимательской деятельности товарный знак по свидетельству № 575499 путем предложения к продаже различных наименований однородных товаров (пружин) на интернет-сайте: https://www.chipdip.ru/. 

Данный факт истец подтверждает протоколом осмотра доказательств в сети Интернет № 78 АБ 1390281.

В связи с этим, 22.03.2022 г. истцом была направлена в адрес ответчика претензия № 70 от 21.03.2022 г. о прекращении незаконного использования и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Данная претензия была частично удовлетворена ответчиком, незаконное использование товарного знака прекращено, однако компенсация не выплачена.

13.12.2023 г. истцу стало известно, что ответчик повторно незаконно использует товарный знак по свидетельству № 575499 путем предложения к продаже различных наименований однородных товаров (пружин) на интернетсайте:https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D0%BF%D1%80%D1%83%D 0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+stamo. 

Данный факт истец подтверждает протоколом осмотра доказательств № 78 АВ 4090757.

Лицензионный договор между истцом и ответчиком не заключался, согласия относительно использования ответчиком товарного знака по свидетельству № 575499 истец не давал.

В гражданский оборот, представленные на интернет-сайте https://www.chipdip.ru/ товары истец не вводил, а также не давал своего согласия о введении их гражданский оборот ответчиком или иным лицом.

Ответчик является владельцем и администратором интернет-сайта https://www.chipdip.ru/, что подтверждается протоколами осмотра доказательств № 78 АБ 1390281. 

Также из содержания протокола осмотра доказательств № 78 АВ 4090757 усматривается, что интернет-сайт https://www.chipdip.ru/ является интернет-магазином, посредством которого ответчиком реализуются товары.

По мнению истца, допущенное нарушение имеет грубый, системный и массовый характер, поскольку незаконное использование товарного знака по свидетельству № 575499 осуществлялось ответчиком исключительно с целью извлечения выгоды от привлечения на свой интернет-сайт покупателей по запросу «пружина STAMO» и иным ключевым словам. На это указывает тот факт, что при осуществлении поиска фразы «пружина STAMO» в поисковой системе ЯНДЕКС на первой же странице поиска отображался интернет-сайт ответчика (https://www.chipdip.ru/), что 13.12.2023 г. зафиксировано нотариусом в протоколе осмотра доказательств № 78 АВ 4090757.

Кроме того, незаконное использование товарного знака истца на интернет-сайте ответчика приводит к перераспределению спроса на товары, когда покупатели продукции товарного знака истца переходят на интернет-сайт ответчика и приобретают однородные, смежные, конкурирующие и иные товары. 

При этом, к продаже предлагались ответчиком множественные наименования однородных товаров, маркированных товарным знаком истца, которые ответчиком не приобретались у истца, следовательно, подобное нарушение может свидетельствовать о реализации ответчиком контрафактного товара и введении покупателей в заблуждение относительно производителя предлагаемых к продаже товаров, а также их характеристик.

Истцом была направлена претензия № 03 от 16.01.2024 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Истец выбрал способ защиты в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Размер компенсации определен истцом в сумме 1 016 666,66 руб., исходя из следующего расчета: 

((1 000 000 руб. / 3) + (75 000 руб. / 3) х 7 мес.) х 2, 

где 1 000 000 руб. - фиксированный разовый платеж; 

3 - кол-во товарных знаков, в отношении которых передается право использования по лицензионному договору; 

75 000 руб. - периодический ежемесячный платеж); 

7 месяцев - срок незаконного использования товарного знака с января 2022 г. по апрель 2022 г., с декабря 2023 г. по февраль 2024 г.

В обоснование размера компенсации истец представляет в материалы дела лицензионный договор № 1 от 11.11.2021, в соответствии с которым за использование товарных знаков по свидетельствам № 573245, № 575498, № 575499 лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, которое состоит из паушального платежа в сумме 1 000 000 руб., а также ежемесячных платежей в размере 75 000 руб.

Истцом также учтено, что по лицензионному договору передается право использования 3 товарных знаков, а ответчиком использовался только один в связи с чем при расчете компенсации сумма паушального платежа (1 000 000 руб.) и периодического ежемесячного платежа (75 000 руб.) разделены на три. 

Кроме того, истец представил отчет № 18692-3 об оценке права использования товарного знака № 575499, в соответствии с которым стоимость права использования товарного знака до окончания предоставления правовой охраны составляет 1 750 000 руб., что существенно превышает заявленную истцом сумму компенсации.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

Ответчик ссылается на исчерпание исключительного права (ст. 1487 ГК РФ) в связи с тем, что им заключены договоры поставки с ООО «ВсеИнструменты.ру» и ООО «А.П.Р.»

По мнению ответчика, заключение им договоров поставки с иными лицами исключает необходимость получения согласия правообладателя (истца) относительно использования принадлежащего ему товарного знака.

Вместе с тем, материалами дела подтверждается наличие у истца исключительного права в отношении товарного знака по свидетельству № 575499, а также факт использования указанного товарного знака ответчиком. 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

При этом, вопреки мнению ответчика, право использования товарного знака по договору поставки не переходит. В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется правообладателем (лицензиаром) другой стороне (лицензиату) по лицензионному договору. Иного подхода действующее законодательство РФ не содержит.

Истец своего согласия относительно использования ответчиком товарного знака по свидетельству № 575499 не давал, лицензионный договор между истцом и ответчиком не заключался. Доказательств, подтверждающих иное, в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлено.

Возражение ответчика об исчерпании исключительного права (ст. 1487 ГК РФ) также подлежит отклонению, поскольку не находит своего подтверждения в силу следующего. 

Согласно ст. 1487 ГК РФ принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. Другими словами, исчерпание права происходит только в отношении конкретных товаров, которые были маркированы товарным знаком правообладателя и были введены им в гражданский оборот или с его согласия.

Вместе с тем, ответчиком допущено нарушение в виде незаконного использования товарного знака на интернет-сайте путем предложения к продаже товаров, которые ответчиком не приобретались.

Кроме того, ответчик указывает, что им заключены договоры поставки с ООО «ВсеИнструменты.ру» и ООО «А.П.Р.», однако доказательств приобретения товара, который был введен в гражданский оборот истцом или с его согласия, ответчик не приводит. 

Возражения ответчика основаны на ст. 1487 ГК РФ, для применения которой ответчик должен доказать факт приобретения им оригинального товара, который маркирован товарным знаком истца, и введение товара в гражданский оборот истцом или с его согласия. Данные обстоятельства могут быть подтверждены первичными бухгалтерскими документами (товарные накладные, универсальные передаточные документы и т.д.), однако ответчик не ссылается ни на наличие таких доказательств, ни на сам факт приобретения товаров, которые предлагались к продаже на интернет-сайте https://www.chipdip.ru/.

Вместе с тем  истцом в обоснование размера требований, заявленных на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, представлен Лицензионный договор №1 от 11.11.2021, по условиям которых лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование товарных знаков №№573245, 575498, 575499.

Согласно п.3.2 Договора, вознаграждение за использование состоит из паушального взноса в размере 1 000 000 руб. и ежемесячных платежей в размере 75 000 руб.

При этом, истец указывает, что им было учтено, что в указанном лицензионном договоре передается право использования трех товарных знаков.

При этом, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ величины.

 При этом суд при определении размера должен учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения. Таким образом, учитывая изложенное, а также нормы статьи 1301 ГК РФ, что с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из указанного,  суд считает возможным положить в основу расчета ежемесячный платеж в размере 75 000 руб.*7 месяцев использования*2= 350 000 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению   частично.

При распределении  расходов по госпошлине  и издержек, суд исходит из того, что   неимущественное требование  исполнено  добровольно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части запрета. Производство в этой части прекратить  .

Взыскать с акционерному обществу "ЧИП И ДИП" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СТАМО ТУЛС" (ОГРН: 

<

***>) 350 000 руб. компенсации, 13 975 руб. в возмещение расходов по госпошлине , 8 255 руб.  в возмещение издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                  А.В.Мищенко