СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город  Томск                                                                                       Дело № А45-32260/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июня 2021 года 

Полный текст постановления изготовлен 01 июля 2021 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего                                  Бородулиной И.И., 

судей                                                                  Кривошеиной С.В.,

                  ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мельниковой М.Л. с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы «Картотека арбитражных дел»  рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Трейд Милк» (№07АП-4762/2021) на решение от 29.03.2021 Арбитражного суда Новосибирской области  по делу № А45-32260/2020 (судья Лузарева И.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Трейд Милк», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***> к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирское масло», р.п. Краснообск, ИНН: 

<

***> Новосибирск о взыскании компенсации в размере 856 167 рублей 00 копеек,

третьи лица: 1) общество с ограниченной ответственностью «Престиж», ИНН: 

<

***>, 

<

...>) общество с ограниченной ответственностью «Биовеста Торг», ИНН: 

<

***>, г. Новосибирск 

В онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» в судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Сибирское масло»: ФИО2 по доверенности от 07.12.2020 (до 31.12.2021).

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Трейд Милк» (далее - ООО «Трейд Милк») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирское масло» (далее - ООО «Сибирское масло»), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании компенсации в сумме 828 951 рублей 00 копеек за нарушение исключительного права на товарный знак. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общества с ограниченной ответственностью «Престиж (далее - ООО «Престиж») и «Био-веста Торг» (далее – ООО «Био-веста Торг»). 

Решением от 29.03.2021 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе ООО «Трейд Милк» просит состоявшийся судебный акт отменить, принять новое решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что в обжалуемом судебном акте не указано в чем именно выражалось намерение ООО «Трейд Милк» причинить вред ООО «Сибирское масло» при реализации первым принадлежащих ему исключительных прав на товарный знак, а также какими действиями выразилось недобросовестное использование истцом по отношению к ответчику исключительных прав на товарный знак.

То обстоятельство, что истец в лице своего директора ФИО3 знал о том, что продукция в упаковке, на которой содержится спорное обозначение, поставлялось в ООО «Ашан» с 04.04.2019, не может служить достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Именно ООО «Сибирское масло», а не ООО «Престиж» осуществляло конечную переработку масложировой продукции, в результате которой появлялся товар, имеющий новое наименование и характеристики, отличные от исходного (монолита масла). Непосредственно в торговый оборот данная продукция вводилась ООО «Престиж» на основании договора поставки от 21.05.2014 № 05-14 между ООО «Престиж» и ООО «Био-веста Торг». Наличие каких-либо правоотношений между ООО «Био-веста Торг» либо ООО «Трейд Милк» и ООО «Сибирское масло» материалами дела не установлено.

ООО «Престиж» самостоятельно, без согласования с правообладателем, привлекло ООО «Сибирское масло» к конечной переработке монолита масла, в результате  появлялся новый товар - масло сливочное в брикете с обозначением «Молочное озеро». О своей неосведомленности либо о том, что истец скрывал факт регистрации товарного знака, ООО «Престиж» не указывало.

Истец не оспаривает того факта, что он согласовывал с ООО «Престиж» макет упаковки. При этом считает, что согласование макета нельзя интерпретировать как согласие на предоставление ООО «Сибирское масло» права использования зарегистрированного товарного знака в процессе конечной переработки масложировой продукции, результатом которой было появление товара - масло сливочное в брикете с обозначением «Молочное озеро».

В отзыве на апелляционную жалобу, представленном в порядке статьи 262 АПК РФ, ООО «Сибирское масло» с доводами апелляционной жалобы не соглашается, просит решение суд первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные в порядке статьи 123 АПК РФ, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. 

 Суд апелляционной  инстанции в порядке части 6 статьи 121, частей 1, 3 и 5 статьи 156, части  1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей истца и третьих лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как установлено судом из материалов дела, ООО «Трейд Милк» обладает исключительным правом на товарный знак «Молочное озеро», что подтверждается решением о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) заявка от 12.02.2018 № 2018705121. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ (Международный классификатор товаров и услуг). В соответствии с МКТУ в группу товаров 29 класса включены: мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке: желе, варенье, компоты; яйца: молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 

06.07.2020 в гипермаркете Ашан (

<

...>), 28.07.2020 в гипермаркете Ашан Сити (

<

...>) был приобретен товар, имевший на упаковке следующую информацию: масло сливочное крестьянское с массовой долей жира 72,5 %, масса нетто 180 г, производитель: ООО «СИБИРСКОЕ МАСЛО», 630501, Россия, Новосибирская обл.. Новосибирский р-он, пос. Краснообск, СФНЦА РАН, изготовлено по заказу ООО «Трейд Милк». 

На упаковке данного продукта имелась маркировка «Молочное Озеро». 

Полагая, что данное словесное обозначение тождественно товарному знаку, правообладателем которого является ООО «Трейд Милк», истец указывает на неправомерное использование товарного знака ответчиком. 

По утверждению истца, ООО «Трейд Милк» не состоит и никогда не состояло с ООО «Сибирское масло» в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования товарного знака, следовательно, действия ответчика нарушили права и законные интересы истца. 

Товары с незаконным использованием товарного знака были поставлены в ООО «Ашан» ООО «Био-веста Торг» в рамках договора поставки от 01.07.2012 № HI 1444. 

06.07.2020  ООО «Трейд Милк» направило в адрес ООО «Сибирское масло» претензию. 

В установленный срок мер к урегулированию спора со стороны ООО «Сибирское масло» предпринято не было, что послужило для истца основанием к обращению в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что товары, на которых был изображен товарный знак истца,  введены в гражданский оборот, в сущности, самим истцом и с его согласия.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В апелляционной жалобе истец указывает, что в оспариваемом судебном акте не указано, в чем именно выразилось недобросовестное поведение истца, то обстоятельство, что истец в лице директора ФИО3 знал о том, что продукция в упаковке, на которой содержится спорное обозначение, поставлялось в ООО «Ашан» с 04.04.2019 не может служить достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

При подаче искового заявления истец скрыл следующие факты:

-единственным участником, учредителем и директором ООО «ТрейдМилк» и ООО «Био-Веста Торг» является ФИО3. Данные юридические лица являются аффилированными и взаимозависимыми.

-с целью скрыть аффилированность организаций истцом представлено доказательство в виде сопроводительного письма общества «Био-веста Торг» от 05.11.2020 за подписью менеджера отдела продаж ФИО4, а не за подписью директора ООО «Био-веста Торг» ФИО3, доверенность на менеджера от ООО «Био-веста Торг» не представлена;

-ФИО3 знал о том, что продукция в упаковке, на которой содержится спорное обозначение, поставлялось в ООО «Ашан» и реализовывалось сетью гипермаркетов как минимум с 04.04.2019, а не с 06.07.2020, как было изначально указано в исковом заявлении.

Как верно указал суд первой инстанции, аффилированность между ООО «ТрейдМилк» и ООО «БиоВеста Торг» сокрыта истцом умышленно, поскольку продукция, на которой содержится спорное обозначение, поставлялась с ведома и с согласия директора правообладателя ФИО3

Недобросовестное поведение истца служит способом для получения необоснованных преимуществ путем предъявления материальных требований о взыскании компенсации с ответчика.

Таким образом, наличие в действиях истца признаков недобросовестного поведения и злоупотребления правом может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований (Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2021 № 309-ЭС20-22423 по делу № А60-65079/2019, определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.11.2020 по делу № 88-16263/2020).

Истец не представил пояснений, на основании чего им было принято решение направить запрос (через своего адвоката) в ООО «Био-веста Торг», тогда как ООО «Трейд Милк» в лице директора ФИО3 должно быть достоверно о том, что в сеть гипермаркетов «Ашан» конкретная масложировая продукция с маркировкой «Молочное озеро» поставляется ОООО «Био-веста Торг» в лице того же ФИО3, являющегося директором и этого юридического лица.

Аффилированность между ООО «ТрейдМилк» и ООО «Биовеста Торг» сокрыта истцом умышленно как обстоятельство, имеющее существенное значение для дела, так как аффилированность указанных лиц исключает возможность использования товарного знака на упаковке продукции, поставляемой в ООО «Ашан» помимо воли правообладателя, поскольку указанная продукция поставлена в сеть гипермаркетов Ашан с ведома и с согласия директора правообладателя ФИО3

Истец в апелляционной жалобе ссылается, на тот факт, что именноООО «Сибирское масло», а не ООО «Престиж» осуществляло конечную переработку масложировой продукции, в результате которой появился товар, имеющий новое наименование и характеристики, отличные от исходного (монолитного масла).

21.05.2014 между ООО «Престиж» и ООО «Био-веста Торг» заключен договор поставки товара № 05-14.

17.10.2020 между ООО «Престиж» и ООО «ТрейдМилк» заключен договор поставки товара № 10-16.

Масложировая продукция по указным договорам должна была поставляться в потребительской упаковке.

В целях исполнения обязательств по вышеуказанным договорам между ООО «Сибирское масло» и ООО «Престиж» заключен договор от 03.06.2019 № 22 на оказание услуг по фасовке давальческой масложировой продукции.

Из пункта 2.1. договора от 03.06.2019 следует, что обязанность по поставке упаковочного материала (в том числе фольги и этикеток) лежит на ООО «Престиж».

Таким образом, ООО «Сибирское масло» не изготавливало ни сам товар (масло), реализуемый в сети гипермаркетов «Ашан», ни его упаковку, лишь фасовало товар в упаковку, представленную ООО «Престиж».

Истец в апелляционной жалобе подтверждает тот факт, что он согласовывал с ООО «Престиж» макет упаковки товара.

Указывая в жалобе, что согласование макета нельзя интерпретировать как предоставленное согласие, апеллянт не указывает целей согласования макета упаковки товара между поставщиком и покупателем. Ответчик считает, что такая цель заключается именно в том, чтобы покупателю (ООО «Био-веста Торг» и ООО «ТрейдМилк») продукция поставлялась именно в согласованном макете.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что общество не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Продукцию, с нанесенным изображением товарного знака, в торговый оборот (путем поставки ООО «Био-веста Торг» в ООО «Ашан») ввел ФИО3, который является директором и ООО «ТрейдМилк», и ООО «Био-веста Торг», то есть истец в лице своего руководителя не мог не знать о реализации сетевыми магазинами (а, соответственно, и об изготовлении, о перевозке и о прочих сопутствующих розничной продаже мероприятиях) товара, на котором содержится изображение схожее до степени смешения с товарным знаком.

Как верно указано судом первой инстанции, действия директора ФИО3 в данном случае необходимо расценивать как легитимизацию, то есть одобрение введения в оборот (в том числе изготовление упаковки, изготовление товара, его фасовка, хранение, перевозка и пр.) товара, на упаковку которого нанесено изображение, по мнению заявителя, схожее с товарным знаком ООО «ТрейдМилк» до степени смешения.

Упаковки товара, на которых был изображен товарный знак истца, введены в гражданский оборот в сущности самим истцом и с его согласия. Следовательно, истец не доказал, что ответчик ввел в гражданский оборот товары с изображённым на них товарным знаком ООО «ТрейдМилк».

В апелляционной жалобе истец подтверждает тот факт, что он согласовывает с ООО «Престиж» макет упаковки, но при этом считает, что согласование макета нельзя интерпретировать как согласие.

Как уже указано выше, ООО «ТрейдМилк» и ООО «Био-веста Торг» являются аффилированными и взаимозависимыми лицами. Указанные организации аффилированы через своего директора, учредителя и единственного участника - ФИО3

Как следует из представленных истцом универсальных передаточных документов, подтверждающих поставку продукции ООО «Био-веста Торг» в ООО «Ашан», указанные документы от имени поставщика  подписаны директором ФИО3

Таким образом, очевидно, что ООО «ТрейдМилк» (в лице своего директора ФИО3) обладало информацией о поставке контрафактного товара в «Ашан». ООО «ТрейдМилк» было известно о том, в какой конкретно упаковке поставлялся товар, что на этой упаковке было изображено и так далее, что можно трактовать как согласие на использование товарного знака со стороны правообладателя.

В силу нормы статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

С учетом изложенного очевидно, что товары, на которых был изображен товарный знак истца, введены в гражданский оборот, в сущности, самим истцом и с его согласия.

Истцом не доказано, что ответчик или какое-либо иное лицо ввело в гражданский оборот товары с изображенным на них товарным знаком ООО «ТрейдМилк».

Указание истца на то, что он узнал о поставке товара в сеть гипермаркетов «Ашан» только 06.07.2020, не соответствует действительности, так как заявки, направленные представителем ООО «ТрейдМилк» и ООО «Био-веста Торг» в ООО «Престиж» датированы значительно более ранней датой (например, 30.09.2019); в заявках имеется указание на магазин, в который будет поставляться товар – Ашан.

В одной заявке (приложение № 13 к отзыву на иск от 28.12.2020) содержался заказ для ООО «ТрейдМилк» и для ООО «Био-веста Торг». В каждой заявке указывалось, в какой упаковке должен быть товар. Например, «ФИО5 Крестьянсоке МО 72,5% ф. 50шт» для ООО «ТрейдМилк» означало, что для этого заказчика нужно было представить определенное количество пачек масла растительно-сливочного жирностью 72,5% в упаковке «Молочное озеро».

После выполнения заказа ООО «Престиж» передавало готовый к розничной продаже товар заказчикам по универсальным передаточным документам (приложения №№ 14, 15 к отзыву на иск от 28.12.2020), в которых также расшифровывалось то, в какой упаковке поставлен товар, например, «Спред «Молочное Озеро», раст.-сл. 72,5%, 180г, фольга».

Исходя из представленных истцом доказательств (универсальный передаточный акт от 06.06.2019 № 434  – приложение № 30 к иску), ООО «Биовеста Торг» полученный от ООО «Престиж» товар поставляло в гипермаркет Ашан.

Указанные обстоятельства также указывают на осведомленность истца о поставке масла в упаковке «Молочное Озеро» в сеть гипермаркетов Ашан, а также об изготовлении такой упаковки для масложировой продукции.

Таким образом, очевидно, что общество «ТрейдМилк» в лице своего директора ФИО3 обладало информацией о поставке спорного товара в розничную сеть, в том числе о том, в какой конкретно упаковке поставлялся товар, что на этой упаковке было изображено и так далее, что можно трактовать как согласие на использование товарного знака со стороны правообладателя. 

В силу нормы статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

С учетом изложенного очевидно, что товары, на которых был изображен товарный знак истца, введены в гражданский оборот, в сущности, самим истцом и с его согласия.

Истцом не доказано, что ответчик ввел в гражданский оборот товары с изображенным на них товарным знаком ООО «Трейд Милк».

Истцом не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Принятое арбитражным судом первой инстанции решение, является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционных жалоб, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 29.03.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-32260/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Трейд Милк» - без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области. 

Председательствующий:                                                             И.И. Бородулина

Судьи:                                                                                           С.В. Кривошеина

                                                                                                       ФИО1