АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-14915/2021

г. Новосибирск

25 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 25 августа 2022 года.

Арбитражный суд в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Краснодар (ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Бердские общественные бани», г. Бердск Новосибирской области (ИНН 

<

***>),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (ОГРН 

<

***>),

о прекращении незаконного использования товарного знака, взыскании компенсации в размере 40 800 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца (онлайн): ФИО3, доверенность от 19.02.2021, диплом, паспорт; ФИО4, доверенность от 19.02.2021, диплом, паспорт;

ответчика: ФИО5, доверенность от 12.04.2022, паспорт;

третьего лица: ФИО5, доверенность от 27.07.2021, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее по тексту – истец, ИП ФИО2) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ответчик), с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>), со следующими требованиями:

1. Обязать ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани».

2. Обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02 мая 2018 года по 02 июня 2021 года в размере 38 063 939 рублей 40 копеек.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани», прекратить незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «Алексеевские бани» по свидетельству Российской Федерации № 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие, с ответчика в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 351059 за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 65 518 рублей 20 копеек, а также 12 344 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 решение от 30.09.2021 Арбитражного суда Новосибирской области оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Западно - Сибирского округа от 25.04.2022 решение Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 отменены, дело № А45-14915/2021 направлено на новое рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.

Отменяя решение Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021, суд кассационной инстанции указал на необходимость надлежащего исследования и оценки доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе относительно верного применения способа расчета компенсации и определения ее размера.

При этом, Арбитражный суд Западно - Сибирского округа сделал указание на то, что принимая решение по делу № А45-14915/2021, суд первой инстанции в нарушение норм материального и процессуального права самостоятельно изменил способ расчета суммы компенсации. Так, истцом было заявлено о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком, тем временем суд первой инстанции при определении суммы компенсации исходил из контррасчета, представленного ответчиком, основанного на заключении специалиста от 19.07.2021, согласно которому в расчет берется рыночный размер стоимости права использования товарного знака истца, который при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака, что составляет 3,3 % от выручки.

При новом рассмотрении истец поддержал уточненные исковые требования и просил:

1. Обязать ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани».

2. Обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02 мая 2018 года по 02 июня 2021 года в размере 38 063 939 рублей 40 копеек.

В связи со сменой 07.04.2022 наименования ответчика на общество с ограниченной ответственностью «Бердские общественные бани» 31.05.2022 в судебном заседании истцом был заявлен отказ от исковых требований в части обязания ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани».

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 01.06.2022 отказ истца от данного требования судом принят, производство по делу в указанной части было прекращено.

08.08.2022 истцом было заявлено об уточнении исковых требований, просит: 

- взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02 мая 2018 года по 19 июля 2021 года в размере 39 454 287 рублей 88 копеек;

- обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения судом приняты.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в уточненном виде в части взыскания компенсации в размере 39 454 287 рублей 88 копеек за период с 02 мая 2018 года по 19 июля 2021 года, в части обязания прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун заявил отказ от иска.

Ответчик в судебном заседании и представленных отзывах на исковое заявление исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении, ходатайствовал о снижении размера компенсации до суммы, которая не превысит 80 000 рублей. 

Третье лицо в судебном заседании и представленном отзыве на исковое заявление поддержало позицию ответчика, просило отказать в удовлетворении исковых требований.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Часть 2 статьи 49 Кодекса предусматривает, что истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд, исходя из обстоятельств дела, считает, что распорядительные действия истцов, выразившиеся в отказе от иска, не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Учитывая, что отказ от иска в части обязания прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун не противоречит закону и не нарушает права других лиц, заявленный отказ подлежит принятию, производство по делу в указанной части прекращению в порядке статьи 150 (пункт 4 части 1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «Алексеевские бани» по свидетельству № 351059, зарегистрированном на основании заявки № 2007704439, дата регистрации 23.05.2008, дата приоритета 19.02.2007, в отношении услуг 44 класса МКТУ: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

Истцом выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

Как указывает истец, предоставление услуг, с нарушением исключительных прав истца, ответчик осуществляет следующими способами:

1. Путем присвоения юридическим лицом фирменного наименования, тождественного товарному знаку по свидетельству № 351059 и последующего выступления в гражданском обороте при оказании услуг бани общественные, бани турецкие, и однородных им услуг саун, под новым фирменным наименованием, произвольная часть которого тождественна товарному знаку истца;

2. Путем использования ответчиком словесного обозначения «Алесеевские бани», тождественного товарному знаку по свидетельству №351059 в сети «Интернет» на своем сайте, размещенном по адресу sibbani.ru;

3. Путем использования ответчиком словесного обозначения «Алексеевские бани», тождественного товарному знаку по свидетельству №351059 на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот.

В качестве доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, истец ссылается на:

- нотариальный протокол осмотра доказательств № 23АВ1216906 от 22.02.2021, за подписью ФИО6, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО7, а именно осмотром официального сайта ответчика https://sibbani.ru/, с осмотром страниц сайта https://sibbani.ru/akadem/, https://sibbani.ru/berdsk, https://sibbani.ru/obshhestvennye-bani-v-berdske; 

- фотоматериалы: фотографией таблички «План эвакуации», фотографиями помещения бани, фотографиями меню «Алексеевские бани»,  фотографией кассового чека № 1 от 26.02.2021, продажа № 12497, смена №634, на сумму 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

При обнаружении нарушения своих исключительных прав на товарный знак №351059 истец 24.03.2021 направил ответчику претензионное письмо (почтовое отправление № 35002055109765), в котором в целях досудебного урегулирования спора предлагал незамедлительно прекратить незаконное использование товарного знака истца, прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие, под фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани» и выплатить истцу компенсацию за незаконное использование в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие, рассчитанную по состоянию на март 2021 года, в размере 40 800 000 (сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца об оплате задолженности послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02 мая 2018 года по 19 июля 2021 года в размере 39 454 287 рублей 88 копеек.

Рассмотрев заявленные исковые требования, проанализировав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о правомерности заявленных исковых требований в части, при этом исходит из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки отнесены к приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «Алексеевские бани» по свидетельству № 351059, зарегистрированном на основании заявки № 2007704439, дата регистрации 23.05.2008, дата приоритета 19.02.2007, в отношении услуг 44 класса МКТУ: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

В обоснование обстоятельств совершения ответчиком нарушения исключительных прав истца на вышеуказанный товарный знак, истец ссылается на нотариальный протокол осмотра доказательств № 23АВ1216906 от 22.02.2021, за подписью ФИО6, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО7, фотоматериалы: фотографию таблички «План эвакуации», фотографии помещения бани, фотографии меню «Алексеевские бани», фотографией кассового чека № 1 от 26.02.2021, продажа № 12497, смена №634, на сумму 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Возражая в отношении удовлетворения заявленных исковых требований, ответчик ссылается на нижеследующие обстоятельства.

Коммерческое обозначение «Алексеевские бани» используется для номеров саун и общественных бань в г. Новосибирске (Советский район) и в г. Бердск, данное коммерческое обозначение фактически непрерывно используется с 2006 года, о чем достоверно было  известно истцу еще до подачи настоящего искового заявления в суд.

Третье лицо в настоящем споре - ООО «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>), расположенное: 630055, 

<

...>, было зарегистрировано 14.07.2006, т.е. до приоритета истца на товарный знак № 351059, и указанное юридическое лицо с 2006 года оказывало услуги саун в г. Новосибирске.

Ответчик, является лицом аффилированным по отношению к третьему лиц в понимании ст.53.2 ГК РФ, ввиду того, что учредителем третьего лица с 14.07.2006 является ФИО8 (с долей 70% в уставном капитале), а учредителем ответчика с 18.12.2015 (с 100% долей в уставном капитале) является ФИО9 (супруга), при этом единоличным исполнительным органом в обоих юридических лицах является ФИО10 и ответчик использует общий с третьим лицом сайт - https://sibbani.ru/, администратором домена которого является с 16.08.2006 ФИО8.

Уже в ноябре 2006 года на сайте http://sibbani.ru/ в городе Новосибирске оказывались услуги саун под коммерческим обозначением «Алексеевские бани», что подтверждается сервисом: http://web.archive.org/web/20061109110434/http://sibbani.ru/, данный сервис признается допустимым доказательством при  рассмотрении споров в ФИПС.

Третье лицо - ООО «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>), 11.01.2016 подавало возражение против предоставления правовой охраны по свидетельству № 351059 и ИП ФИО2 (истец) знакомилась с данными материалами и предоставляла свой отзыв в Федеральный институт промышленной собственности (далее также – ФИПС).

В своем возражении в ФИПС ИП ФИО2 указала следующее: 

«Также считаю, что имеется существенная разница в виде предоставляемых заявителем и правообладателем услуг.

Так, согласно Устава ООО «Алексеевские бани» от 03.06.2006 года предметом деятельности общества является бытовое обслуживание населения, в т.ч. открытие и эксплуатация саун.

Согласно же свидетельства на товарный знак № 351059, товарный знак зарегистрирован в отношении класса МКТУ 44 в части услуг - бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование».

После ситуации с оценкой доводов ООО «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>) для отмены охраны товарного знака № 351059 и сохранением Федеральным институтом промышленной собственности за истцом охраны товарного знака № 351059 в классе 44 МКТУ (в части услуг: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование), истец более не проводил переговоры вплоть до подачи настоящего иска ни с ООО «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>), ни с ООО «Алексеевские бани» (ОГРН 

<

***>), которые полагали, что деятельность саун не входит в сферу интересов истца.

Таким образом, третье лицо и ответчик руководствовались правой позицией истца, которую тот заявил в своем отзыве на возражение в Роспатент от 16.02.2016 и которое он отправил в адрес третьего лица, о чем представил в Роспатент опись и квитанцию, данная позиция истца была полостью отражена в Решении Роспатента от 19.04.2016, тем самым ответчик фактически с начала своей деятельности по оказанию услуг саун положился на данную юридическую ситуацию.

Как указывает ответчик, с 2016 года по 2021 год ответчик оказывал услуги только «саун», в 5-ти номерах в г. Бердске, а с января  2021 года к ним добавилась также «общественная Баня» в г. Бердске. 

Судом в судебном заседании 08.09.2021 по ходатайству истца обозревался сайт https://sibbani.ru/, который использует ответчик в своей деятельности. В ходе осмотра сайта судом установлено, что на указанном сайте предлагаются услуги «бани общественные», «бани турецкие» (хамам).

Каких-либо доказательств, подтверждающих, что указанные услуги предлагались ответчиком до 2021 года в материалы дела не представлено.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт ведения ответчиком деятельности по оказанию услуг «бани общественные», «бани турецкие» (хамам) с января 2021 года под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани».

По смыслу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие правообладателя товарного знака на его использование другим лицом должно быть выражено явно и недвусмысленно. Право на использование результата исключительной деятельности может быть предоставлено правообладателем другим лицам путем заключения лицензионного договора (статьи 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Истец не давал ответчику своего разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака «Алексеевские бани», зарегистрированного по свидетельству № 351059. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака между истцом и ответчиком не заключался. Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Поскольку товарный знак «Алексеевские бани», зарегистрированный по свидетельству № 351059, имеет правовую охрану в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование, требования истца об обязании ответчика прекратить осуществлять деятельность в части оказания услуг: бани общественные, бани турецкие под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью «Алексеевские бани»; об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком «Алексеевские бани», по свидетельству №351059, в части оказания услуг: бани общественные, бани турецкие, являются обоснованными, в связи с чем, подлежат удовлетворению.

Факт того, что истец не оказывает услуги «общественные бани» при осуществлении им своей деятельности, в настоящем случае правового значения не имеет, поскольку оспаривание товарного знака предметом настоящего спора не является. 

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 не только в отношении услуг «бани общественные», «бани турецкие», но и однородных им услуг «саун».

Возражая в отношении удовлетворения исковых требований в заявленной части, ответчик указывает на то, что услуги «саун» не включены в перечень услуг, на которые распространяется правовая охрана товарного знака истца, в связи с чем, правовые основания предъявлять по ним требования к ответчику отсутствуют.

Апеллируя доводам ответчика, истец ссылается на то, что услуги «саун», оказываемые ответчиком и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а именно: «бани общественные»; «бани турецкие», являются однородными, в связи с чем, требования в отношении «саун» им заявлены правомерно.

Проанализировав в совокупности доводы истца и ответчика, суд полагает возможным признать обоснованными доводы ответчика в отношении услуг «саун», при этом исходит из нижеследующего.

Как установлено судом, принадлежащий истцу товарный знак №351059 «Алексеевские бани», зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: а именно: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

В 44 классе МКТУ имеется такая услуга как «сауны», но она не включена в охрану товарного знака по свидетельству № 351059 у истца.

В судебном заседании на вопрос суда истец пояснил, что изменения в свидетельство на товарный знак не вносились, перечень услуг в части услуги «сауны» истцом не уточнялся, не расширялся, однако услуги «саун» оказывались истцом с 2016 года. 

В подтверждение факта оказания истцом услуг «саун», в судебном заседании по ходатайству истца обозревался сайт истца, на котором предлагаются указанные услуги по состоянию на сентябрь 2021 года.

Между тем, каких-либо иных доказательств, подтверждающих факт оказания истцом услуг «саун», равно как и доказательств, подтверждающих довод истца об оказании им услуг «саун» именно с 2016 года, в материалы дела не представлено.  

Представленный истцом в материалы дела скриншот сайта, принадлежащего истцу, согласно которому истец оказывал услуги саун по состоянию на 15.10.2016, не может служить в настоящем случае доказательством оказания  истцом услуг «саун», учитывая отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих ведение реальной деятельности по оказанию таких услуг (чеки, бухгалтерские документы и т.д.), а также пояснения истца, представленные в 2016 году в Палату по патентным спорам, на возражения третьего лица по защите товарного знака.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак только в части тех услуг, которым предоставлена охрана в рамках класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, поскольку услуги «саун» не включены в услуги, на которые распространяется правовая охрана по товарному знаку истца, суд не усматривает правовых оснований для предъявления по ним требований к ответчику, в связи с чем, требования истца в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 351059 в отношении услуг «саун» являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

В представленном отзыве на исковое заявление ответчик указал на злоупотребление истцом своим правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Учитывая возражения истца в Роспатенте, где истец ссылался на то, что он не оказывает услуги «саун», в связи с чем, третьему лицу было отказано в отмене охраны товарного знака № 351059, учитывая также отсутствие в материалах дела доказательств предоставления истцом указанных услуг в настоящее время, за исключением осмотра сайта истца, суд усматривает в действиях истца признаки злоупотребления правом, учитывая также тот факт, что истец не мог не знать о том, что третье лицо ведет деятельность в области оказания услуг «саун», и до 2021 года с требованиями ни к ответчику, ни к третьему лицу не обращался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения. 

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены обычно заключаемых им лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. 

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12 указывал, что выработанные им в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. 

Как следует из искового заявления, при определении суммы компенсации в размере 39 454 287 рублей 88 копеек, истец исходил из двукратной выручки ответчика, полученной последним от оказания банных услуг с незаконным использованием товарного знака истца за период с 02 мая 2018 года по 19 июля 2021 года, уточненный истцом с учетом заявления ответчика о применении срока исковой давности.

Согласно данным бухгалтерской отчётности, представленным ответчиком, выручка ответчика за период с 10.01.2021 по 19.07.2021 от деятельности общественной бани составила 2 180 000 рублей. 

Таким образом, двойная стоимость товаров и услуг в настоящем случае составляет 4 360 000 рублей

В представленном отзыве на исковое заявление ответчиком было заявлено о снижении размера компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины до суммы, которая не превысит80 000 рублей.

Из справки ответчика № 5 от 16.08.2021 следует, что за период с 01.01.2021 по 19.07.2021 (200 дней) выручка ответчика от оказания услуг общественных бань составила 2 180 000 рублей. 

Таким образом, двукратный размер стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, составляет 4 360 000 рублей (2 180 000Х2).

Принимая во внимание, что ответчик не опровергает факт оказания услуг до 19.07.2021 и представил самостоятельный расчет дохода от деятельности общественной бани за период  с 10.01.2021 по 19.07.2021 в размере 2 180 000 рублей, учитывая отсутствие грубого характера допущенного нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, период нарушения – с 01.01.2021 по 19.07.2021 (6 месяцев), факт изменения наименования ответчика,  тот факт, что заявленная компенсация в размере 4360000 значительно превышает величину возможных убытков истца, а также отсутствие доказательств несения истцом убытков, суд полагает возможным удовлетворить требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству № 351059, исходя из однократного размера стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца.

Как следует из текста постановления Конституционного суда Российской Федерации от 24.07.2020 №40-П, п.п.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ признан не соответствующим Конституции Российской Федерации частично в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В мотивировочной части указанного постановления указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, в частности доказанность факта ведения ответчиком предпринимательской деятельности, а также то, что исчисленный размер компенсации 4 360 000 рублей, суд считает возможным снизить размер компенсации до 2 180 000 рублей. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, период нарушения – с 01.01.2021 по 19.07.2021 (6 месяцев), факт изменения наименования ответчика, многократное превышает величины возможных убытков правообладателя, суд приходит к выводу о необходимости взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству №351059 за период с 01.01.2021 по 19.07.2021 в размере 2180000 рублей.

В удовлетворении остальной части иска следует отказать. 

Вынося решение по настоящему делу, суд учитывает факт перечисления ответчиком истцу во исполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 по делу № А45-14915/2021 следующих денежных сумм:

- 24.02.2022 – 12 344 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 194;

- 04.04.2022 – 65 518 рублей 20 копеек компенсации за использование товарного знака в размере, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 345.

Истец факт получения указанных денежных средств от ответчика не отрицал, что подтверждается пояснениями, содержащимися в заявлении об изменении размера исковых требований от 08.08.2022.

Между тем, учитывая, что денежные средства на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 по делу № А45-14915/2021 были перечислены ответчиком истцу в добровольном порядке, а впоследствии указанное решение было отменено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022, ответчик вправе обратиться в суд в порядке статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с заявлением о повороте исполнения судебного акта, в связи с чем, размер перечисленных денежных средств в адрес истца не вычитается судом из суммы удовлетворенных требований.

При этом выплаченные денежные суммы могут быть зачтены в счет исполнения решения суда. Вопрос о зачете выплаченных ответчиком денежных средств может быть разрешен в исполнительном производстве (определение ВС РФ № 78-КГ14-28 от 16.12.2014).

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

принять отказ истца от иска в части обязания ответчика прекратить незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «Алексеевские бани» по свидетельству №351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бердские общественные бани», г. Бердск Новосибирской области (ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г.Краснодар (ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 351059 за период с 01.01.2021 по 19.07.2021 в размере 2180000 рублей, а также 11032 рубля расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Вернуть истцу из федерального бюджета Российской Федерации 4200 рублей госпошлины. 

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Ю.Н. Голубева