Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-162620/23-51-1350

06 марта 2024 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 06 марта 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О. В. Козленковой, единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТОК» (ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР» (ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение по патенту РФ № 2264890 в размере 31 605 824 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 17 ноября 2023 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 27 октября 2023 года; ФИО4, по дов. № б/н от 27 октября 2023 года; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТОК» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОМПЛЕКС-ЦЕНТР» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение по патенту РФ № 2264890 в размере 31 605 824 руб.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истцу на основании договора об уступке патента (№ РД0068364 от 12.08.2010) принадлежат исключительные права на изобретение «ШПИНДЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО» по патенту РФ № 2264890, дата начала отсчета срока действия патента: 08.07.2004, опубликовано: 27.11.2005 Бюл. № 33.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 этой же статьи установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ФИО5, являясь генеральным директором истца до сентября 2020 года, для извлечения прибыли от изготовления и продажи контрафактных колесорасточных станков, совместно с ФИО6 организовали контрафактное производство указанных станков с использованием шпинельного устройства, которое является идентичным зарегистрированному изобретению по патенту № 2264890.

В ходе проведенного служебного расследования было установлено, что ответчик использует в своей деятельности шпиндельное устройство, правообладателем которого является истец.

Установлено, что четыре станка были изготовлены и проданы в адрес юридических лиц, кроме того, еще два станка изготавливались в период 2020-2021 годов.

При изготовлении и продаже станков КРС необходимо покупателям предоставлять техническую и проектную документацию на станок, в связи с чем ответчик совместно с ООО «Инженерная компания Комплекс-Центр Росток» (где генеральным директором являлся ФИО6) произвели копирование проектной документации запатентованного шпиндельного устройства и предоставляли данную документацию, как новую к изготовленным станкам.

Длительное время истец не располагал сведениями о производстве контрафактных станков, в связи с тем, что генеральным директором истца являлся ФИО5, что соответственно, влияло на предоставление информации о ходе хозяйственной деятельности учредителям общества.

В период конец 2020 - 2021 года, в связи с производством контрафактного оборудования произошло падение выручки истца, в связи с чем были предприняты действия по установлению причин такого падения со стороны учредителя общества ФИО7

В ходе служебного расследования было установлено, что, в связи с тем, что производство станков КРС является специфическим и круг покупателей данных станков достаточно узкий, ответчик при изготовлении и продаже контрафактных станков использовал клиентскую базу истца, направляя коммерческие предложения по изготовлению и продаже станка КРС 2793М по демпинговым ценам.

Далее ответчик в лице исполнительного директора ФИО5 заключал договоры на изготовление и продажу контрафактных станков, чем не вызывал сомнений у покупателей, так как до этого таким же образом действовал от имени истца.

Действия ФИО5, как исполнительного директора ответчика привели к введению потенциальных покупателей в заблуждение, а также в дальнейшем, к оттоку покупателей истца.

24 мая 2021 года генеральный директор истца ФИО7, установив, что происходит нарушение интеллектуальных прав истца по патенту № 2264890, а именно, незаконная сборка станков на производственных территориях ООО «УЗТС» (по адресу: 

<

...>), направил заявление руководителю СО по Засвияжскому району г. Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области о возбуждении уголовного дела по ст. 147 УК РФ.

30 июня 2021 года истец был признан потерпевшим по уголовному делу № 12102730004000109.

В рамках уголовного дела № 12102730004000109 установлено, что истцу причинен материальный ущерб.

ФИО5, являясь генеральным директором истца, для получения собственной выгоды совместно с ФИО6 организовали производство контрафактных колесорасточных станков, используя в них шпиндельное устройство, правообладателем которого по патенту № 2264890 является истец.

Производство контрафактных станков происходило в рамках хозяйственной деятельности ответчика.

В рамках уголовного дела были проведены следственные мероприятия, которые доказали, что между ответчиком (в лице исполнительного директора ФИО5) и ООО «КАВАЗ», АО «ОМК Стальной путь», ВЧДР – Курган, ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш» были заключены договоры поставки, в соответствии с которыми ООО «НПК «Комплекс-Центр» изготовило и поставило специальные колесорасточные станки в количестве 4 штук. В соответствии с договорами поставки поставщик (ответчик) гарантировал чистоту оборудования, поставленного по договору, равно как и то, что поставка оборудования не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патентных прав, лицензионных прав.

В указанных компаниях шпиндельные устройства, а также техническая документация, представленные ответчиком, были изъяты в рамках следственных действий.

В ходе расследования была проведена технико-патентная судебная экспертиза № 022509 от 24.01.2022, где эксперты подтвердили, что в конструкции колесорасточного станка модели КРС «2793М», поставленного ответчиком в адрес ООО «КАВАЗ» используется изобретение – шпиндельное устройство, описанное в патенте № 2264890.

Кроме того, в результате допросов свидетелей установлено, что в конструкции станков модели КРС «2793М», поставленных ответчиком в адрес ВЧДР Курган, ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш» также используется изобретение – шпиндельное устройство, описанное в патенте № 2264890.

В рамках уголовного дела № 12202730004000109 была также проведена оценочная судебная экспертиза, которая установила рыночную стоимость шпиндельного устройства, используемого в станке для восстановления колесных пар подвижного вагонного состава АО «РЖД» КРС 2793М, изъятого 05.07.2021 в ходе осмотра места происшествия – помещения ООО «Канащский вагоноремонтный завод» (ООО «КАВАЗ»), в ценах по состоянию на 12.11.2020.

Рыночная стоимость шпиндельного устройства по состоянию цен на 12.11.2020 год составляет 3 161 433 руб. 60 коп. с НДС.

Истец для определения фактической стоимости шпиндельного устройства обратился в ООО «Многопрофильный деловой центр» (432017, 

<

...>) для проведения внесудебной экспертизы.

В результате проведенной экспертизы установлено, что стоимость шпиндельного устройства по патенту № 2264890 на 11.11.2022 составляет 3 950 728 руб. 81 коп.

Таким образом, по мнению истца, в рамках уголовного дела № 12102730004000109 установлено, что контрафактные станки, а также шпиндельные устройства изготовлялись и поставлялись в адрес покупателей со стороны ООО «НПК «Комплекс-Центр».

Истец считает, что документы, которыми установлены обстоятельства изготовления и продажи контрафактных шпиндельных устройств со стороны ответчика, являются подтверждающими нарушения интеллектуальных прав правообладателя - истца.

Поскольку истец не давал разрешения на использование патента кому-либо, также не заключал лицензионные соглашения по использованию указанного патента, действия ответчика по изготовлению, а также по продаже станков с использованием шпиндельного устройства (патент № 2264890) является незаконным, противоречит нормам действующего законодательства.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию исходя из двукратного размера стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. Соответственно, при стоимости шпиндельного устройства 3 950 728 руб. 81 коп. и обнаруженных нарушений в количестве 4 контрафактных станков, сумма компенсации составляет 31 605 830 руб. 48 копеек. (3950728*4*2=31 605 830).

Как указано в статье 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми нормами истец, исходя из предмета и оснований заявленного в рамках данного дела искового требования о взыскании компенсации, должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на изобретение и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик, в свою очередь, - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на изобретение.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В тексте искового заявления истец ссылается на положения части 4 статьи 69 АПК РФ, согласно которым, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Однако вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу истцом в материалы дела не представлен.

Фактически истец ссылается на материалы следственной проверки, которые не являются обязательными для арбитражного суда при рассмотрении дела в порядке арбитражного судопроизводства.

Ссылки истца на проведенные технико-патентную и оценочную судебные экспертизы являются необоснованными, поскольку в данном случае экспертизы проводились в рамках расследования уголовного дела, а не в ходе рассмотрения дела в суде.

Заключения эксперта № 022509 от 24.01.2022, № 0055/22 от 22.04.2022, подготовленные в рамках проведения следственных мероприятий по уголовному делу, в рамках рассмотрения настоящего дела не могут рассматриваться в качестве заключений эксперта применительно к положениям статьи 86 АПК РФ. Указанные заключения подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела исключительно как иные письменные доказательства, что не позволяет применять к ним требования законодательства о производстве экспертиз.

Суд разъяснил истцу, что в соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы. Если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются специальные знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).

В ответ на вопрос суда в ходе рассмотрения настоящего дела истец пояснил, что не заявляет ходатайства о назначении судебной патентно-технической экспертизы. Кроме того, проведение экспертизы в настоящее время невозможно ввиду уничтожения объекта экспертизы (шпиндельных устройств).

Как установлено судом, вышеуказанное уголовное дело № 12102730004000109 было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления.

Из представленных в материалы дела заключений экспертов № 022509 от 24.01.2022, № 0055/22 от 22.04.2022 следует, что предметом их исследования являлась только документация (конструкторская, техническая и иная, в том числе фотографии), что прямо указано на странице 9 заключения № 022509 («На основании изучения конструкторской и технической документации»), а не сами шпиндельные устройства.

В открытых реестрах ФИПС приведена следующая формула спорного изобретения: шпиндельное устройство для металлорежущих станков, например, горизонтально-расточных, с инструментальным шпинделем, размещенным в полом шпинделе, отличающееся тем, что инструментальный шпиндель выполнен в виде двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий инструмент, а на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом, причем наклонный паз выполнен на тяге, кинематически связанной с приводом ее осевого перемещения, а ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя.

В ходе рассмотрения настоящего дела истцу в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1358 ГК РФ необходимо было представить доказательства того, что продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения «ШПИНДЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО» № 2264890, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Однако таких доказательств истцом в материалы дела не представлено.

Конструкторская и иная документация, которая предоставлялась экспертам для проведения экспертиз в рамках расследования уголовного дела, не является в силу положений статьи 1225 ГК РФ результатом интеллектуальной деятельности, при этом о защите прав на секрет производства (статьи 1465 ГК РФ) истец требований не заявлял.

Кроме того, ни сам ответчик, ни его сотрудники не являлись участниками уголовного разбирательства. Виновность каких-либо лиц по уголовному делу № 12102730004000109 не устанавливалась, уголовное дело (и уголовное преследование) было прекращено.

Соответственно, при расследовании уголовного дела факт нарушения ответчиком исключительных прав истца установлен не был.

Фактически доводы истца, приведенные в тексте искового заявления, основаны на предположениях.

Доказательств того, что ответчик использует изобретение истца одним из способов, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, истец не представил.

Недоказанность истцом использования ответчиком изобретения истца является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При этом суд считает необходимым отметить, что изложенные в письменных объяснениях доводы ответчика относительно договора об уступке патента (№ РД0068364 от 12.08.2010) и его исполнения выходят за рамки настоящего спора. Доказательств того, что указанный договор был признан в установленном порядке недействительным, не представлено. В рамках указанного дела истец является не лицензиатом, а патентообладателем, согласно сведениям из Государственного реестра.

Кроме того, истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию исходя из двукратного размера стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 61 постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом произведен расчет компенсации исходя из стоимости шпиндельного устройства, а не исходя из стоимости права использования изобретения.

Документы, подтверждающие стоимость права использования изобретения, истцом в материалы настоящего дела не представлены.

На основании изложенного, суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на истца.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О. В. Козленкова