ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-50700/2019

Дело № А40-311941/18

г. Москва

15 октября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Н.И. Левченко, О.Г. Головкиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Солгар Инк. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 июля 2019 года по делу №А40-311941/2018, принятое судьей Е.Н. Киселевой, по иску Солгар Инк. (2100 Смиттаун Авеню, Ронконкома, Нью Йорк 11779, Соединенные Штаты Америки SolgarInc) (2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, USA) к ФИО2;  Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 314547623400303)  и Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру» (ОГРН 

<

***>) об обязании прекратить делегирование доменного имени и о запрете использования товарных знаков;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО4 по доверенности от 13.11.2018, ФИО5 по доверенности от 13.11.2018

от ответчиков: от ФИО2 - извещен, представитель не явился;  от Индивидуального предпринимателя ФИО3 - извещен, представитель не явился; 

от ответчика ООО «Регистратор доменных имен Рег.ру» - ФИО6 по доверенности от 19.01.2018,

                                                         УСТАНОВИЛ:

Солгар Инк. (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик 1), Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик 2) и Обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (далее – ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ», ответчик 3) об обязании ООО «Регистратора доменных имён РЕГ.РУ» прекратить делегирование доменного имени solgarvitamins.ru; о запрете ФИО2 использования товарных знаков №№ 397861, 407058 и 407059 в доменном имени solgarvitamins.ru; о запрете ИП ФИО3 использования товарных знаков №№397861, 407058 и 407059 в интернете, в том числе на веб-сайте https://solgarvitamins.ru/.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 июля 2019 года исковые требования удовлетворены частично. Прекращено производство по настоящему делу в части исковых требований к ФИО2 Запрещено ИП ФИО3 использование товарных знаков №№ 397861, 407058, 407059 в доменном имени solgarvitamins.ru. В удовлетворении требований, заявленных к ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ», отказано.

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы в части прекращения производства по делу в отношении исковых требований к ФИО2 и в части запрета ИП ФИО3 использования товарных знаков №№ 397861, 407058, 407059 в доменном имени solgarvitamins.ru и принять по делу новый судебный акт.

При исследовании материалов дела суд апелляционной инстанции обнаружил, что требование истца о запрете ИП ФИО3 использования товарных знаков №№397861, 407058 и 407059 в интернете, в том числе на веб-сайте https://solgarvitamins.ru/, не было рассмотрено судом первой инстанции.

Материалы дела не содержат сведений о том, что судом первой инстанции принято уточнение предмета иска или отказ от исковых требований в части требования о запрете ИП ФИО3 использования товарных знаков №№397861, 407058 и 407059 в интернете, в том числе на веб-сайте https://solgarvitamins.ru/.

При наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ).

В абзаце 2 пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со статьей 49 АПК РФ об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 данного Кодекса о повторном рассмотрении дела, в силу части 5 статьи 270 Кодекса (в настоящее время в силу части 6.1 статьи 268 Кодекса) переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

Поскольку апелляционным судом установлено, что одно из требований к ответчику не рассмотрено, то определением от 19 сентября 2019г. суд перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным данным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения представителей истца и  ответчика3, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд апелляционной инстанции считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим мотивам.

           Как усматривается из материалов дела, Компания Солгар Инк. является правообладателем словесного товарного знака «SOLGAR» и комбинированных товарных знаков со словесным обозначением «SOLGAR»:

-  по свидетельству № 397861, зарегистрирован - 11.01.2010, дата приоритета -24.09.2008, срок действия регистрации – до 24.09.2028;

-  по свидетельству № 407058, зарегистрирован 22.04.2010 дата приоритета -24.09.2008, срок действия регистрации – до 24.09.2028;

-  по свидетельству № 407059, зарегистрирован 22.04.2010 дата приоритета -24.09.2008, срок действия регистрации – до 24.09.2028.

           Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ): «витаминные препараты; минералы; пищевые питательные добавки (для медицинских целей)».

           Истец указывает, что на сайте https://solgarvitamins.ru/ интернет-магазином предлагаются к продаже биологически активные добавки, маркированные товарными знаками истца.

           Как следует из информации, указанной на сайте, а также из приложенных к письму ответчика 1 от 28.04.2018 документов, владельцем интернет-магазина https://solgarvitamins.ru/ является ИП ФИО3 (ответчик 2), доменное имя solgarvitamins.ru зарегистрировано 07.02.2015 на имя ФИО2 (ответчик 1). Регистратором доменных имен является ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (ответчик 3), что свидетельствует о незаконном использовании ответчиками вышеуказанных товарных знаков и подтверждается нотариально     удостоверенным     протоколом     осмотра     сайта     solgarvitamins.ru

произведенным врио нотариуса г. Москвы ФИО7 11.12.2018, зарегистрировано в реестре № 77/519-н/77-2018-7-565.

            При этом, согласно сетевому протоколу «Whois» регистратором доменного имени solgarvitamins.ru является ответчик 3.

            Поскольку согласие на размещение обозначений на указанном сайте истец не давал, то истец считает, что ответчики нарушают исключительные права истца на товарные знаки путем их незаконного использования в сети Интернет и доменных именах.

            Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

            Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

           В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

           Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

           Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

           В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

           Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

           В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.         Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

          Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

           Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной     деятельности     или     средство     индивидуализации     без     заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру,     хранителю,     перевозчику,     продавцу,     иному     распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

          Товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован, следовательно, правовой охране подлежит совокупность элементов комбинированных обозначений, зарегистрированных истцом в качестве товарных знаков.

          Данный вывод суда соответствует положениям статей 1479, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктам 41, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила №482).

          Статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность   за использование обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

           В силу пункта 41 Правил №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

           Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

           Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

           Суд первой инстанции прекратил производство по делу в отношении ФИО2, поскольку он не имеет статуса индивидуального предпринимателя, в материалы дела не представлено никаких доказательств того, что спор возник при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности с участием гражданина ФИО2 (ответчика 1). Таким образом, требование к ФИО2 не подпадает под категории споров, рассматриваемых арбитражным судом в соответствии, как с общей, так и со специальной подведомственностью, установленной Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. При данных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что  указанной части спор в части исковых требований к ФИО2 неподведомственен арбитражному суду и подлежит разрешению в суде общей юрисдикции.

           Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

           Как разъяснено в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. № 10, суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Как следует из искового заявления, спор по настоящему делу связан с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с чем,  подлежит рассмотрению арбитражным судом.

            Используемое Индивидуальным предпринимателем ФИО3 обозначение «SOLGAR» при предложении к продаже и продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а также используемое ФИО2 доменное имя solgarvitamins.ru, являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца.

            Как указано в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 1226 (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ №122) «вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы», «с позиции рядового потребителя» (абз.1, 6 п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ №122).

            Суд считает наличие сходства до степени смешения между доменным именем solgarvitamins.ru и товарным знаком истца очевидным. Особенно ярко такое сходство обнаруживается именно «с позиции рядового потребителя», который, не обладая специальными знаниями, может воспринять доменное имя solgarvitamins.ru, как указание на товарный знак истца.

           Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

           При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

           Факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, предлагаемых к продаже ответчиками, очевиден, подтвержден документально. Таким образом, при использовании  в доменном имени solgarvitamins.ru обозначения «SOLGAR» возникает вероятность смешения данного обозначения и товарного знака истца.

          Использование интернет-страницы http://solgarvitamins.ru, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку истца «SOLGAR», создает для ответчика1 возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей товаров и услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак зарегистрирован и используется истцом, что вводит потребителей товаров в заблуждение, влияет на репутацию истца, создает препятствия в ведении предпринимательской деятельности, что выражается в потере прибыли для истца.

           Нотариальным протоколом осмотра версий веб-сайта https://solgarvitamins.ru/, существовавших до направления претензии, по указанному адресу веб-сайта действует интернет-магазин, владельцем которого является ИП ФИО3 На сайте предлагаются к  продаже биологически активные добавки, маркированные  обозначениями, тождественными товарным знакам   истца   по  государственным регистрациям № 397861, № 407058, № 407059 для однородных товаров.

           Лицами, участвующими в деле, данные обстоятельства не оспариваются.

           Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о том, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком Компании, сайт с указанным доменным именем используется ответчиком 2 в целях предложения товаров и услуг, аналогичных услугам, охраняемым товарными знаками истца, истец не давал ответчикам согласия на использование его товарного знака, что в силу статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для привлечения ответчиков к установленной законом гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, исковое требование о запрете ФИО2 использования товарных знаков №№ 397861, 407058 и 407059 в доменном имени solgarvitamins.ru; о запрете ИП ФИО3 использования товарных знаков №№397861, 407058 и 407059 в интернете на веб-сайте https://solgarvitamins.ru/ подлежит удовлетворению.

            Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

          Требование истца о прекращении делегирования спорного домена является специальным способом защиты нарушенного права, которое ввиду незаконного использования ответчиками товарных знаков истца, а также ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца, и подлежит удовлетворению.

Установленные в Правилах регистрации доменных имен в домене «.RU» и «.РФ», утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее – Правила), закрытого перечня оснований для прекращения делегирования доменов не означает невозможность принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования доменов, поскольку не является нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом (пп. 2 п. 1 статьи 1252 ГК РФ) возможность защиты права истца путем предъявления такого требования.

 В соответствии с п. 6.1.ст 268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий. На отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Учитывая вышеизложенное, решение суда первой инстанции следует отменить, исковые требования удовлетворить.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ.

            Принимая во внимание, что согласно абзацу второму пункта 3.1.3 Правил, если третьими лицами будет предъявлен судебный иск к регистратору (Координатору) в     связи  с  регистрацией  или  использованием администратором доменного имени, администратор обязан по их требованию возместить регистратору (Координатору) убытки (включая расходы на юридическую помощь и представительство в суде), причиненные регистратору и Координатору в связи с этим иском, суд возлагает судебные расходы по иску поровну на ответчика 1 и ответчика 2.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 июля 2019 года по делу № А40-311941/18 отменить.

Исковые требования удовлетворить.

Запретить ФИО2 использования товарных знаков №№ 397861, 407058 и 407059 в доменном имени solgarvitamins.ru. 

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 314547623400303)  использования товарных знаков №№397861, 407058 и 407059 в интернете на веб-сайте https://solgarvitamins.ru/.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру» (ОГРН 

<

***>) прекратить делегирование доменного имени solgarvitamins.ru.

Взыскать с ФИО2 в пользу  Солгар Инк. (2100 Смиттаун Авеню, Ронконкома, Нью Йорк 11779, Соединенные Штаты Америки SolgarInc) (2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, USA) 10 500 ( десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.- в возмещение расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 314547623400303) в пользу  Солгар Инк. (2100 Смиттаун Авеню, Ронконкома, Нью Йорк 11779, Соединенные Штаты Америки SolgarInc) (2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, USA) 10 500 ( десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.- в возмещение расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:           Т.В.Захарова

 

Судьи:               О.Г.Головкина

                                                                                                                    Н.И. Левченко