СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город  Томск                                                                                       Дело № А45-37250/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2021 года 

Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2021 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего                                Бородулиной И.И., 

судей                                                                Павлюк Т.В.,

                                                                          ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лачиновой К.А. с использованием средств аудиозаписи рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Свобода» (№07АП-7636/2021) на решение от 18.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-37250/2020 (судья Лузарева И.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Свобода» (ИНН: 

<

***>, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибач» (ИНН: 

<

***>, 

<

...>) о признании полезной модели истца по патенту № 196073, использованной в продукции ответчика; о признании незаконными действий ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже продукции, в которой использована полезная модель истца, а также о взыскании компенсации,

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью «Свобода»: ФИО2 по доверенности от 15.12.2020 (на 3 года),

от общества с ограниченной ответственностью «Сибач»: ФИО3 по доверенности от 31.08.2021 (на 3 года). 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Свобода» (далее - ООО «Свобода», истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибач» (далее - ООО «Сибач», далее - ответчик) о признании полезной модели истца, охраняемой патентом Российской Федерации №196073, использованной в продукции ответчика; о признании незаконными действий ответчика по изготовлению, хранению, предложению к продаже и иному вводу в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации продукции, в которой использована полезная модель истца; о взыскании компенсации в размере 3 740 000 рублей.

Решением от 18.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области в удовлетворении исковых требований отказано. 

В апелляционной жалобе истец  просит состоявшийся судебный акт отменить. 

Ответчик возражает по доводам апелляционной жалобы согласно отзыву.

   Представителем истца заявлено ходатайство о приобщении в материалы дела дополнительных доказательства, поименованных в качестве приложения к апелляционной жалобе, а также об ознакомлении с видеозаписью, где истцом продемонстрирована уменьшенная копия полезной модели, охраняемой патентом №196073, отснятая им после состоявшегося судебного акта, мотивированное необходимостью понять техническую сущность модели истца и банного чана ответчика, а также о проведении повторной судебной патентной технической экспертизы, поставив перед экспертом вопрос: содержит ли изделие «банный чан» каждый признак независимого пункта формулы полезной модели №196073.

  Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленного ходатайства в связи с его необоснованностью.  

   Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства о приобщении дополнительных доказательств, не представленных суду первой инстанции ( в частности заключение специалиста – лингвиста, а также диск с видеозаписью), руководствуясь положениями статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), разъяснениями, сформулированными в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», пришел к выводу об отсутствии уважительных причин непредставления истцом всех доказательств в суд первой инстанции. 

Из материалов дела следует, что с ходатайством о приобщении вышеперечисленных доказательств к суду первой инстанции истец не обращался, уважительность причин их непредставления суд апелляционной инстанции не усматривает; фактически истец совершил действия по сбору дополнительных доказательств после вынесения решения, поэтому их приобщение к материалам дела не соответствует требованиям части 2 статьи 268 АПК РФ.

С учетом изложенного, в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции отказано, документы и диск возвращены их подателю в судебном заседании.

Рассмотрев ходатайство истца о назначении повторной экспертизы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для его удовлетворения, основываясь на том, что реализация предусмотренного частью 2 статьи 87 АПК РФ полномочия суда по назначению повторной экспертизы в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного экспертного заключения как особом способе его проверки вытекает из принципа самостоятельности суда, который при рассмотрении конкретного дела устанавливает доказательства, оценивает их по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.

Оснований для назначения повторной экспертизы применительно к тем доводам, о которых заявил истец, не усматривается. Право назначения повторной экспертизы относится к прерогативе суда и несогласие стороны по делу с выводами экспертного заключения не влечет автоматического назначения повторной экспертизы в силу положений статьи 87 АПК РФ. Кроме того, к ходатайству не приложены соответствующие документы: выбор экспертной организации, эксперта, сертификации и аккредитации, стоимость экспертизы,  а равно доказательств внесения на депозитный счет суда в соответствии со статьей 108 АПК РФ денежной суммы, подлежащей выплате экспертам.

Представители сторон в судебном заседании поддержали каждый свои доводы, изложенные в жалобе и в отзыве на нее.

 Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, при этом исходит из следующего. 

Как следует из материалов дела, ООО «Свобода» в лице директора ФИО4 обладает исключительным правом на полезную модель «Устройство для нагрева жидкости», удостоверенную патентом №196073, зарегистрированную Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.02.2020 (далее - Полезная модель). 

В октябре 2020 года истцу стало известно о том, что ответчик незаконно использует Полезную модель, в частности, в своем продукте использует устройство для нагрева жидкости, которое содержит каждый признак Полезной модели, приведенный в независимом пункте её формулы. 

Истец не состоит с ответчиком в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования Полезной модели. 

Следовательно, по мнению истца, ответчик использует Полезную модель способом, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), без согласия истца, что нарушает права и законные интересы последнего. 

02.11.2020 истец направил в адрес ответчика претензию, содержащую требования незамедлительно прекратить использовать Полезную модель, а также возместить убытки, связанные с незаконным использованием ответчиком Полезной модели. 

26.11.2020 ответчик отказал в удовлетворении претензионных требований, сославшись на то, что производит банные чаны по собственным, защищенным патентами, разработкам (патент №199666), кроме того, ответчик начал производить и реализовывать банные чаны ещё до подачи истцом заявки на получение патента на Полезную модель. 

Не согласившись с возражениями ответчика, изложенными в ответе на претензию, истец обратился в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что в изделиях ответчика не используется каждый  признак Полезной модели истца, соответственно, не считается использованной в продукте ответчика.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Из пункта 1 статьи 1358 ГК РФ следует, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентного признака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2019 № С01-427/2019 по делу № А41-15210/2018).

Патент истца на полезную модель № 196073 содержит один независимый пункт формулы: «Устройство для нагрева жидкости, содержащее внешний корпус, полость, камеру для нагрева жидкости, зафиксированную в корпусе; полость расположена между внешним корпусом и камерой и заполнена жидкостью, отличающееся тем, что верхняя часть корпуса выполнена открытой с возможностью соединения с резервуаром, не имеющим дна».

В рамках производства по делу арбитражный суд, учитывая разъяснения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23, а также то, что документы, представленные суду, были достаточны для поручения проведения экспертизы, определением от 23.04.2021 удовлетворил ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы.

Суд, поручил проведение экспертизы патентоведу ФИО5, имеющей диплом о профессиональной переподготовке Российской государственной академии интеллектуальной собственности с присвоением квалификации «патентовед», стаж работы в сфере патентования, правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков с 2013 года в должности начальника отдела интеллектуальной собственности ООО «АиЛайн Кэмьюникейшнс СНГ», с 2017 года – индивидуальный предприниматель, патентный поверенный РФ за номером 2167.

Согласно экспертному заключению зкспертом произведен анализ патента РФ на полезную модель № 196073 «Устройство для нагрева жидкости».

Независимый пункт формулы Полезной модели по патенту РФ №196073 изложен в следующей редакции: 

-«Устройство для нагрева жидкости, содержащее внешний корпус, полость, камеру для нагрева жидкости, зафиксированную в корпусе; полость расположена между внешним корпусом и камерой и заполнена жидкостью, отличающееся тем, что верхняя часть корпуса выполнена открытой с возможностью соединения с резервуаром, не имеющим дна».

В ходе проведения экспертного исследования экспертом ФИО5 проведен сравнительный анализ признаков Полезной модели и объекта экспертизы, для чего был использован метод сравнительного анализа.

Осмотренное экспертом изделие представляет собой банный чан, выполненный в виде единой конструкции, содержащей емкость и устройство (1) для нагрева воды, закрепленное под емкостью; устройство (1) для нагрева воды выполнено в виде печи, имеющей внешний корпус (2), топочную (4) и зольную камеры, снабженные дверцами; между внешним корпусом (2) и топочной камерой (4) имеется полость (3); емкость выполнена из нескольких рядов и содержит дно; в гранях нижнего ряда емкости выполнены отверстия, открытые в полость (3) между внешним корпусом (2) печи и топочной камерой (4). 

Результаты сравнения признаков представлены в экспертном заключении в следующе й сравнительной таблице.

№ п/п

признаки патента РФ № 196073 

Признаки изделия 

вывод о наличии

1

устройство (1) для нагрева жидкости, содержащее 

устройство (1) для нагрева воды, содержащее

родовые понятия совпадают, признак содержится

2

внешний корпус (2)

внешний корпус (2), 

содержится

2.1

верхняя часть корпуса (2) выполнена открытой* с возможностью соединения с резервуаром, не имеющим дна 

верхняя часть корпуса (2) не является открытой* - она перекрывается дном и, частично, нижним рядом граней емкости 

не содержится

3

полость** (3), 

между внешним корпусом (2) и топочной камерой (4) имеется полость (3)

содержится

3.1

полость (3) расположена между внешним корпусом (2) и камерой (4) 

между внешним корпусом (2) и топочной камерой (4) имеется полость (3) 

содержится

3.2

полость не заполнена жидкостью 

полость (3) не заполнена жидкостью, но устройство содержит фитинг снаружи, расположенный ниже уровня дна емкости. Очевидно, что полость (3) может быть заполнена водой при заполнении водой емкости. 

содержится

4

камеру (4) для нагрева жидкости, 

печь содержит топочную камеру (4) для нагрева воды

содержится

4.1

топочная камера зафиксирована в корпусе (2); 

топочная камера (4) закреплена посредством сварки 

содержится

Таким образом, экспертным заключением не установлены обстоятельства использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что свидетельствует об отсутствии  нарушения прав патентообладателя.

Из экспертизы следует, что экспертом производилось сравнение конструктивных элементов изделия с признаками полезной модели, отражёнными в её формуле, сопоставление осуществлялось исходя из смыслового содержания и функционального назначения признаков, с учётом словарных значений использованных терминов, словарные значения признаков использованы из Большого толкового словаря русского языка (Гл. ред. ФИО6. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. Публикуется в авторской редакции 2014 года. Электронная версия: http://gramota.ru/).

На основании сравнения признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 196073 и объекта экспертизы эксперт сделала вывод о том, что продукт «банный чан», осмотренный в процессе проведения экспертизы, не содержит признак «верхняя часть корпуса выполнена открытой с возможностью соединения с резервуаром, не имеющим дна», следовательно, продукт «банный чан» производства ООО «Сибач» не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели «Устройство для нагрева жидкости» по патенту Российской Федерации № 196073.

 В заключении эксперта содержатся фотографии изделия ответчика, где отчетливо видно наличие дна у резервуара, таким образом, полезная модель истца не была использована.

Вызванная по ходатайству истца в судебное заседание эксперт ФИО5 ответила на все вопросы истца, а также суда, что зафиксировано в аудиопротоколе судебного заседания 15.06.2021.

Экспертное заключение патентоведа ФИО5 оформлено в соответствии с требованиями статей 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, экспертное заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах экспертов отсутствуют. Эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Тот факт, что ФИО5 не является сотрудником экспертного учреждения, никаким образом не свидетельствует о том, что экспертное заключение, подготовленное указанным экспертом, является недопустимым и/или недостоверным.

Истцом не приведено каких-либо ГОСТов, справочников, научно-технических источников информации, неиспользование которых, по мнению истца, «свидетельствуют о формальном подходе и отсутствии заинтересованности у эксперта в установлении истинной сущности исследуемого изделия».

Само по себе несогласие истца с выводами судебной экспертизы, а также наличие у него сомнений в обоснованности заключения эксперта, не свидетельствуют о его недостоверности.

Арбитражный суд оценил заключение эксперта и не нашёл оснований сомневаться в его достоверности. Противоречий в выводах эксперта не имеется, экспертное исследование проведено последовательно и полно, на поставленный судом вопрос эксперт ответила вполне определенным образом, с приведением изложения методики проведения исследовательской части экспертизы.

Представленная истцом рецензия на проведенную экспертизу не может быть принята судом во внимание, поскольку рецензия составлена по заказу истца, лицо, ее составившее, не предупреждалось судом об ответственности за составление заведомо ложного экспертного заключения, а также не исследовало непосредственно изделие ответчика для проведения надлежащего сравнительного анализа изделия с признаками независимой формулы полезной модели. 

Изделие ответчика представляет собой банный чан с печью, выполненный в виде единой конструкции  (страница 6 заключения), то есть резервуар и печь приварены друг к другу, они не могут быть разделены, их невозможно исследовать отдельно друг от друга. Ответчик не продает отдельно резервуары или печи, в гражданский оборот вводится готовое изделие – банный чан с печью. 

В связи с чем подлежат отклонению доводы истца о том, что эксперт должен был исследовать печь в изделии ответчика отдельно от резервуара.

Судом первой инстанции правомерно отклонен довод истца о том, что в досудебном порядке ответчик признавал, что им было допущено использование технического решения, охраняемого патентом на полезную модель истца, до даты приоритета данного патента, поскольку в ответе на претензию истца ответчик указывал, что ООО «Сибач» является известным на территории РФ производителем банных чанов по собственным уникальным разработкам, использует в своей деятельности только собственные технические решения, запатентованные в установленном законом порядке, и обладает 12 патентами, в частности, патентами на полезные модели № 185118, № 185338, № 199666, № 197199, № 196879. Также ответчиком указано, что ООО «Сибач» начало производить и реализовывать банные чаны еще до подачи ООО «Свобода» заявки на выдачу патента на полезную модель № 196073.

В ответе на претензию ответчик не указывал на то, что он производит и реализовывает (или производил и реализовывал) банные чаны с использованием технического решения истца, охраняемого патентом на полезную модель № 196073, напротив, ответчик отрицал факт использования полезной модели истца, поскольку он пользуется собственными технологиями.

То обстоятельство, что Полезная модель истца не используется ответчиком, помимо выводов судебного экспертного заключения, также подтверждается внесудебным заключением патентоведа ФИО7, составленным по результатам патентного исследования по вопросу, использована ли полезная модель «Устройство для нагрева жидкости» по патенту РФ № 196073 в объекте?

Специалист провел исследование, сравнил признаки независимого пункта формулы полезной модели и соответствующие признаки объекта, представленного для исследования, а именно изделия ответчика - устройства для принятия горячих ванн, в результате чего пришел к выводу о том, что признак независимого пункта формулы полезной модели патенту РФ № 196073 «с возможностью соединения с резервуаром, не имеющим дна» не содержится в объекте, представленном для исследования, поскольку объект имеет резервуар с дном, следовательно, устройство для принятия горячих ванн, представленное для исследования, не содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 196073, соответственно, полезная модель «Устройство для нагрева жидкости» по патенту РФ № 196073 не использована в объекте. К указанному заключению специалиста приложены фотографии изделия ответчика, где отчетливо видно наличие дна у резервуара, таким образом, полезная модель истца не была использована. 

Выводы специалиста ФИО7 полностью согласуются с выводами судебной экспертизы, проведенной экспертом ФИО5

В пункте 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020)» утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020, также содержится  разъяснение, согласно которому использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не нарушает исключительное право патентообладателя.

Ответчиком при производстве изделий используется, в том числе, полезная модель по патенту РФ № 199666, патентообладателем которой является ФИО8 - учредитель и генеральный директор ответчика. Указанная полезная модель используется на основании лицензионного договора, заключенного между патентообладателем и ответчиком.

Независимый пункт формулы указанной полезной модели выглядит следующим образом: «Устройство для принятия горячих ванн, включающее металлическую емкость и печь, которая расположена с внешней стороны металлической емкости, в нижней её части и жестко соединена со стенками металлической емкости, отличающееся тем, что в верхней части печи выполнена заполняемая жидкостью полость, сопряженная с нижней частью металлической емкости и соединенная с металлической емкостью выполненными в нижней ее части отверстиями».

То обстоятельство, что дата приоритета полезной модели ответчика № 199666 (19.12.2019) позже даты приоритета полезной модели истца № 196073 (26.11.2019), не имеет существенного значения для рассматриваемого спора, поскольку, как установлено в процессе рассмотрения дела, в изделиях ответчика не используется каждый признак Полезной модели истца, соответственно, Полезная модель истца не считается использованной в продукте ответчика.

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В рассматриваемом случае подателем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционных жалоб относятся на ее подателя.

На основании статьи 110 АПК РФ и подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина составляет 3 000 рублей, ООО «Свобода» уплачена в размере 1500 рублей, в связи с чем подлежит доплате в размере 1500 рублей.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 110, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 18.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области  по делу № А45-37250/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Свобода» - без удовлетворения.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Свобода» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий                                                           И.И. Бородулина

Судьи:                                                                                         Т.В. Павлюк

                                                                                                     ФИО1