Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-53943/2019

23 сентября 2022 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения вынесена 16 сентября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 сентября 2022 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Катульская И.К. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Энергосервисная компания 3Э», ОГРН 

<

***>, г. Москва, 

к закрытому акционерному обществу «Электронные и механические измерительные системы», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, 

 при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «ЭСКО 3Э»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва,   

о взыскании  5 300 000 руб. компенсации,

при участии в судебном заседании:

ответчика – представители ФИО2, по доверенности от 09.01.2022, личность удостоверена паспортом,

                                            УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Энергосервисная компания 3Э» (далее – истец, АО «Энергосервисная компания 3Э»), сокращенное наименование – АО «ЭСКО 3Э», Москва,  обратилось в Арбитражный суд Челябинской с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Электронные и механические измерительные системы» (далее – ответчик, ЗАО «ЭМИС»), Челябинск, о взыскании компенсации за использование товарного знака «ЭСКО» в размере 20 246 000 руб. (т.1 л.д. 4-6). По результатам проведенной судебной экспертизы истец уточнил требования и просил взыскать компенсацию  в размере 5 300 000 руб.  за незаконное использование товарного знака «ЭСКО» по видщетельств4у Роспатента  № 519078 Судом уточнение  размера исковых требований, а также  письменное уточнение по исковым требованиям от 17.05.2022  оснований иска  (т.7 л.д. 12-15) приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В качестве нормативного обоснования указаны положения статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Истец ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак, поскольку ЗАО «ЭМИС» использует в отношении реализуемых узлов и комплексов учета «ЭМИС-ЭСКО» сходное до степени смешения наименование товара, с товарным знаком истца.

В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме по доводам отзывов  и письменных пояснений ( т.7 л.д. 1-5) .

Истец в судебное заседание не явился, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123  АПК РФ. Дело рассмотрено в его отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ. Истцом  представлены письменные возражения  на итоговый отзыв ответчика.

Третьим лицом – ООО «ЭСКО 3Э»,  привлеченным к участию в деле определением от 12.04.2022,  представлен отзыв на иск ( т.7 л.д. 22-23), полагает требования подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 09.09.2022 по 16.09.2022. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

После перерыва стороны в судебное заседание не явились.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из  содержания искового заявления,   АО «ЭСКО 3Э» является правообладателем товарных знаков:

в виде изображения «ЭСКО», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством Роспатента N 519078 от 30.07.2013, с приоритетом от 04.03.2013 и сроком действия до 04.03.2023 (т.1 л.д. 33-34);

в виде изображения «ЭСКО 3Э», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством Роспатента N 481205 от 20.02.2013, с приоритетом от 09.09.2011 и сроком действия до 09.09.2021 (т.1 л.д. 35-37);

в виде аббревиатуры «ЭСКО», зарегистрированного в Национальным центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь, что подтверждается Свидетельством №65452 от 02.07.2019 с приоритетом от 29.10.2018 и сроком действия до 29.10.2028 (т.1 л.д. 38-39).

АО «ЭСКО 3Э» стало известно, что ЗАО  «ЭМИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) использует аббревиатуру «ЭСКО» в наименовании своих приборов:

Комплекс учета энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210» - https://emis-kip.ru/ru/prod/kompleks-energonositeley-esko-2210/#docs - универсальный комплекс учета энергоносителей; среда измерения: жидкости, пар, газы; имеющий Свидетельство об утверждении типа средств измерения «ЭМИС-ЭСКО 2210», выданное 14.12.2018 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ОС.С.34.005.А №44891/1, регистрационный номер 48574-11 (Россия).

Узел учета газа «ЭМИС-ЭСКО 2230» - https://emis-kip.ru/ru/prod/uzel_ucheta_gaza/ - измерение объема и объёмного расхода, приведенных к стандартным условиям, природного, нефтяных товарных и других однокомпонентных и многокомпонентных газов; среда измерения: газы; имеющий Свидетельство об утверждении типа средств измерения ЭМИС-ЭСКО 2210, выданное 19.05.2015 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии RU.С.29.092.А №58666, регистрационный номер 60577-15 (Россия); Свидетельство о признания утверждений типа измерений №14422, выданное 28.08.2108 комитетом технического регулирования и метрологии министерства по инновациям и развитиям Республики Казахстан, регистрационный номер KZ.02.03.07923-2017/60577-15 (Казахстан).

Узлы учета «ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП» - https://emis-kip.ru/ru/prod/emis_esko_2210_aip/ -  учет тепловой энергии, массы (объема), контроль и регистрация параметров среды в отдельных трубопроводах, при отсутствии гарантированного электроснабжения; имеющий Свидетельство об утверждении типа средств измерения «ЭМИС-ЭСКО 2210», выданное 14.12.2018 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ОС.С.34.005.А №44891/1, регистрационный номер 48574-11 (Россия); Свидетельство о признания утверждений типа измерений №14208, выданное 28.06.2018 комитетом технического регулирования и метрологии министерства по инновациям и развитиям Республики Казахстан, регистрационный номер KZ.02.03.07808-2017/48574-11 (Казахстан);

модификации «ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП»:

узел учета «ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП-ТЭГ» – узел учета в составе с термоэлектрическим генератором. Предназначен для коммерческого и технологического учета в системах теплоснабжения;

узел учета «ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП-СП» – узел учета в составе с солнечными панелями и аккумулятором для питания узла учета. Используется для коммерческого и технологического учета.

Данный прибор имеет Патент на полезную модель «Автономное устройство учета параметров пара/газа и расчета количества энергии» №11504 от 20.04.2015 не имеющий права на использование наименование схожее с «ЭСКО 3Э».

Блочные и шкафные узлы учета на базе комплексов учета «ЭМИС-ЭСКО 2210», «ЭМИС-ЭСКО 2230» - https://emis-kip.ru/ru/prod/blochnye-i-blochno-shkafnye-uzly-ucheta/ - используются для пунктов учета и редуцирования газа, однако могут применяться и в других сферах промышленности.

Узел учета пара «ЭМИС-ЭСКО 2210» - https://emis-kip.ru/ru/prod/uzel_ucheta_para/ - предназначен для измерения и вычисления параметров энергоносителя в трубопроводах. Среда измерения: пар.

При сравнении товарного знака истца «ЭСКО», подтвержденного свидетельством Роспатента N 519078 от 30.07.2013, имеющим приоритет с 04.03.2013,  и наименования товаров ответчика «ЭМИС-ЭСКО …», истец  полагает, что имеется высокая степень сходства сравниваемых обозначений и возможность смешения сравниваемых обозначений друг с другом при использовании в отношении однородных услуг.

В свою очередь, согласно Свидетельству Роспатента ответчика на товарный знак №636705 от 23.11.2017,  ЗАО «ЭМИС» является правообладателем товарного знака «ЭМИС».

При этом на производимой ЗАО «ЭМИС» продукции, которая  предлагается к продаже, демонстрируется в сети «Интернет» или иным образом вводится в гражданский оборот на территории России, Казахстана, Белоруссии, используется обозначение «ЭСКО»,  чем, по мнению истца, нарушены его права на товарный знак.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 14.11.2019,  в которой говорилось о том, что  в целях легализации   использования ЗАО  «ЭМИС» товарного знака «ЭСКО», АО «ЭСКО 3Э» готово рассмотреть вопрос о заключении лицензионного договора, а также  ответчик уведомлен о том, что в противном случае  истец  намерен обратиться в суд с соответствующими требованиями (т.1 л.д. 25-29), ответа на которую не последовало.

Полагая, что при  осуществлении деятельности ответчиком незаконно были использованы принадлежащие   АО «ЭСКО 3Э»  права на товарный знак, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным способом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся в этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Иные лица не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Согласно ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

На основании п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ правообладатель исключительных прав,  помимо правомочия распоряжения результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства и в случае нарушения требовать от виновных лиц выплаты компенсации в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Для обращения в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истец должен не только подтвердить статус правообладателя исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, но и доказать, что нарушение его прав допущено именно ответчиком.

АО «ЭСКО 3Э» стало известно, что ЗАО  «ЭМИС» использует аббревиатуру «ЭСКО» в наименовании своих приборов.

Спорный товар на территории Российской Федерации производится и поставляется ЗАО «ЭМИС». Изображение на сайте ответчика слова «ЭМИС-ЭСКО» по мнению истца, сходно до степени смешения (тождественно) с товарным знаком истца «ЭСКО».

Оценивая доводы сторон и представленные ими доказательства  по правилам ст.71  АПК РФ, суд  принимает во внимание статью 1483 ГК РФ, пункты 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), разъяснения, содержащиеся в пунктах 136, 138, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ( далее – Постановление  № 10).

В абзаце пятом пункта 162 Постановления от 23.04.2019 № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При этом вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель).

Правила статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что при разрешении спора арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 (далее - Правила) и Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство).

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким же образом, понятие «сходство до степени смешения» раскрывали действующие ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. № 32 (пункт 14.4.2). Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Пункт 42 Правил для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 7 Руководства обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов.

Согласно пункту 7.1.2. Руководства словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений.

Согласно пункту 7.1.2.1(в) Руководства смысловое сходство определяется, в частности, на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении ответчика сходства до степени смешения в отношении словесной части товарного знака «ЭСКО», суд установил, что ответчиком на сайте emis-kip.ru использовалось слово «ЭСКО», в  наименовании  конкретного вида продукции, что отражено в скриншоте. При этом,  перед данным наименованием модели товара, расположено слово «ЭМИС», которое в свою очередь, является частью комбинированного товарного знака, который зарегистрирован за ЗАО «ЭМИС».  Кроме того,  на сайте содержатся дополнительные надписи «Комплекс учета энергоносителей», «Узел учета газа» и т.п., а также цифры,  обозначающие модель прибора.

Словесное обозначение «ЭМИС-ЭСКО» представляет собой сложное существительное, образованное из самостоятельного слова «ЭМИС», которое является названием компании  ответчика и частью комбинированного товарного знака «ЭМИС»,  и  фантазийного слова «ЭСКО», которое указывает на разновидность прибора.  Слово ЭМИС служит в качестве основного в образовании других слов, обозначающих направления деятельности компании: «ЭМИС-ЭЛЕКТРА», «ЭМИС-СВЕТ», а также  названия связанных компаний: ООО «ЭМИС-Прибор», ООО «ЭМИС-Ино», наименования производимых товаров: ЭМИС-ВИХРЬ; ЭМИС-МАСС; ЭМИС-ПЛАСТ; ЭМИС-МЕРА; ЭМИС-БАР; ЭМИС-ДИО; ЭМИС-МЕТА»;

Словесное обозначение «ЭСКО» согласно заявке на регистрацию фантазийное слово – часть сокращенного фирменного наименования заявителя АО «ЭСКО 3Э». Согласно учредительным документам полное наименование Акционерное общество «Энергосервисная компания 3Э».

В сравниваемых обозначениях, таким образом,  совпадает только морфема «ЭСКО», при этом обозначение «ЭМИС-ЭСКО», используемое ответчиком, кроме данной морфемы, содержит отличную по звучанию и семантике морфему «ЭМИС», на которую падает логическое ударение, в связи с чем, она произносятся отчетливо и длительно.

По мнению суда, Российский рядовой потребитель, обладающий хотя бы минимальными познаниями русского языка, понимающий, что именно часть, на которую падает логическое ударение - это главная значимая часть слова, позволяющая индивидуализировать само слово, будет акцентировать свое внимание именно на звукоряде, выделенном логическим ударением. При этом совпадающая морфема «ЭСКО», занимающая конечную позицию в обозначении Ответчика, не будет играть решающей роли при фонетическом и семантическом восприятии обоих обозначений за счет слабой индивидуализирующей способности. На момент подачи заявки первоначальным правообладателем - АО «Энергосервисная компания ЗЭ» на регистрацию товарного знака «ЭСКО» имелся зарегистрированный товарный знак ЭСКО с несколько иным графическим написанием № RU 436518, который действовал до 28.03.2018 г.

Таким образом, суд приходит к выводу, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку.

Обозначения «ЭМИС-ЭСКО» и «ЭСКО» являются разными по звучанию и их невозможно спутать фонетически. Фонетическое отличие словесного элемента «ЭМИС», имеющего существенное значение при звуковом восприятии сравниваемых слов потребителем, не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом. Для рядового потребителя очевидно как присутствие в одном из слов дополнительного  фонетического элемента «ЭСКО», так и в целом различие обозначений «ЭМИС-ЭСКО» и «ЭСКО».

Таким образом, сравнительный анализ по фонетическим признакам сходства сравниваемых словесных обозначений «ЭМИС-ЭСКО» и «ЭСКО», несмотря на наличие совпадающего по звучанию элемента, показывает их фонетическое различие.

В отношении графического критерия сходства данных обозначений следует отметить, что графический признак не является решающим при определении сходства словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не имеющим художественной проработки.

Из сравнительного анализа названия товара, реализуемого ответчиком, и противопоставленного товарного знака следует, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ЭСКО», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в целом, поскольку в обозначении, используемом Ответчиком данное слово не занимает доминирующее положение и можно сделать вывод, что в рассматриваемом случае, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не могут вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, как было ранее  установлено судом, на товаре, реализуемом ответчиком, слово «ЭСКО» расположено рядом со словесной частью товарного знака, который зарегистрирован за ЗАО «ЭМИС», что уже само по себе не позволяет его ассоциировать с товарным знаком истца. Таким образом, использование ответчиком словесного элемента «ЭСКО» и товарный знак истца не могут быть признаны сходными до степени смешения в связи с отсутствием ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Данные выводы подтверждаются,  в том числе,  результатами социологической экспертизы, имеющейся в материалах дела (Заключение № 20-2021 от 25.02.2021 г.), согласно которой у подавляющего большинства профессиональных потребителей (86%) обозначение «ЭМИС-ЭСКО» не вызывает ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением, а подавляющее большинство респондентов (90%) полагают, что в ситуации покупки смогли бы отличить тестируемые обозначения друг от друга, то есть избежать путаницы при покупке (т.5 л.д. 1-249).

Определением суда от 22.01.2021 производство по делу приостановлено, назначена судебная экспертиза по ходатайству истца. Производство экспертизы поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Дом оценки и экспертизы», ФИО3, ФИО4, ФИО5. Ответчик не возражал по ходатайству о назначении экспертизы.

На разрешение эксперту поставлен следующий вопрос:

1.                  «какова рыночная стоимость товарного знака «ЭСКО», свидетельство Роспатента № 519078 от 30.07.2013?».

Согласно заключению эксперта № 05-04/279-ЗЭ от 09.07.2021 рыночная стоимость права использования товарного знака «ЭСКО» по свидетельству Роспатента № 519078, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, по состоянию на 15.11.2019 соответствует 2 650 000 руб. (т.4 л.д. 73-156).

Согласно положениям ст.71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно положениям части 2  данной статьи, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. При этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценивая указанное заключение эксперта по правилам ст.71 АПК РФ, суд пришел к выводу об отсутствии ставить под сомнение изложенные в нем выводы и  полагать его недостоверным.

Суд принимает во внимание, что  эксперты предупреждались о наличии  уголовной ответственности за  заведомо ложное заключение эксперта, специалиста по ст.307 УК РФ, что подтверждено соответствующей распиской, обладает необходимыми профессиональными знаниями и компетенцией для проведения соответствующих испытаний и  экспертного исследования. Экспертиза проведена экспертами ФИО3, ФИО4, ФИО5, имеющем высшее образование, квалификацию судебных экспертов и стаж работы в области судебной оценки.

На основании статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В силу закрепленного в АПК РФ принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.

В ходе разрешения спора арбитражный суд предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.

Истцом, таким образом, не опровергнуто утверждение ответчика о том, что обозначения «ЭМИС-ЭСКО» и «ЭСКО» являются разными и в них отсутствует сходство до степени смешения, что исключает вывод о  наличии факта нарушения прав истца   ответчиком.

Кроме того,  как установлено  в ходе рассмотрения дела, истец не является  правообладателем товарных знаков, сходных до степени смешения с  изображениями, размещенными на упаковке товара, реализуемого ответчиком.

Судом установлено, что на дату подачи искового заявления (равно как и на дату разрешения спора) владельцем исключительных прав на товарный знак «ЭСКО» (№ RU519078) являлось третье лицо  - ООО «ЭСКО 3Э».

Роспатент своим уведомлением  № 2016Д15451 сообщил  о государственной регистрации  РД0209138 от 26.10.2016 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по договору  товарных знаков № 519078, № 481205 в отношении всех товаров и услуг  истцом АО «ЭСКО 3Э» ( ИНН 

<

***>) в пользу «ООО ЭСКО 3Э» ( ИНН  

<

***>).

Таким образом, истец являлся правообладателем спорного товарного знака до 2016 года,  с 26.10.2016 правообладателем  товарного знака, о защите прав на который заявлены требования, принадлежит третьему лицу.

По смыслу статьи 1235 ГК РФ предоставление обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, права использования такого результата или такого средства другому лицу является признаком лицензионного договора.

Российским законодательством не предусмотрена регистрация товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака, каковым товарный знак № 519078 не является.

Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (абзац второй п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

При несоблюдении этого требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п.п. 1, 2, 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Несоблюдение требования о государственной регистрации предоставления права не влечет недействительности самого договора. Обязательственные отношения сторон лицензионного договора возникают независимо от государственной регистрации (п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). Однако это не касается отношений сторон договора перед третьими лицами и не влечет возникновения у лицензиата прав на защиту товарного знака перед третьими лицами, предусмотренных статьей 1254 ГК РФ.

Ссылка истца на  наличие договора с третьим лицом от 01.01.2017  - соглашение о совместной деятельности, по которому стороны  обязуются   совместно действовать без образования юридического лица с целью использования товарных знаков, правообладателем в отношении которых является  ООО «ЭСКО 3Э»,  судом оценивается критически, поскольку о наличии данного соглашения истец сообщил только в 2022 году,  после проведения судебной  экспертизы, при этом  договор заключен аффилированными лицами, что подтверждено истцом   в уточнении требований, при этом вкладом истца  в товарищество явились  деловые связи,  профессиональные знания и навыки, не  имеющие стоимостной оценки.

Согласно ст. 44 АПК РФ истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту СВОИХ прав и законных интересов. АО «ЭСКО 3Э»,  в свою очередь , не обладает правами на товарный знак, которые могли бы повлечь возникновение обязательств перед ним у третьих лиц.

Согласно ст. 1250 ГК РФ предусмотренные Гражданским кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Таким образом, у истца, заявившего требования по товарному знаку с регистрационным номером 519078, не имеется правовых оснований для предъявления каких-либо требований к ЗАО «ЭМИС», как у лица, не обладающего соответствующими правами.

Действующий АПК РФ не содержит института замены ненадлежащего истца. Единственным процессуальным последствием предъявления иска ненадлежащим истцом является вынесение решения об отказе в удовлетворении иска.

Таким образом, отсутствие у истца зарегистрированного права на товарный знак «ЭСКО» является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Согласно ч.1 ст.112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В соответствии со ст.101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

При подаче искового заявления истцом произведена оплата  государственной пошлины в размере 124 230 руб., что подтверждается платежным поручением № 1814 от 17.12.2019 (т.1 л.д. 24).

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, по правилам ст. 110 АПК РФ  судебные расходы, в том  числе  по взысканию государственной пошлины, в связи с отказом в иске,  подлежат отнесению на истца. При цене иска 5 300 000 руб.,  в связи с уменьшением размера исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, размер государственной пошлины  составляет 44500 руб. |Излишне уплаченная госпошлина в размере  79730 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

                                                          Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить акционерному обществу  «Энергосервисная компания 3Э», ОГРН 

<

***>,  Москва,  из федерального бюджета государственную пошлину   в размере 79730 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                               И.К. Катульская

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.