СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

город Томск Дело № А67-3962/2018 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2018 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 28 сентября 2018 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего Павловой Ю.И.,  

судей: Полосина А.Л.,  Фертикова М.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с  использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании  апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Кондитерский концерн  Бабаевский" (07АП-8011/2018) на решение Арбитражного суда Томской области от 09  июля 2018 года по делу № А67-3962/2018 (судья Какушкина Н.Н.) по иску открытого  акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; 107140, 

<

...>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Сибирский дом "Кондитерский" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>; 634059, 

<

...>) о  защите исключительных прав на фирменное наименование и взыскании 2 000 000  рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.  

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 12 января 2016 года,  

от ответчика: ФИО3, директор на основании выписки из Единого  государственного реестра юридических лиц; ФИО4, представитель по  доверенности от 14 августа 2018 года.  

СУД УСТАНОВИЛ: 

открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" обратилось в  Арбитражный суд Томской области к обществу с ограниченной ответственностью  "Сибирский торговый дом "Бабаевский" с иском:  

о запрещении обществу с ограниченной ответственностью "Сибирский торговый  дом "Бабаевский" использовать в составе полного и сокращенного фирменного  наименования словесный элемент "Бабаевский", сходный до степени смешения с  фирменным наименованием истца, в отношении всех видов деятельности ответчика,  указанных в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);  

о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский торговый  дом "Бабаевский" в пользу открытого акционерного общества "Кондитерский концерн  Бабаевский" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Бабаевский"  по свидетельству № 158618 в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 2 000 000 рублей;  

о присуждении в пользу открытого акционерного общества "Кондитерский  концерн Бабаевский" на случай неисполнения судебного акта денежную сумму,  подлежащую начислению по истечении 10 календарных дней с даты вступления  судебного акта в законную силу в размере 10 000 рублей в день.  

Исковые требования обоснованы статьями 51, 54, 308.3, 1229, 1250, 1473, 1474,  1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным  использованием ответчиком фирменного наименования, часть которого сходна до  степени смешения с фирменным наименованием истца, а также товарного знака истца в  фирменном наименовании (полном и сокращенном) и в коммерческих обозначениях на  документации, информационных материалах, и на интернет-сайте http://stdb98.ru.  

Решением Арбитражного суда Томской области от 09 июля 2018 года  требования истца удовлетворены частично, обществу с ограниченной  ответственностью "Сибирский торговый дом "Бабаевский" запрещено использовать в  составе полного и сокращенного фирменного наименования словесный элемент  "Бабаевский", сходный до степени смешения с фирменным наименованием открытого  акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский", в отношении всех видов  деятельности ответчика, указанных в ЕГРЮЛ (коды 46.36.2; 10.82; 10.82.2; 10.82.3;  10.82.5; 10.82.6; 46.15.9; 46.17.1; 46.38; 46.90; 47.24.2; 47.24.21; 47.24.22; 47.29.3); с  общества с ограниченной ответственностью "Сибирский торговый дом "Бабаевский" в  пользу открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский"  взыскана компенсацию за незаконное использование товарного знака "БАБАЕВСКИЙ"  

по свидетельству № 158618 в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 100 000 рублей, а также 7 650  рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 107 650  рублей; в пользу открытого акционерного общества "Кондитерский концерн  Бабаевский" на случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью  "Сибирский торговый дом "Бабаевский" судебного акта присуждена денежная сумма,  подлежащая начислению по истечении 40 календарных дней с даты вступления  судебного акта в законную силу в размере 5 000 рублей в день; в удовлетворении  остальной части требований отказано.  

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, истец обратился с  апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств,  имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении,  обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и  процессуального права, просил решение в части определения срока допущенного  нарушения, а также размера присужденной компенсации за незаконное использование  товарного знака отменить и принять по делу новый судебный акт, которым заявленные  требования удовлетворить в полном объеме.  

По мнению заявителя апелляционной жалобы, срок нарушения исключительных  прав на фирменное наименование и товарный знак следует исчислять с 25 июня 1999  года, с даты прекращения действия учредительного договора ответчика; с учетом срока  незаконного использования товарного знака и иных обстоятельств дела характеру  совершенного правонарушения соответствует компенсация в размере 2 000 000 рублей.  

Ответчик представил в соответствии со статьей 262 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в  котором, отклоняя доводы заявителя, просил решение суда первой инстанции оставить  без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Кроме того к отзыву приложены документы, подтверждающие изменение  наименования ответчика с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский  торговый дом "Бабаевский" на общество с ограниченной ответственностью "Сибирский  дом "Кондитерский".  

 Суд апелляционной инстанции на основании статьи 124 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации произвел изменение наименования  ответчика.  

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении  апелляционной жалобы по изложенным в ней основаниям, представитель ответчика  

поддержал доводы отзыва.  

В порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, решение арбитражного суда  проверено в обжалуемой части в пределах доводов апелляционной жалобы.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на  нее, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения  суда первой инстанции в обжалуемой части, апелляционный суд не нашел оснований  для его отмены.  

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела,  открытое акционерное общество "Бабаевское" зарегистрировано 29 декабря 1993 года в  городе Москве Московской городской регистрационной палатой, в последующем  внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным  государственным регистрационным номером 

<

***>, что подтверждено  свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, сведениями из  ЕГРЮЛ от 12 апреля 2018 года.  

10 апреля 1998 года открытое акционерное общество "Бабаевское" было  переименовано в открытое акционерное общество "Кондитерский концерн  Бабаевский". Под данным фирменным наименованием общество осуществляет свою  деятельность в настоящее время.  

Ответчик с прежним наименованием общество с ограниченной  ответственностью "Сибирский торговый дом "Бабаевский" - с 25 ноября 2014 года  является универсальным правопреемником закрытого акционерного общества  "Сибирский торговый дом "Бабаевский", созданного в соответствии с учредительным  договором от 01 июня 1998 года, что подтверждено сведениями из ЕГРЮЛ от 02  апреля 2018 года.  

Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" является  правообладателем товарного знака, представляющего собой буквенное написание  "БАБАЕВСКИЙ". Правовая охрана товарному знаку истца на территории Российской  Федерации предоставлена 24 апреля 1996 года в соответствии со свидетельством   № 158618.  

Действие указанного товарного знака распространяется на товары 30-го класса  Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее -  МКТУ) "кондитерские изделия".  

Поскольку словесный элемент "Бабаевский", являющийся оригинальной частью  фирменного наименования истца, полностью входит в оригинальную часть фирменного  наименования ответчика, истец обратился к ответчику с требованием о прекращении  нарушения исключительных прав посредством направления претензии от 17 ноября  2017 года № 05-03/3418, однако требование (претензия) оставлено ответчиком без  удовлетворения.  

Ссылаясь на то, что ответчик использует фирменное наименование, часть  которого сходна до степени смешения с фирменным наименованием истца, а также  использует товарный знак истца в своем фирменном наименовании (полном и  сокращенном) и в коммерческих обозначениях на документации, информационных  материалах, интернет-сайте http://stdb98.ru, истец обратился в арбитражный суд с  настоящим иском.  

При вынесении решения в обжалуемой части, суд первой инстанции  руководствовался статьями 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации, правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации,  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и исходил из доказанности  нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак  "БАБАЕВСКИЙ", чрезмерности размера заявленной ко взысканию компенсации.  

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской  Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на  результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему  усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.  

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для  

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак  зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том  числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом  вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся  или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;  при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением  товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении  работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети  "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения.  

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 "Обзор  практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением  законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени  смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть  разрешен судом без назначения экспертизы.  

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации,  для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо  установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком  обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность  товаров и/или услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение  ответчика и товарный знак истца.  

Судом первой инстанции установлено, что единственным  индивидуализирующим элементом фирменного наименования ответчика является  словесный элемент "Бабаевский", выполненный, в соответствии с данными из ЕГРЮЛ,  буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черным цветом.  

Правовая охрана товарному знаку "БАБАЕВСКИЙ" по свидетельству № 158618  предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ "Кондитерские изделия".  

Ответчик под своим фирменным наименованием оказывал услуги по реализации  кондитерских изделий, а также осуществлял фасовку кондитерских изделий с целью их  последующей реализации.  

Учитывая высокую степень сходства сравниваемого товарного знака и  фирменного наименования, обусловленную тождеством индивидуализирующих  словесных элементов; широкую известность товарного знака "Бабаевский" в  отношении кондитерских изделий (используется в различных вариациях с 1922 года);  известность правообладателя открытого акционерного общества "Кондитерский  концерн Бабаевский" в качестве производителя и продавца кондитерских изделий уже  более 210 лет; использование ответчиком фирменного наименования для оказания  услуг по реализации кондитерских изделия, суд первой инстанции пришел к выводу об  однородности товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия" и связанные с этими  товарами услуг 35 класса МКТУ "услуги по реализации кондитерских изделий" и о  сходстве до степени смешения полного и сокращенного фирменного наименования  ответчика и товарного знака истца по свидетельству № 158618.  

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным  знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный  знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого  использования возникнет вероятность смешения.  

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на  средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления  требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения  соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом  нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.  

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от  нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти  тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из  характера нарушения.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 "О  некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 5/29),  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.  

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления № 5/29, рассматривая дела о  взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд  определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению,  но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию  компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации  суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного  использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,  наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного  правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из  принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации  последствиям нарушения.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской  Федерации правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от  доказывания размера причиненных ему убытков.  

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации, исходя из требований  разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения,  суд первой инстанции, принимая во внимание характер и масштаб допущенного  правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной  деятельности (полгода), степень вины ответчика, отсутствие ранее совершенных лицом  нарушений исключительного права данного правообладателя, посчитал обоснованной и  подлежащей взысканию компенсацию размере 100 000 рублей.  

Поддерживая обжалуемый судебный акт в указанной части, отклоняя доводы  жалобы, апелляционным судом принято во внимание, что истец, обладая  большинством голосов (51%), вместе с остальными учредителями 01 июня 1998 года  подписал учредительный договор о создании закрытого акционерного общества  "Сибирский Торговый Дом "Бабаевский" (правопредшественник ответчика), то есть  фактически дал фирменное наименование правопредшественнику ответчика, сходное  до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству №  158618. При указанных обстоятельствах, требование о взыскании компенсации за  нарушение исключительного права на товарный знак до предъявления ответчику  требования о прекращении использования фирменного наименования, сходного до  степени смешения с товарным знаком "БАБАЕВСКИЙ" по свидетельству № 158618  (претензия от 27 ноября 2017 года), не может быть признано обоснованным.  

В целом доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с судебной  оценкой доказательств и выводами суда первой инстанции, что, само по себе, не  является основанием для отмены состоявшегося судебного акта.  

Учитывая, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не  свидетельствуют о наличии оснований, установленных статьей 270 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения,  апелляционная инстанция посчитала обжалуемый судебный акт законным и  обоснованным, а апелляционную жалобу – не подлежащей удовлетворению.  

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной  жалобе относятся на заявителя.  

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Томской области от 09 июля 2018 года по делу № А67- 3962/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Председательствующий Ю.И. Павлова  Судьи А.Л. Полосин   М.А. Фертиков