АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А15-3116/2023

1 марта 2024 г.

г. Махачкала

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 1 марта 2024 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедова Т.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аливердиевой Н.Э., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ИП ФИО1 (г. Москва, ОГРНИП 320774600193970, ИНН 

<

***>)                                            к ИП ФИО2 (Кизлярский район, с. Михеевское, ОГРНИП 322774600459405, ИНН 

<

***>) о взыскании 100 000 рублей компенсации,                      при участии представителей сторон и третьего лица согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ИП ФИО2 о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «DIOX» № 894497. 

По делу проведено предварительное судебное заседание. 

Ответчик представил отзыв с возражениями, на который истцом представлены возражения.

26.07.2023 от ответчика поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Хурсит Балчи (Турция).

26.07.2023 от Хурсит Балчи (Турция) поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, которое удовлетворено определением суда от 13.10.2023.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Как следует из искового заявления, индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – Истец) является обладателем исключительного права на товарный знак "DIOX" №894497 (дата регистрации – 26.09.2022) .

Указанный товарный знак охраняется в отношении широкого перечня товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в частности, товарный знак зарегистрирован для следующих товаров 30 класса МКТУ: напитки чайные; кофе, чай, какао и их заменители. 23.03.2023 истцу стало известно, что на портале "Wildberries" индивидуальный предприниматель ФИО2  использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "DIOX" №894497, при предложении к продаже чая. При этом истец не заключал с ответчиком лицензионный договор и не давал иным образом своего согласия на использование его товарного знака. Незаконное использование Ответчиком товарного знака в отношении чая подтверждается распечатками с интернет-сайта https://www.wildberries.ru, содержащими предложение о продаже товара. 28.03.2023И истец направил ответчику досудебную претензию для урегулирования спора. Ответчик претензию не удовлетворил, а именно не прекратил использование в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя и не выплатил компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. По данным портала "Wildberries" с 23.03.2023 (момент выявления нарушения) до 02.05.2023 ответчик продал по меньшей мере 200 единиц товара. Стоимость товара в период с 19.03.2023 по 02.05.2023 составляла от 1746 рублей до 2175 рублей. Средняя стоимость товара за период составила: (1746 + 2175)/2 = 1960,5 рублей. Таким образом, в период с 23.03.2023 по 02.05.2023 ответчик продал товар на сумму: 200 х 1960,5 = 392.100 рублей. Количество и стоимость проданного товара с незаконным использованием товарного свидетельствуют о грубом характере нарушения исключительного права на товарный знак. Кроме того, ответчик неправомерно использовал в сети Интернет обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца (полностью включает словесный элемент "DIOX"), что значительно увеличивает охват (круг потенциальных потребителей). С учётом характера нарушения истец полагает, что разумным размером компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак будет 100 000 рублей.

Ответчик в отзыве на исковое заявление полагает требования не подлежащими удовлетворению, поскольку  действия истца по приобретению исключительных прав на товарный знак являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Товарный  знак «DIOX» известен российским потребителям и потребителям других стран задолго до даты приоритета товарного знака истца за счет деятельности третьих лиц – продавцов товаров, промаркированных указанным товарным знаком. Истец не является  производителем товаров, маркируемых спорным товарным знаком, не имеет сайта для продажи таких товаров, при этом  промаркированным спорным товарным знаком товар производится с 2016 года в Турции, где  15.09.2019 на срок десять лет  начиная с 23.11.2018 за Хуршит Балджы  зарегистрирован товарный знак «2018 106021 «DIOX» в отношении 35 товаров, в том числе диетических веществ, пригодных для медицинского и ветеринарного применения, биологически активных добавок для люей и животных, пищевых добавок, лекарственных препаратов для похудения, лекарственных растений и лечебных травяных напитков. Ответчик заключил с  третьим лицом дистрибьюторский договор от 01.02.2023, спорный товар был приобретен ответчиком для дальнейшей его продажи у обладателя прав на товарный знак и правомерно введен в гражданский оборот.

Истец в возражение против доводов ответчика указывает, что обозначение "DIOX" не является широко известным в России и иных странах. На дату приоритета товарного знака (31.05.2022) стороны настоящего дела не являлись конкурентами. Более того, до даты приоритета товарного знака обозначение не являлось известным и узнаваемым у российского потребителя. Представленные документы содержат только три отзыва потребителей с упоминанием обозначения "DIOX". В связи с этим до даты приоритета товарного знака третьи лица, в том числе конкуренты, не использовали широко и интенсивно данное обозначение. Хурсит Балчи представил три дистрибьюторских договора с российскими лицами, однако отсутствуют таможенные декларации, подтверждающие ввоз товара в Россию, и документы, свидетельствующие о продаже товаров на территории России до даты приоритета товарного знака. Представленные скриншоты с портала "Wildberries" о продаже товаров со сходным обозначением не подтверждают использование обозначения до даты приоритета товарного знака. В связи с этим отсутствуют доказательства широкой известности турецкого товарного знака в России. По смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса РФ правообладатель не обязан использовать товарный знак при производстве товара или иметь отдельный для этого сайт. Истец имеет контрактное производство чая под своим товарным знаком. Также на основании Договора на выполнение дизайнерских услуг от 20.02.2023 разработан дизайн упаковки для чая. Кроме того, истцу принадлежит интернет-сайт http://dioxofficial.ru/, на котором возможно заказать чай "Diox". Истец реализует добавки к пище под товарным знаком "DIOX", например, куркума с чёрным перцем, чёрный тмин в капсулах и т.д. Это подтверждается Договором о производстве продукции под товарным знаком заказчика от 25.01.2023 №2. Согласно декларации о соответствии от 02.03.2023 Истец является изготовителем добавок к пище. Свидетельство на товарный знак "DIOX" и выписка из реестра товарных знаков Турции, не могут подтверждать наличие исключительного права на товарный знак у ответчика на территории России. Более того, товарный знак Турции зарегистрирован не для продуктов питания или БАДов, а для услуг по демонстрации товаров (35 класс МКТУ), относящихся к виду рекламных услуг. Товарный знак истца зарегистрирован для продуктов питания и напитков. Объёмы правовой охраны товарного знака Истца и турецких товарных знаков №2022 119273, №2022 195146,№2018 106021 не пересекаются. В связи с этим ответчик и Хурсит Балчи вводят в заблуждение относительно объёма правовой охраны товарного знака Турции.  

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно материалам дела, Турецким ведомством по патентам и товарным знакам был зарегистрирован товарный знак N 2018 106021 "Diox" в отношении товаров 35-го класса МКТУ на срок десять лет, начиная с 23.11.2018; в отношении 30-го класса МКТУ дата приоритета 18.08.2022, дата регистрации 16.12.2022, в отношении 5-го класса МКТУ дата приоритета 15.12.2022, дата регистрации 15.05.2023, владельцем товарного знака является Хурсит Балчи; указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении диетических веществ, пригодных для медицинского и ветеринарного применения, биологически активных добавок для людей и животных, пищевых добавок, лекарственных препаратов для похудения, лекарственных растений и лечебных травяных напитков.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Следовательно, такие товары не могут признаваться контрафактными в случаях использования в отношении таких товаров зарегистрированного товарного знака лицом, не являющимся его владельцем. Суд принимает во внимание, что правообладателем товарного знака "DIOX" Хурситом Балчи был выдан ответчику сертификат об авторизации дилера от 01.11.2021 г. в целях продажи продукции, маркированной товарным знаком "DIOX", на территории Российской Федерации, т.е. товар был введен в гражданский оборот правомерно и с согласия правообладателя товарного знака.

С конца 2016 года на основании заключаемых дистрибьюторских договоров производимый чай под товарным знаком DIOX распространялся на территории европейских, азиатских стран, а также в Российской Федерации. Для распознавания и идентификации производителя на каждой коробке с чаем имеется голограмма со штрих кодом, при проверке которого открывается именно страница официального сайта - турецкого производителя Хурсит Балчи.

На территории России заключено более 30 дистрибьюторских договоров с третьим лицом на продажу продукции под торговой маркой DIOX.

Также Хурситом Балчи представлены скриншоты с сайтов маркет-плейсов, подтверждающие продажи чая "Diox" до даты приоритета на него истца.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац того же пункта).

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств усматривается, что зарегистрированное обозначение ранее использовалось без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку товарный знак "Diox" был зарегистрирован Хурсит Балчи (Hursit BALCI) на территории Турецкой республики в 2019 году, и продукция этого правообладателя широко представлена на маркетплейсах в России, в том числе ее реализацией занимался ответчик на основании дистрибьюторского договора, истец при этом не представил доказательств использования товарного знака для маркировки выпускаемой им аналогичной продукции (товаров), суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что действия истца являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2024 по делу N А42-11798/2022, постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2023 по делу N А57-1194/2023 (оставлено без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 N С01-1355/2023, Определением Верховного Суда РФ от 30.11.2023 N 306-ЭС23-22815 отказано в передаче дела N А57-1194/2023 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьями 112 и 170 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, разрешаются вопросы распределения между сторонами судебных расходов.

Истец уплатил 4000 рублей государственной пошлины при подаче иска. О наличии и взыскании иных судебных издержек стороны не заявили..

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 и 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ИП ФИО1 отказать.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья                    Т. А. Магомедов